实务 | 成为商品通用名称注册商标纠纷的程序选择

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作 者 | 谢 忱   北京市东岩律师事务所

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

修正后的我国现行商标法第四十九条第二款规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。

相比于修正前对应的商标法第四十四条，修正后的上述条款在注册商标连续三年停止使用的基础上，增加了成为其核定使用的商品通用名称的可撤销事由。

那么，这是否意味着，申请撤销已成为商品通用名称的注册商标，需要像申请撤销无正当理由连续三年不使用的注册商标、以及对处于初审公告期间的商标提出异议等案件一样，必须经历向商标局申请——商标评审委员会评审——法院行政诉讼的相似程序呢？

笔者认为，根据现行商标法以及整个商标法律法规的体系来看，并非如此。（本文仅为笔者个人意见）

同样是修正后的商标法第四十四条第一款规定“经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

而商标法第十一条第一款第（一）项规定的正是“仅有本商品的通用名称”的不得作为商标注册。

这也就是说，根据商标法第四十九条第二款、第四十四条第一款的分别规定，如果一件注册商标涉嫌构成其核定使用的商品的“通用名称”的，任何单位或个人均可以向商标局申请撤销或向商标评审委员会申请宣告无效。这也说明，向商报局申请撤销并非这一类型案件的前置程序，任何单位和个人可以依据商标法第十一条第一款第（一）项、第四十四条第一款直接向商标评审委员会申请宣告此类注册商标无效：

首先，我国商标法、商标法实施条例、商标审查标准、商标审理标准以及相关司法解释、意见，都没有规定撤销成为商品通用名称注册商标必须先向商标局申请。因此，虽然存在商标法第四十九条第二款之规定，在没有明文规定的情况下，该条款只是可选项而非必选项。

其次，从文义解释的角度来看，可能有人会认为商标法第四十九条第二款要规范的“成为商品通用名称”的注册商标，指的是在申请注册时不是、但核准注册后成为了“核定使用的商品通用名称”注册商标这一情况。也就是说，如果是在核准注册后才成为“核定使用的商品通用名称”注册商标，应该向商标局申请撤销；如果在申请注册时就已经是商品通用名称，只是因为商标局没有审查出来而使该商标获准注册，则应该直接向商标评审委员会申请宣告无效。

笔者认为，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8点规定：“人民法院审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。如果申请时不属于通用名称，但在核准注册时诉争商标已经成为通用名称的，仍应认定其属于本商品的通用名称；虽在申请时属于本商品的通用名称，但在核准注册时已经不是通用名称的，则不妨碍其取得注册”。

从该规定可以看出，当一件已经注册的商标因涉嫌构成其核定使用的某些或全部商品的“通用名称”被宣告无效时，是以审查时的状态为标准进行判断的，即以下两种情况：

1、申请时属于通用名称 核准注册后、涉及争议时仍然属于通用名称。

2、申请时不属于通用名称核准注册后、涉及争议时成为通用名称。

上述有关法律条文理解与适用的司法意见与商标法第四十九条第二款并不冲突。

也就是说，即使是选择依据商标法第四十四条第一款以涉嫌属于商标法第十一条第一款第（一）项规定的“仅有本商品通用名称”之情形申请宣告注册商标无效的，其审查内容也已经包含了商标法第四十九条第二款字面意思所规范的“成为商品通用名称”之情形。

基于上述分析，在既可以选择申请撤销又可以选择申请宣告无效的情况下，这种程序选择是具有现实意义的，从法律实务来讲，笔者建议从可以从以下两个方面考量：

一、如果根据搜集而来的证据分析，对证明注册商标已经成为其核定使用的商品通用名称有较大把握的，应当选择直接申请宣告无效。这一选择的好处在于：

1、节省费用。由于减少了向商标局申请撤销这一程序，当然相应地节省了所需要的费用。

2、节省时间。选择直接申请宣告无效，如果不能成功而且不服评审裁定，可以直接向法院提起行政诉讼，也就是说申请人的诉求可以尽快得到结果；而如果选择了先向商标局申请撤销，那么根据商标法第四十九条第二款后半段有关审限的规定，申请人需要多花法定的九个月（加三个月特殊情况的可能）以及其他一些流程性时间后，才能向商标评审委员申请复审，继而才能向法院提起行政诉讼。一年的时间对于商标、品牌在市场上来说，是非常长的，可能发生很多变化，结果的长时间不确定是不利的。

二、如果根据搜集而来的证据分析，对于证明注册商标已经成为其核定使用的商品通用名称并非很充分、但能表明具有这一迹象和趋势的，应当选择向商标局申请撤销。

因为，正如前述《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第8点所规定的，判断是否成为商品通用名称，是以核准注册后、涉及争议被审查时的状态为准的，如果注册商标已经有成为其核定使用商品的通用名称的初步证据或迹象且有这一趋势的，那么程序越多、时间越长，就越有利于搜集更多的证据在接下来的程序中进行补强以证明其成为了核定使用的商品通用名称。