专利申请公众意见实操指南：策略、时机与应对

在我国专利申请制度中，除了专利申请人与审查员之间的互动之外，包括专利申请人的竞争对手、产业链上下游从业人员以及热心知识产权健康发展的公众等在内的第三方，同样拥有在专利授权前“发声” 的机会，且这种“发声” 极有可能对审查结果产生潜在影响。这便是专利申请领域的公众意见制度，俗称为第三方意见。

提出第三方意见，是专利申请人之外的社会公众所享有的一项法定权利，是专利法赋予社会公众参与专利审查过程的关键机制。公众所提出的第三方意见，不仅能够提供“可检索文献” 范围之外的现有技术证据，还能够给出 “非正常申请专利” 的线索，并从不同角度展开法律分析，从而弥补国家知识产权局在调查、检索、分析等工作方面所存在的 “有限性”，助力国家知识产权局更为全面地判断专利申请的授权前景。由此可见，该制度不仅有助于提升专利质量，还能切实有效地避免不当授权给市场竞争和创新环境带来的负面影响。

特别值得指出的是，随着创新主体对于专利保护的要求愈发提高的同时，社会公众对于专利滥用的担忧也日益加剧。在当前的专利申请实践中，“第三方意见” 已然演变成专利保护攻防的一种有力武器。这一转化的依据在于，社会公众这一概念的外延极为宽泛，除了热心知识产权发展的普通公众之外，无论是申请人的同行，还是其竞争对手，都属于社会公众的范畴。这部分特殊的公众，对于处于专利审查状态且尚未授权的专利申请关注度更高，所提出的意见也更具针对性，能够为专利局审查员提供更大的帮助。另一方面，提出第三方意见的便利性意味着其 “门槛” 显著较低，正因如此，在《专利法实施细则》中，针对公众意见仅设置了一条规定，而且并未对国家知识产权局是否对公众意见进行审查设定相应的职责。

本文将结合《专利法实施细则》以及《专利审查指南（2023）》的相关规定，从实务角度对公众意见的提交与应对策略的实践进行总结，期望为创新主体以及知识产权从业人员提供清晰且具有可操作性的帮助。

几点思考：

• 作为公众意见提交人，你知道如何提高公众意见对国家知识产权局审查员的影响效果吗？

• 作为专利申请人，你知道如何降低公众意见对你专利申请授权前景的影响吗？

• 尽管专利法并没有限制你提出意见的范围，作为专利申请人的竞争对手，你知道哪些理由更适宜在公众意见中提出吗？

• 作为公众意见的提交人，尽管专利法中没有明确规定，你知道复审阶段也可以提交公众意见吗？

• 作为专利申请人，你知道中国专利申请中的公众意见对美国同族专利的可实施性会造成影响吗？

Part 01

公众意见是什么？

1.1 法律依据：权利从哪里来？

《专利法实施细则》（2023年12月11日起施行）第五十四条规定，“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由”。《专利审查指南（2023）》第二部分第8章4.9“对公众意见的处理”要求，“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。”

1.2 零成本参与：不用花一分钱

与无效程序对比，提交公众意见无需缴纳官费。这是我国专利制度为了提高专利审查质量而为公众提供的便利，体现了国家知识产权局“兼听则明”、鼓励公众参与知识产权事业的决心。

同时，社会公众也应当理解，鉴于第三方意见的“零门槛”，国家知识产权局也对于处理公众意见拥有更大的自由裁量权，例如对于一份公众意见是否已经受理以及是否已经进行了审查，国家知识产权局并没有义务通知提交人。

1.3 常见的提交主体

细则及指南对公众意见的提交主体的规定为“任何人”，实践中对主体资格的要求也较为宽松，在基于真实意思表示的前提下，提交人对“名义”的选择基本分为四类：

第一，实名提交方式：以真实身份提出。如果是域外主体，需要委托中国专利代理机构；

第二，以他人名义提交的方式：借用他人名义，即实践中所称稻草人，这一提交的目的往往在于避免过早暴露提交人的身份而导致提交人与专利申请人现存或潜在关系的破坏；

第三，化名提交的方式：使用非真实存在主体的名称，这一提交的目的同样是出于避免暴露提交人真实身份的需要。我国法律制度对于公众意见的提交人身份，并没有严格的限制。尽管从避免浪费审查资源的角度，这种方式并不值得提倡，但是在专利申请实践中，还会见到，为了让读者能更全面地了解，本文也列在这里；

第四，不具名提交的方式：即不提供提交人的任何身份信息。这种方式的弊端在于，由于审查员无法确认提交人身份，不利于真实提交人或其代理人后续与审查员的沟通，从社会影响上来说，理由同上。

在无效宣告请求程序中，尽管专利法原则上也允许“任何单位或个人”提出无效请求，根据目前的司法实践，提出人还应当具备“认为该专利权的授予不符合本法有关规定的真实意思表示”这一要求。特别指出的是，实践中出现的冒用他人名义提起无效宣告请求的情况，并非基于“请求人”的真实意思表示而提出，且往往伴随伪造签名、授权委托书等行为，违反了诚实信用原则，显然违背了制度设计的初衷，应该也必须予以制止。

相比于无效宣告请求程序，细则及指南对第三方意见的规定中，并不要求任何人需要具备“认为”专利申请不符合法律规定这一主观要件，这使得提交第三方意见的主体“灵活性”在规则层面得以维持。

事实上，其他国家或者地区的专利制度中也有类似的规定。例如，USPTO的做法是“IN GENERAL.— Any third party may submit for consideration and inclusion in the record of a patent application, any patent, published patent application, or other printed publication of potential relevance to the examination of the application……”[1]，即同样并未列明提交人明确的主观要件。《专利合作条约（PCT）》中关于第三方意见制度未在公约正文具体条款中明确，而是规定在其实施细则中。根据 PCT 实施细则第 801 条至第 805 条规定，第三方可在国际申请公布后至优先日起 28 个月内，通过 PCT 电子平台提交关于发明新颖性和创造性的意见，可匿名提交，且应至少引用一份相关现有技术文件并简要说明关联性，申请文件可使用任何语言，但意见需以国际公布语言提交。《欧洲专利公约》中关于第三方意见的规定在第 115 条。原文为：“（1）欧洲专利申请公布后，任何人都可以就该申请所涉及的发明的可专利性提出意见。此类意见必须以书面形式提交，并且必须包括说明其所依据的理由。该人不应是欧洲专利局程序中的当事人。（2）第 1 款所述的意见应传达给专利申请人或所有人，其可以对这些意见发表评论。”

由此可见，为公众意见提供一个宽松的环境，是国际上通行保证专利申请审查质量的措施之一。

1.4 公众意见中可以主张的理由：哪条理由更合适？

原则上，公众意见中可以主张所有导致专利申请不符合专利法关于授予专利权条件的理由，除常见的新颖性（《专利法》第二十二条第二款）、创造性（《专利法》第二十二条第三款）、实用性（《专利法》第二十二条第四款）、说明书公开充分（《专利法》第二十六条第三款）、权利要求清楚、简要（《专利法》第二十六条第四款）、支持性（权利要求得到说明书支持）、不属于专利保护客体（《专利法》第五条、第二十五条）、单一性（《专利法》第三十一条）等，也特别包括认为该申请属于《关于规范申请专利行为的办法》所规定的“非正常申请专利行为”进而违反诚实信用原则的理由。

鉴于后文将讨论的理由，有经验的公众意见提交人一般在公众意见中仅仅主张所涉专利申请不具备新颖性和创造性这两处“硬伤”，而不会提出其余驳回或者无效理由。

1.5 证据清单：用什么来支撑你的观点？

为支持公众意见中的理由，提交人可提交多种类型的证据，包括：专利文献；公知常识类文献例如教科书、工具书、技术手册等；期刊论文；技术标准例如国际标准、国家标准、行业标准等；互联网公开内容（但是需注意通过公证书的方式确保其真实性和合法性）；在先判例例如法院、国家知识产权局、地方知识产权局的生效判决/决定/裁决等；

Part 02

解读与实操建议

2.1 时机的选择

作为公众意见提交人，提交公众意见的最早时点为“专利申请公布之日”。一件专利申请被公布后，公众可获知该专利申请的公开号、公开的权利要求书和说明书，进而可以此为依据，准备并且提交公众意见。

有经验的公众意见提交人一般秉持提交公众意见“宜早不宜迟”的原则。其原因在于，尽早提交有助于在审查员形成初步审查意见前施加影响，特别是在审查员启动检索工作之初，当他能看到附有现有技术文献的公众意见时，更可能予以考虑。

迟到的公众意见甚至可能违背提交人的初衷。例如，在公众意见送抵审查员案头时，该专利申请已经授权（即使尚未办登），那么不仅审查员通常不再考虑该公众意见，而且该公众意见会被专利申请人知晓，其中的新创性理由可能成为对申请人进行分案的提醒。

关于最晚的提交时机，《专利审查指南（2023）》规定：“如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。”特别需要指出的是，在实践中，如果专利申请进入复审阶段，提交的公众意见仍然会被国家知识产权局受理并记录于审查档案。至于是否会被复审审查员考虑，并无明确规定，因而不排除复审审查员参考公众意见的可能性。

关于复审阶段提交的公知意见，有经验的公众意见提交人需注意：

第一，考虑到复审阶段的审理范围限于《驳回决定》所涉证据和理由，因而此阶段提交的公众意见应重在以《驳回决定》所涉证据和理由为基础的进一步分析说理，以及对《驳回决定》主张但未举证的“公知常识”进行补充举证；

第二，考虑到《驳回决定》存在经复审被撤销的可能性，因而即便专利申请进入复审程序，仍可以继续提交公众意见，以期该意见在专利申请“重回实审”阶段被审查员考虑。

对比USPTO来看，USPTO要求三方意见的提交时间应该before the earlier of

(A) the date a notice of allowance under section 151 is given or mailed in the application for patent; or

(B) the later of—

(i) 6 months after the date on which the application for patent is first published under section 122 by the Office, or

(ii) the date of the first rejection under section 132 of any claim by the examiner during the examination of the application for patent.[2]

可见，我国专利制度提供了更宽裕的提交三方意见的时间窗口，这无疑更有利于吸纳公众意见，支撑专利审查，提升专利质量。

作为有经验的专利申请人，一般应定期核查其专利申请是否收到他人提交的公众意见，以确保及时应对。所述核查的时间节点一般包括收到审查意见通知书之时以及收到授权/驳回决定之时。

2.2 提升影响力：从“被看到”到“被采纳”

《专利审查指南（2023）》规定：“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。”[3]基于此规则，有经验的公众意见提交人往往寻求使其所提交的公众意见更易被审查员考虑的因素。而专利申请人，也不应坐以待毙，必须予以及时应对，以降低公众意见对其专利申请带来的不利影响。下文将分别从公众意见提交人和专利申请人的角度给出建议。

作为公众意见提交人应该：

第一，理由选择：优先主张新颖性、创造性理由。因为这类理由涉及现有技术对比，一旦成立则专利申请难以通过修改克服。而诸如不清楚、不支持等缺陷，申请人或许可通过修改权利要求或说明书的方式来弥补；

第二，证据运用：作为特别说明的一点，也是与美国实践大为不同的一点，审查意见通知书中已引用的现有技术文献，仍可在公众意见中再次使用。提交人可以对审查意见通知书中已引用的现有技术文献进一步解读或与其他现有技术结合。进一步地，公众意见中使用的证据，在后续无效程序中仍可引用，且通常不影响审查员的心证。

第三，兵分多路：从实践做法上来说，相比于在单份公众意见中包括多篇对比文件和众多理由的方式，多份公众意见更容易引起审查员的重视。因而，将多篇对比文件及理由以多份公众意见的方式提交，是提升公众意见价值的值得考虑的策略。

第四，主动联系：提交公众意见后，尝试通过电话或书面形式联系审查员，告知公众意见的存在并简要陈述理由，争取影响其审查意见。但需注意方式方法，避免过度干预；

作为专利申请人则应该：

第一、通过“中国专利审查信息系统”定期查询是否存在针对本申请的公众意见；

第二，仔细阅读审查意见通知书中附有的检索报告。如审查员在审查中考虑了公众意见中的对比文件，则往往会在检索报告中予以标注，例如“对比文件XXX（来自公众意见）”。因而，专利申请人必须注意检索报告中是否存在来自公众意见的对比文件；

第三，在答复审查意见时，若专利申请人发现审查员考虑了公众意见，则应该认真研究该公众意见的全部内容，并在答复审查意见时，一并有针对性地就公众意见中的论点进行反驳，从而降低由该公众意见带来的潜在不利风险。

2.3 信息获取、报告义务以及对美国同族专利的影响

《专利审查指南（2023）》规定：“专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。”但是，“不通知”不代表无法查询或无法判断公众意见的存在。即便是普通公众，通过“中国专利审查信息系统”，仍可以获知公众意见的相关信息。当然，社会公众、提交人、专利申请人可以从“中国专利审查信息系统”中获知的信息有所不同，具体而言：

作为一般社会公众，通过查询“中国专利审查信息系统”，其可以获知审查文件中是否存在公众意见，并通过阅读“检索报告”获悉公众意见是否被采纳，但是无法了解公众意见的全文；

作为公众意见提交人，除当然知晓其公众意见的内容外，还能够确定其提交的公众意见是否被受理，是否已经入卷，并通过阅读“检索报告”获悉其公众意见是否被采纳；

作为专利申请人，除无法预知他人提交的公众意见何时被受理外，通过查询“中国专利审查信息系统”，可以获知该公众意见入卷、采纳、内容等最为全面的信息。

鉴于专利申请人及其中国代理人有能力获知（明知或应知）公知意见的存在及其详细内容，导致该公众意见（包括所附现有技术文献）可以被认为已经由专利申请人掌握（possess）。如果该中国专利申请此时存在美国同族申请，公众意见的存在还有可能触发申请人信息披露声明（Information Disclosure Statement, IDS）义务，即向美国专利商标局主动披露其获知的中国公众意见中的现有技术文献内容。

根据美国实践，在美国专利申请过程中，申请人怠于披露已经掌握的现有技术文献，可能导致已授权的专利无法有效维权（Unenforceable）。这是IDS制度导致地比较严厉的惩罚，也是我国专利申请人必须高度重视公众意见的原因。

结  语

有观点认为，在专利公众意见制度中，应该对公众意见提交人的身份进行考察，并且对是否是提交人的真实意见表示进行审查。这种观点是错误的。由于公众意见发生在审查阶段，而且审查指南赋予了国家知识产权局较大的自由裁量权，特别是在非正常专利申请现象还没有完全制止的情况下，对于公众意见不应该也不合适进行过多的限制。

专利公众意见制度是一项低成本、高效率的第三方监督机制，合理运用既可防止不当授权，又能维护公共利益与市场竞争秩序。作为公众意见提交人，应把握时机、选准理由、用好证据，并通过适当方式提升其影响力；作为专利申请人，则需主动监测、及时应对，将公众意见纳入申请策略整体考量。随着专利审查质量的不断提升，公众意见将在专利生态中扮演愈发重要的角色，从业人员应熟练掌握其规则与技巧，以更好地服务于创新保护以满足市场良性竞争的需要。

通过上述分析，我们希望为创新主体、知识产权律师、专利代理师、专利申请人以及相关从业人员提供一些实用的操作建议，助力其在实践中高效运用公众意见制度，推动专利质量提升以及创新环境的优化。

注 释：

【1】35 U.S.C. 122 （e）

【2】35 U.S.C. 122 （e）

【3】《专利审查指南（2023）》第二部分第8章4.9

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | AI