专利务实 | 专利复审程序中退费问题的探讨

作 者 | 欧阳石文 北京商专永信知识产权代理事务所

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（本文1415字，阅读约需3分钟）

我国的专利复审程序的运行中存在一些法律疑难问题以及操作层面的问题，有待进一步解决。本文审视复审程序，试图对专利局因过错所作出驳回决定的相关问题提供合理的解决途径。

一  相关问题的提出

在专利实践中，有时驳回决定的作出其实是原审查部门除判断标准本身适用之外的过错造成的，例如由于审查部门对审查文本认定错误，重要证据未予考虑等导致错误的作出驳回决定。这种错误的驳回决定虽然极少发生，但理论上还是存在的，其导致的问题根据目前的复审程序是难以解决的。虽然复审请求人通过提出复审请求，而在前置审查时或复审委员会作出的复审决定会给出撤销驳回决定的结论。但由此给申请人造成了不应该承受的损失（包括缴纳复审请求费和审批程序的延长），基于目前的程序并不能得到任何补偿，这显然是不合理和不公平的。

针对这种错误作出的驳回决定，在实际过程中，也发生了申请人认为这是由于审查员严重失误或不负责任作出的驳回决定，因而以投诉、信访等方式要求撤销驳回决定，而不是按照程序提出复审请求。这种情况下，专利局很难基于目前的审查程序给出圆满的处理。如果专利局认为申请人没有按照规定提出复审请求而不采取任何措施来撤销驳回决定，显然会导致当事人的不满。如果专利局采取特殊方式来撤销驳回决定，例如发出更正通知来撤销驳回决定，也缺乏明确的程序依据，容易导致专利程序严肃性的丧失。因此，申请人试图通过投诉、信访来解决显然不符合专利法规定的程序，不过这种现象也反映出复审相关程序设计上存在一定的不合理之处，有必要通过完善程序设计而在一定程度上弥补或维护当事人的权益。

二  解决途径及其分析

针对上述问题，建议参考EPO的做法，即可以采取复审请求费退还申请人的方式来一定程度给予解决。申请人提出复审请求时说明驳回决定中上述错误的具体原因，如影响实体结论判断的审查文本错误，影响实体结论的重要理由或证据没有被考虑等，并提出退还复审请求费的请求。此时，该案件应当返回原审查部门进行前置审查，并作出撤销驳回决定的结论而继续后续实质审查，同时给出是否退还复审请求费的结论。复审委员会可以在作出审查决定的同时告知退还复审请求费用。甚至可以考虑，在这种情况下，前置审查后不必退回复审委员会（可以内部通知复审委员会），以在一定程度上挽回申请人的时间损失，而且由于所述情形发生概率很低，不会导致程序的复杂化，但却充分体现出专利制度的公平性。

为了简化和明确复审请求费的退费程序，也便于申请人和审查员判断，在此建议仅涉及下述情形可以根据请求人的请求给予退费：驳回决定审查文本错误并因此应当撤销驳回决定的；驳回决定作出时，没有考虑申请人在实审阶段提交的重要证据或事实并因此应当撤销驳回决定的，具体体现为审查员在实审通知书和驳回决定中根本没有提及该重要证据或事实。其他情形下的驳回决定属于审查中审查员与申请人之间正常的不能达成一致意见的情形，不应考虑退费问题，否则容易使程序复杂化和影响复审程序本身设计的目的。

三  小  结

基于上述分析，本文建议：驳回决定的作出是由于原审查部门除判断标准本身适用之外的过错造成的，申请人在提出复审请求书时，可以提出退费请求和理由，专利局可因此将复审请求费给还请求人，并且原审查部门在后续审查中对该申请优先处理。如此有利于避免法律漏洞，有利于保护申请人的利益，体现法律的公正性。希望能够为立法者所考虑或借鉴。

（注：本文属于原发表于《专利代理》上的文件《专利程序中的前置审查流程优化探讨》中部分观点）