粤法荟萃 | 注册商标未实际使用的，商标权人无权请求侵权人承担损害赔偿责任

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——评广东美的制冷设备有限公司与珠海格力电器股份有限公司、珠海市泰锋电业有限公司侵害商标权纠纷案

作者 | 邓燕辉   广东省高级人民法院知识产权庭法官  

         欧阳昊   广东省高级人民法院知识产权庭法官  

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

【要旨】

将与他人注册商标相同或者近似的商标作为商品名称使用，起到识别商品来源功能的，应认定为商标性使用；导致相关公众误认或混淆，不仅包括相关公众误认为侵害商标权行为人的产品来源于商标专用权人，也包括相关公众误认为商标专用权人的产品来源于侵害商标权行为人；注册商标未实际使用的，商标权人无权请求侵权人承担损害赔偿责任。

【案情】

格力公司于2010年2月8日申请注册“五谷丰登”商标，2011年4月21日获得核准注册，注册号为第8059133号，核定使用商品为包括空气调节装置等在内的第11类商品。格力公司于2013年底与相关公司签订《供货合同》及《采购合同》，生产、销售使用“五谷丰登”商标的空调器产品。

2011年11月8日、2013年1月16日，格力公司分别在泰锋公司、苏宁电器通过公证的方式购买了美的公司生产的空调三套，其中该空调器室内机面板正面左上方均贴有“”标识，面板正面中心位置贴有“美的”商标；并附有“家电下乡产品说明”、“家电下乡中标产品”等资料。美的公司在“美的集团官方网站”的“家电下乡产品专区”中展示有副品牌名称为“五谷丰登”空调器产品共19款。

格力公司请求以美的公司因侵权所获得的利益确定赔偿数额，并提交了深圳证券交易所官网上登载的广东美的电器股份有限公司2011、2012、2013年度报告相关节选内容，证明美的公司因侵权行为实际获利远远超过500万元。原审法院根据格力公司申请，责令美的公司提供涉嫌侵犯本案商标专用权的19款空调器产品在2011、2012、2013年度的具体销售量、销售单价、总销售收入、利润率以及获利总额等数据，但美的公司以相关数据属于商业秘密为由拒不提供。

格力公司于2013年11月8日向法院起诉，认为美的公司在相同商品上使用与其注册商标相同的标识，侵犯了格力公司的商标权，请求判令美的公司、泰锋公司立即停止侵权行为，美的公司赔偿格力公司经济损失500万元以及合理维权费用5510元等。

【判决】

广东省珠海市中级人民法院一审认为，美的公司生产、销售的19款被诉侵权产品上均贴有“五谷丰登”标识，与格力公司“五谷丰登”注册商标相比较，两者均为四个汉字构成的纯文字商标标识，应认定两者为相同的商标。美的公司委托相关公司设计、大量印制“五谷丰登”商标标贴，并张贴在其生产的19款被诉侵权产品的室内机面板上，该种行为属于商标的使用行为。在判断在相同商品上使用与商标权人注册商标相同的商标是否构成侵权时，不需要考虑混淆因素，只需要考虑是否构成正当合理使用。本案中，尽管美的公司在相关的空调器上均同时使用了“美的”商标标识，而且系在美的公司专卖店或网站上进行展示、销售，但在未经商标注册人许可的情况下，美的公司在相同的商品上使用了与格力公司涉案注册商标相同的标识，应当认定侵犯了格力公司涉案注册商标专用权。美的公司辩称其将“五谷丰登”作为产品“系列名”的形式予以使用，不会造成消费者的混淆，属于正当使用行为的主张不成立。

美的公司掌握着其19款被诉侵权空调器的销售数量、售价和利润等情况，因格力公司对此很难查知，美的公司在法院责令其提交相关证据的情况下，无正当理由拒不履行证据披露义务，应承担相应的举证妨碍的法律后果。根据广东美的电器股份有限公司2011年、2012年以及2013年年度报告相关节选内容的记载，法院有理由相信美的公司生产、销售的19款被诉侵权产品的利润明显超过法定赔偿50万元的最高限额，因此应在法定最高限额50万元以上合理确定赔偿额。综合考虑美的公司主观过错程度明显，美的公司生产、销售侵权产品多达19款，侵权时间超过3年以上，美的公司能提供而拒不提供其生产、销售19款被诉侵权产品的相关数据等因素，一审法院确定美的公司赔偿格力公司经济损失380万元以及格力公司购买侵权产品支出的费用5510元。

据此，一审法院判决如下：一、美的公司立即停止生产、销售侵犯格力公司“五谷丰登”注册商标专用权的19款空调器产品。二、泰锋公司立即停止销售侵犯格力公司“五谷丰登”注册商标专用权的空调器产品。三、美的公司赔偿格力公司经济损失380万元。四、美的公司赔偿格力公司为制止侵权行为所支出的合理开支5510元。五、美的公司在《中国知识产权报》，就侵犯格力公司“五谷丰登”注册商标专用权的行为刊登声明。六、驳回格力公司的其他诉讼请求。

美的公司不服一审判决，提起上诉。

广东省高级人民法院二审认为，美的公司在被诉侵权产品上使用“五谷丰登”标识，客观上起到了指示商品来源的作用，应认定为商标法意义上的使用。美的公司在相同商品上使用与格力公司涉案注册商标相近似的标识，侵害了格力公司注册商标权，应承担相应的侵权责任。美的公司关于其系将“五谷丰登”作为商品系列名称使用，不构成侵权，理由不成立。但在美的公司实施被诉侵权行为之前，格力公司注册商标没有实际使用，没有起到区分商品来源的功能，虽然美的公司侵害了格力公司注册商标专用权，但不会给格力公司造成实际损失，而且美的公司无从借用格力公司本案注册商标尚未建立起来的商誉来推销自己的产品并因此而获得利益，因此，格力公司侵权损害赔偿请求权不能成立，其请求以美的公司因侵权所获得的利益作为计算赔偿损失的依据，不应得到支持。故二审法院判决如下：一、维持一审判决第一、二、四判项；二、撤销一审判决第三、五、六判项；三、驳回格力公司其他诉讼请求。

【评析】

“五谷丰登”系寓意农业丰收吉祥的成语，格力公司将其作为商标申请注册在空调器商品上，美的公司则将其作为家电下乡空调器产品的系列名称使用，由此引起两家家电巨头的纷争。本案争议的主要焦点，就是美的公司使用该成语是否属于商标性使用，是否侵害了格力公司的注册商标权，格力公司的损害赔偿请求权应否得到支持。

一、商品名称作为商标使用的认定标准

2001年《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”新《商标法》在此基础上增加了“声音”也可以作为商标申请注册。据此，商标是使用于一定商品或者服务项目上，用于将自然人、法人或者其他组织的商品或者服务与他人的商品或者服务区别开的标志。因此，商标法意义上的商标是指能够区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于识别和区分商品的来源。

新商标法第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”因此，并不是所有用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的标识均属于商标法意义上的使用，如直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标志，实质上并未作为区别商品来源的标志使用，因此不属于商标法意义上的使用。商标法意义上的使用应满足3个条件：必须将商业标识用于商业活动中；使用的目的是为了说明商品或服务的来源；通过使用能够使相关公众区分商品或服务的来源。

商品名称是指为了区别于其他商品而使用的商品的称呼，商品名称与商标都是由简明的文字等元素组成、使用在商品上的商业标识。商品名称可分为通用名称和特定名称①。商品通用名称是指为公众所熟知的商品的一般名称，即通用名称只是指同一类商品的名称。判断是否属于通用名称时，不仅国家或者行业标准以及专业工具书、辞典中已经列入的商品名称，应当认定为通用名称，而且对于已为同行业经营者约定俗成、普遍使用的表示某类商品的名词，也应当认定为该商品的通用名称②，因此通用名称包括法定的通用名称和约定俗成的通用名称。正是通用名称的该性质，决定了其不能用来区别同一种类的不同商品，无法起到识别商品来源的功能，因此，商标法明确规定仅有本商品的通用名称的标志不得作为商标注册。对法定的通用名称的认定标准为是否有相关法律法规的规定，而对约定俗成的通用名称的判断标准是相关公众是否普遍认为该名称能够指代一类商品。但不管是法定的通用名称还是约定俗成的通用名称，均应由当事人提供证据予以证明。商品特定名称是指对特定商品的称呼，因此可以起到识别商品或者服务来源的功能，只要不违反《商标法》第十一条的规定，大多可以注册成为商标。

本案中，美的公司主张被诉侵权产品空调器室内机的面板上使用的“五谷丰登”标识系产品系列名，用以表达丰收吉祥的含义，是叙述性使用，不属于商标法意义上的使用。但是，首先，美的公司没有主张、也没有提供证据证明“五谷丰登”属于空调器类商品法定的通用名称或者约定俗成的通用名称，因此，即使按照美的公司的主张，“五谷丰登”也只能是美的公司对其制造、销售的某一特定空调器商品的称呼，即美的公司使用“五谷丰登”标识属于特定名称的使用。其次，“五谷丰登”是形容农业丰收吉祥的成语，从一般消费者的知识水平和认知能力出发，不会将“五谷丰登”成语与空调器商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、规格、型号等特点直接联系起来，也就是说，如将“五谷丰登”使用在与其原来含义毫无关系的空调器类商品上，则具有显著特征，可以起到识别商品来源的作用，因此可以作为商标使用。再次，美的公司称其系将“五谷丰登”作为家电下乡项目中空调器产品的名称使用，用以区分其他空调器产品，因此不属于商标法意义上的使用。但是，是否属于商标使用应当从客观意义上进行判断，商品名称是否具有识别商品来源意义，不以使用人的主观认识或者称谓上的差异为转移，而是要根据其客观上是否具有了识别商品来源意义进行判断。③本案中，从美的公司使用被诉侵权标识的方式看，被诉侵权产品室内机面板正面左上方标有红色艺术字体的“五谷丰登”字样，且字体较大。可见，该标识较为明显和突出，相关公众在购买空调器产品时，非常容易观察到被诉侵权标识，并将该标识与美的公司特定商品相联系，从而凭借其在市场上识别美的公司特定商品。因此美的公司该使用“五谷丰登”标识行为客观上起到了指示商品来源的作用，应认定为商标法意义上的使用。

二、美的公司使用被诉侵权标识构成商标侵权

新商标法第五十七条将2001年《商标法》第五十二条第（一）项的规定分为两项规定，即：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。上述两种情形均构成侵犯注册商标专用权。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九、十条对是否构成相同商标、近似商标的判断因素、标准作了规定，即商标相同是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别；商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。认定商标相同或者近似应按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。按照上述商标法及司法解释的规定，商标相同包括完全相同和视觉上基本无差别两种情形，后者应当理解为两个商标达到了实质相同的程度，即二者尽管存在细小差异，但并不足以产生实质性区别。商标近似则是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。在认定是否构成近似商标时，除了要考虑商标标识本身构成要素的近似程度外，还要根据案件的具体情况，综合判断是否足以造成相关公众误认或混淆。而这种误认或混淆，不仅包括相关公众误认为侵害商标权行为人的产品来源于商标专用权人，也包括相关公众误认为商标专用权人的产品来源于侵害商标权行为人。

本案中，首先，格力公司请求保护其第8059133号注册商标专用权，该商标核定使用的商品为包括空气调节装置等在内的第11类商品，美的公司使用被诉侵权标识的商品为空调器，因此被诉侵权商品与格力公司本案注册商标核定使用的商品属于同类商品。

其次，美的公司被诉侵权标识为“”，该标识的主要部分为“五谷丰登”四个汉字，其字体为艺术字体，在四个汉字下方有一横线，该横线顺延至“五谷丰登”四个汉字的两端并形成浪花造型，因此被诉侵权标识为文字与图案组合的商标；而本案格力公司注册商标为“五谷丰登”，属纯文字商标。根据法律、司法解释规定的上述比对原则，美的公司被诉侵权标识与格力公司涉案注册商标在视觉上存在一定差别，不属于相同商标。一审判决认为二者均为四个汉字构成的纯文字商标并进而认定二者属于相同商标，属认定事实错误。但是，以相关公众的一般注意力为标准，被诉侵权标识所包含的“五谷丰登”四个汉字，系最具有识别性和显著性的内容，构成该标识的主要部分，其艺术字体及浪花造型仅是该标识的次要部分。而被诉侵权标识的文字部分与格力公司涉案注册商标均为成语，其排列顺序、读音和含义均完全相同，二者不同之处仅仅是细微、局部的差别。因此应认定美的公司被诉侵权标识与格力公司本案注册商标在构成要素上构成近似。

格力公司分别于2011年11月8日、2013年1月16日先后两次通过公证的方式购买了贴有被诉侵权标识的美的空调器产品；2011年11月10日，格力公司通过公证的方式登录“美的集团官方网站”（www.midea.com.cn），进入“家用空调”中的“家电下乡产品专区”，显示了19款贴有被诉侵权标识“五谷丰登”副品牌的空调器产品。可见，美的公司将贴有被诉侵权标识的空调器产品在美的产品专柜、专卖店进行销售，并将被诉侵权标识贴在空调器产品室内机面板正面左上方的显著位置上，使得相关公众非常容易观察到，而且美的公司还在空调器产品室内机面板的中央位置使用了其知名度非常高的“美的”注册商标。美的公司上述使用被诉侵权标识的行为，足以使相关公众将该被诉侵权标识与美的公司的特定商品产生联系，误以为该被诉侵权标识就是美的公司的商标，而格力公司在其制造、销售的空调器产品上使用其“五谷丰登”注册商标时，相关公众反而会认为格力公司侵害了美的公司的商标权，从而割裂格力公司与其本案注册商标之间的联系，其后果损害了格力公司依法享有的注册商标专用权，也损害了我国商标注册制度的根基。因此，应认定美的公司使用的被诉侵权标识与格力公司本案注册商标构成商标法意义上的近似商标。美的公司未经格力公司许可，在相同商品上使用与格力公司本案注册商标近似的商标，侵害了格力公司本案注册商标专用权。

三、商标权人没有实际使用其注册商标的，无权请求侵权人赔偿经济损失

商标法保护注册商标的目的在于保护商标的识别功能即商标的显著性不被侵害，并间接保护消费者不被假冒、仿冒商标所混淆、误导。从保护商标的正当性的道德基础出发，商标经过经营者长期使用和持续投入，成为该经营者商誉的载体，对这种劳动成果值得法律保护。如果注册商标未在商业活动中使用，消费者便无从将该商标与注册人及其商品（服务）的特定质量相联系，混淆、误认也就无从产生。也就是说，未使用的注册商标因为没有使用，也就没有区分商品来源的功能，所谓侵害商标权不会造成消费者混淆，也不会给商标权人造成损失；未使用的注册商标也不是商誉的载体，侵害人无从借用其商誉推销自己的产品，无从通过侵害行为获得利益，所以未使用的注册商标的商标权人没有因侵害行为受到损害，其侵权损害赔偿请求权也就不成立。但是，在商标权人拥有注册商标而且该注册商标未被撤销或者被宣告无效的情形下，就应当拥有该商标完整的权利，商标权人享有在核定使用的商品上使用核准注册的商标的专有使用权和在相同或类似商品上禁止他人使用相同或近似商标的排斥权，即使商标权人未实际使用其注册商标，但他人的使用行为会妨碍商标权人对其商标权的行使，妨碍商标权人拓展市场的空间。因此，商标权人有权依照法律的规定制止他人的侵权行为，由此所支付的合理开支可以作为因侵害行为所受的损失，商标权人有权请求侵害人予以赔偿，即商标权人享有以“合理开支”为内容的损害赔偿请求权。最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中就指出：“妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿；注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续三年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。”在总结实践经验和听取有关意见的基础上，新商标法第六十四条第一款规定：“注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”新商标法的规定，与多年来司法实践经验和司法政策精神一脉相承。

本案中，格力公司于2011年4月21日经国家商标局核准注册了第8059133号“五谷丰登”商标。格力公司分别于2011年11月8日、2013年1月16日两次以公证的方式购买了被诉侵权产品，并于2013年11月8日向原审法院提起本案诉讼。格力公司没有提供证据证明美的公司被诉侵权行为一直持续到起诉之后，相反，美的公司在一审答辩中以及在二审开庭时均确认其在收到法院送达的起诉材料后，就在相关空调器产品上停止使用被诉侵权标识，格力公司对此也没有提出异议，因此对美的公司陈述的事实应予以确认。故格力公司应提供证据证明其本案注册商标在美的公司实施被诉侵权行为之前已经实际使用的事实。但是，根据格力公司提供的证据，只能证明其于2013年11月15日与他人签订合同销售标有格力公司本案注册商标的空调器产品，于2013年11月19日委托他人印制标有本案注册商标的空调器的宣传折页，显然，上述证据均形成在提起本案诉讼之后，格力公司并未提交证据证明在美的公司实施被诉侵权行为之前已经实际使用其注册商标。可见，在美的公司实施被诉侵权行为之前，格力公司本案注册商标因为没有实际使用，从而没有起到区分商品来源的功能，虽然美的公司侵害了格力公司注册商标专用权，但不会给格力公司造成实际损失，而且美的公司无从借用格力公司本案注册商标尚未建立起来的商誉来推销自己的产品并因此而获得利益。而且格力公司没有提供证据证明美的公司使用被诉侵权标识的行为给格力公司本案注册商标造成不良影响，从而损害该商标可能承载的商誉。因此，格力公司侵权损害赔偿请求权不能成立，其请求以美的公司因侵权所获得的利益作为计算赔偿损失的依据，不应得到支持。但是，格力公司为制止美的公司的侵权行为所支付的合理开支，可以请求美的公司予以赔偿。

四、新《商标法实施条例》第七十六条规定的合理性

新《商标法实施条例》第第七十六条规定：“在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。”该条规定源自于原《商标法实施条例》第五十条第（一）项的规定。根据该规定，无论是在相同商品上还是在类似商品上，只要与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用的，在判断是否构成侵权时，均需考虑是否会误导公众。但是，根据新商标法第五十七条第（一）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为，无须考虑误导因素。

就本案而言，如美的公司将“五谷丰登”纯文字标识作为家电下乡空调器系列名称使用，则属于在相同商品上使用了与格力公司涉案注册商标相同的标识，此时是否需要考虑混淆、误导因素，就存在争议。一种观点认为，根据商标法第五十七条第（一）项的规定，无须考虑混淆因素，一审法院就是持该观点。另一种观点认为，根据商标法实施条例第七十六条的规定，需要考虑混淆因素，并进而认为，由于格力公司涉案注册商标因没有实际使用而不具有知名度，相反，美的公司在空调器上将“五谷丰登”标识与美的公司知名度非常高的“美的”商标一起使用，相关公众很容易辨别出该空调器就是美的公司的商品而不是格力公司的商品，即美的公司的该种使用行为不会导致相关公众的混淆、误认，美的公司没有侵害格力公司的注册商标专用权。该种观点其实与最高人民法院二审审理的上诉人沈阳谊来陶瓷工业有限公司与被上诉人上海福祥陶瓷有限公司侵害商标专用权纠纷④案的观点基本一致。在该案中，上诉人在第19类瓷砖上注册了“维纳斯”商标，被上诉人在同类商品上注册了“亚细亚”商标并获得了较高的知名度。被上诉人在其生产的被诉侵权商品包装箱版面上的中间突出位置标有其注册商标，在注册商标右下角位置标有被上诉人的公司名称，在整个版面的右上角印有“维纳斯”文字，并在其下方注有艺术体“Venus”英文缩写。最高人民法院二审认为，被上诉人在产品包装箱和宣传册上使用“维纳斯”文字时，突出自己的“亚细亚”注册商标，并标明生产企业的名称，未突出使用“维纳斯”，而是将其作为“亚细亚”商标商品项下的规格、款式名称，一审法院认定“维纳斯”不是作为商标使用，不属于《商标法》第五十二条第（一）规定的行为是有道理的。并认为“根据《商标法》和实施细则的规定，判断在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志，作为商品名称使用是否属于《商标法》规定的侵权行为，是否误导公众，是认定的必备条件之一。”

显然，上述商标法实施条例与商标法的规定不一致，已经导致司法实践中对同一问题的裁判尺度不一致。正如前文所述，他人只要将与商标注册人相同的标识作为商品名称使用在相同商品上，只要该注册商标不属于通用名称以及他人的使用行为不属于合理使用，就属于商标法第五十七条第（一）项规定的情形，此时无需考虑误导相关公众的因素，商标法实施条例的规定与此相矛盾，应作必要的修改。

一审判决书：（2013）珠中法知民初字第1498号

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二审判决书：（2015）粤高法民三终字第145号

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