晓知论知|几种有争议的技术秘密“使用行为”及救济

作者|林蔚  北京达晓律师事务所

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违法将他人技术秘密申请专利；在他人技术秘密的基础上进行大量修改后使用；得知他人试错型的技术秘密径直进行研发少走弯路，面对这些特殊的“使用行为”，本文尝试讨论是否规制，如何救济？

对侵犯技术秘密行为的规制，在中国法主要体现在反不正当竞争法第9条和刑法第219条，两部法律的规定大抵相同。用简单粗暴的方式总结侵权行为主要可分为三类：非法获取、非法披露和非法使用（及允许他人使用）。关于技术秘密的法律问题也很驳杂，包括不为公众所知悉的认定、保密措施的合理性、确定技术秘密点的技巧及比对、损害赔偿等，这些话题都被讨论得很多。笔者办理了不少商业秘密案件，对上述问题也有一些浅见，但是本文希望通过分析几类有争议的“非法使用”技术秘密行为，有针对性地讨论部分上述问题。

言归正传，笔者先列举几类有争议的“非法使用”的行为以引出全文：

1.违法将他人技术秘密申请专利，属非法披露还是非法使用？权利人索回专利（申请）权是权属纠纷？还是可以归为商业秘密侵权纠纷中的诉讼请求之一？专利如因缺乏新颖性、创造性或实用性被驳回、被无效，是否可以被认为不满足“不为公众所知悉”或“实用性”要件进而认为诉争技术方案不属于商业秘密？

2.无论合法或非法获取的技术秘密，行为人在掌握和熟知技术秘密的基础上进行大量修改，变劣或改优，是否依然要适用“相同和实质相同”的比对原则？

3.如技术秘密系试错筛选型的技术秘密，行为人在掌握和熟知该技术秘密的情况下，无需再投入进行大量试错，径直进行针对性的高效研发，是否视为“非法使用”？

1、违法将他人的技术秘密申请为专利的行为既是披露也是使用

有观点认为，将违法将他人技术秘密申请为专利的行为，应当界定为非法披露，如果专利尚未实施，或未许可他人实施，不视为使用。

笔者认为，专利与商业秘密最大的不同之处便是专利是一种“以公开换保护”的制度，公开换取的是一定期限内对该技术的合法的垄断权利。所以申请专利的行为本质上不同于发表学术论文，专利本身即有实用性和价值，不仅专利授权后有价值，专利申请权也有价值。所以申请专利是将该技术方案转化为被法律保障的权利，并为特定申请人所有，并为独占、许可等竞争所用，故其与普通的披露或者公开行为不同，同时也属于使用行为。

另外需要澄清的一点，申请专利导致涉及的他人技术秘密被非法披露的时间点并不是该专利文本被公开之时，而是开始于聘请相关代理机构撰写专利（如有）之时，或将申请提交至国家专利行政机关（国家机关及工作也构成不应被披露的主体）之时。

2、权属回转的主张可归入侵权之诉

该等侵权行为多发于公司技术人员在职或离职后，相关人员将在职期间接触和获取的相关技术秘密申请为专利。这与专利（申请）权权属纠纷中的职务发明争议有一定的重合，但以职务发明的权属争议为案由起诉有较大的限制，根据专利法及实施细则，原告需要举证：

• 专利权人或者申请人是执行本单位任务所完成的发明创造；

• 或者是主要利用本单位的物质条件(包括资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等)完成的发明创造；

• 对于离职员工还有一年的期限限制

在实践中，职务发明的救济较容易为侵权人所规避，比如侵权人可以在离职超过一年后，以他人的身份申请专利。

笔者认为，技术秘密权利人通过提起技术秘密侵权之诉，并在诉讼请求中主张将专利（申请）权返还给权利人会是一个更优的选择。因为侵害技术秘密的法律责任属于侵权责任，侵权责任法的规定民事责任不仅包括停止侵害，消除影响，赔偿损失，还包括返还财产。而技术秘密作为一种无形财产，一旦为人所披露，尤其是作为专利申请被公开了，便无法再回转为技术秘密，但是该技术秘密被转化为另一种无形财产的专利是确定的。因此，技术秘密权利人完全可以在技术秘密侵权之诉，直接要求侵权人返还财产，具体为要求将专利（申请）权返还给权利人，而不用再另行起诉专利（申请）权属之诉。

3.该专利申请如被驳回、被授权后无效，是否不满足“不为公众所知悉”或其他要件，需要看具体的无效理由和申请质量

这是一个非常复杂和需要大量分支讨论的问题，专利申请有可能被驳回，即便授权了也有可能被无效。以他人技术秘密申请专利的被驳回、被无效的法律后果应当区分多种情况：

（1）关注驳回或者无效的理由是什么？

商业秘密的三大构成要件中“不为公众所知悉”和“实用性”与专利的授权要件似有部分重叠，实用性比较好理解，但是“不为公众所知悉”与新颖性、创造性的关系值得研究。

笔者朴素的观点认为，专利审查中“单篇比较”的标准与商业秘密中“不为公众所知悉”的判断标准较为接近，也就是说如果该专利是因“单篇比较+公知常识”而破坏新颖性，或者因“单篇比较+显而易见”的标准破坏了创造性，而被驳回或无效的话，则该专利所公开的技术秘密应当不满足“不为公众所知悉”的要件要求，从而不属于商业秘密。如果专利是被多篇文献组合破坏了创造性，从商业秘密的鉴定实践来看，应不足以破坏该技术秘密的“不为公众所知悉”的属性。

（2）权利要求与说明书的关系，以及撰写质量的问题

另外值得关注的是，专利驳回和无效关注的是权利要求的可授权性和有效性，但是专利申请中不仅包括了权利要求书，还有说明书、附图和摘要。如果是专利申请的说明书、附图中公开披露了满足“不为公众所知悉”要件的技术秘密的内容，因为权利要求书的撰写质量不高，导致专利被驳回和被无效的情形，应如何认定？

笔者认为，在此情况下，应当认定该专利申请行为侵害了权利人的技术秘密，但是因为专利被驳回、被无效，技术秘密权利人不仅无法以专利（申请）权回转救济，还导致了技术秘密因被公开而进入公有领域，只能要求侵权人承担损害赔偿的侵权责任。

除此之外，笔者还有一些未厘清问题留待思考和向方家请教：

（1）技术秘密的权利人不愿意将相关技术秘密以公开的方式换取一定期限的专利保护，其中一个理由便是技术秘密的保护期限没有限制。那么即便权利人通过侵权或者权属之诉拿回了已经被转化为专利的无形财产，但是该专利保护期仅有10年或20年，如果侵权人没有实施该技术秘密的其他行为的话，技术秘密权利人是否还有权主张损害赔偿？该损害赔偿应该如何界定？通过评估其研究开发成本？评估该项技术秘密可能领先于市场的时长？以及根据收益法判断超过专利保护期的期间内可能的预期收入？

（2）如果专利尚未获得授权，技术秘密权利人在侵权之诉中的诉讼中请求财产返还即回转“专利申请权”，人民法院在裁判时必然要查明该技术方案的“不为公众所知悉”的要件，人民法院的查明结果是否在某种程度会影响或者部分影响知识产权局在授权审查时对该专利新颖性或创造性的评价？

另一类常见的特殊“使用行为”是，通过合法或非法的方式获得了他人的技术秘密，在技术的基础上进行了针对性的大量修改，将技术方案变劣，或者将技术方案改优，而与原技术秘密在内容的表现形式上有显著不同，这类行为常发生在计算机软硬件设计领域。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定，当事人指称他人侵犯其商业秘密的，应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同以及对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。也就是说，司法解释认为无论是获取、披露还是使用商业秘密，都应当做双方信息的同一性的比对，只有达到“相同或实质相同”的标准方才能够认定侵权。

但从文义考察，反法或者刑法中所用的“使用”二字并不能得出著作权侵权中的“实质性相似”或专利侵权中的“相同或等同”的含义。如果行为人没有获得技术秘密的基础，是不可能独立（或者需要投入大量的人力物力才能）作出自己的技术方案，但是行为人在此基础上对原技术秘密的内容有针对性地进行了大幅度的修改，如严格适用“相同和实质相同”的比对原则，那么该行为是无法被认定为侵权，而该行为又很显然是一种搭便车的行为，符合反法规制的精神。

笔者相信，最高院司法解释对此的限缩解释，实质是在对权利人具体技术方案的保护，以及鼓励技术创新之间的平衡，同时也考虑到了该等情况的证明难度作出的符合实践的妥协。

还有一类常见的特殊“使用行为”与上一类行为有一定的相似之处，但主要发生在医药化工领域，该领域的发明创造、技术成果大多建立在大量试验的基础上，需要大量的试验方能得到有价值的化合物、组合物、配方和工艺等技术成果。而这类试验在前期有很大比例属于试错筛选型的试验，也就是说权利人需要投入大量的时间和物力成本进行试验来排除众多方案，进而留下可能的方案。

因此，这类大量试错筛选试验得到的被排除的不可能实施的技术方案的成果本身就是一种特殊的技术秘密。如果行为人掌握和熟知该技术秘密，便无需再投入进行大量试错，可径直进行针对性的高效研发，即节省了大量研发时间、又节省了巨额的研发投入，形成竞争优势，也是一种典型的食人而肥的行为。但与前述情况类似，如果仍然依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定，将“侵权人”最终实施的技术方案与该试错筛选的技术秘密直接比对，因前者肯定是后者的“补集”的一部分，而两者不可能存在“交集”，故比对结果一定是不相同也不实际相同，从而难以构成侵权。

笔者对此类“使用行为”的规制及救济也还没有形成非常清晰的思路，粗浅地认为，这类案件可以考虑举证责任转移的方式来推定侵权，即：如果技术秘密的权利人能够证明被控侵权人接触、持有此类试错筛选型的技术秘密载体，而被控侵权人最终实施的技术方案也在前述技术秘密排除的方案之外，那么被控侵权人就需要举证证明其也完成了按照行业惯例需要完成的试错筛选实验，或者能够合理解释其为何无需进行试错排除试验而直接选择了该技术方案的原因。如果被控侵权人对此举证不能也不能合理解释原因，则应当推定其使用了权利人的技术秘密，进而构成侵权。

商业秘密案件是最复杂的一类知识产权案件，原因有很多，包括权利内容的非公示性导致的相对不确定性，法条和司法解释相对笼统，权利人的举证负担较重等。实践中该类侵权行为频发且多样，但实务却困难重重，笔者也仅是从实践经验出发，做一些讨论的尝试，供参考。