从案例解读向外国提交专利申请的保密审查规定

作者 | 王新华 屈玉华  柳沈律师事务所

编辑 | 布鲁斯

随着全球化的发展和科技的不断进步，很多跨国企业已经在中国布局设立其研发中心和制造基地，同时越来越多的中国企业也走出国门，在国外建立研发机构和制造工厂。由这些跨国企业或中国企业所产生的发明创造可能完全是在中国境内完成的，也可能一部分是在中国境内完成并且另一部分是在中国境外完成的，也可能完全是在境外完成的。出于国家安全或者重大利益的考量，世界各国普遍采用保密制度对向国外申请专利施加限制。近年来，各个国家对于国家安全或重大利益的关注程度也日益提高。

本文将首先简要介绍我国关于向外国申请专利的保密审查的相关法律规定和保密审查申请的提交方式，并将结合案例讨论违反保密审查条款的后果、关于是否违反保密审查条款的认定，最后是总结和应对策略。

01

关于保密审查的相关法律规定

《专利法》（2008年修正）第四条规定：申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。《专利法》（2020年修正）未对该条款进行修改。

《专利法》（2008年修正）第二十条第一款规定：任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国提交专利申请的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。在《专利法》（2020年修正）中，原第二十条第一款被修改为第十九条第一款，内容没有实质变化。在本文中仍以“第二十条第一款”指代专利法的关于向外国提交申请的保密审查的条款。

因此，保密审查是每一个在中国完成的发明或者实用新型向国外提交专利申请之前的必经程序，不论该专利申请是否涉及国家安全或者重大利益。外观设计专利申请在向国外申请专利之前不需要提出向外国申请专利保密审查请求。

02

提交保密审查请求的方式

根据《专利法实施细则》(2010年修订)第八条第二款的规定以及《专利审查指南》第五部分第五章第6节的有关规定，可以通过以下三种方式之一提交保密审查请求：

 方式一： 对于不在中国提交首次申请、也不向中国国家知识产权局提交PCT申请的情况，即首次申请拟向外国提交的，需要向中国国家知识产权局提交单独的保密审查请求，并详细说明其技术方案；

 方式二： 对于在中国提交首次申请（非PCT）的情况，即先向中国国家知识产权局提交专利申请，并在其后拟向外国提交该专利申请的，则应当在向外国提交该专利申请之前（例如在提交中国专利申请的同时或提交中国专利申请之后），向中国国家知识产权局提交保密审查请求；

 方式三： 对于以中国国家知识产权局为受理局提交PCT申请的情况，视为同时提出了保密审查请求，即不需要提交单独的保密审查请求。

对于方式一或方式二，中国国家知识产权局审查员在对技术方案进行审查后，根据保密审查的结论发出向外国申请专利保密审查决定，将是否同意就该技术方案向外国申请专利的审查结果通知请求人（申请人）。申请人应当在收到中国国家知识产权局发出的同意该技术方案向外国申请专利的审查决定后再向外国提交相关申请。如果审查员认为技术方案可能需要保密的，应当将需作进一步保密审查、暂缓向外国申请专利的审查意见通知请求人。已通知请求人暂缓向外国申请专利的，审查员应当作进一步保密审查，必要时可以邀请相关领域的技术专家协助审查。审查员根据保密审查的结论发出向外国申请专利保密审查决定，将是否同意就该技术方案向外国申请专利的审查结果通知请求人。

无论是方式一还是方式二，请求书和技术方案说明书均应当使用中文。

尽管在审查实践中，国家知识产权局针对保密审查请求审查得很快（通常为几天~几个星期），并且极少发出暂缓或不同意向外国提交专利申请的通知书，但申请人仍然应当早日提交保密审查请求，以免发生审查迟延的情况而无法早日向外国提交专利申请，从而有可能造成因申请日延后（针对在外国提交首次申请的情况）、或无法在规定的时间内（例如在《巴黎公约》规定的12个月的优先权期限内）向外国提交申请，而使得申请人的权利受损的后果。

对于方式三，国家知识产权局审查员在审查后认为不需要保密的，按照正常国际阶段程序进行处理，即正常向国际局传送登记本和检索本的通知书。如果审查员认为该PCT申请需要保密的，则应当自申请日起三个月内发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书，通知申请人和国际局该申请将不再作为国际申请处理，终止国际阶段程序。

对于方式三，由于向中国国家知识产权局提交PCT申请可以用英文提交，相当于可以用英文方式提交保密审查请求，这对于通常以英文撰写首次申请的申请文件、并希望早日获得申请日的申请人来讲更为优选。

值得注意的是，在实践中，方式二存在一种特殊的例外情况：如果在中国提交的专利申请被国家知识产权局公布之后再向国外提交专利申请，即使在之前没有提出过保密审查请求，也不认为违反保密审查的规定。例如，在国家知识产权局的第35901号和第34808号无效决定中，合议组认为：在中国完成的发明或者实用新型已经向国家知识产权局申请专利、并被国家知识产权局公布或授权公告之后向外国申请专利的，不属于专利法第二十条第一款规定的不授予专利权的情形。在国家知识产权局第55479号无效决定中，合议组认为：国家知识产权局已经认定本专利的技术方案不属于需要保密的情形，此时再将其向外国提出专利申请，不会造成国家安全或重大利益损失的后果，因而不会导致专利法第二十条第一款的立法目的不能实现。

下面的表1总结了上述国家知识产权局第35901号、第34808号和第55479号无效决定的情况。

表1

尽管如此，笔者并不建议申请人采用在公开后（通常针对实用新型）不向国家知识产权局提交保密审查请求而直接向外国提交专利申请的方式。

03

违反保密审查条款的后果

如果在向外国申请专利之前未向国家知识产权局提出向外国申请专利保密审查请求，则会违反保密审查条款，这将导致严重的后果，并且没有补救程序。

1. 导致中国申请被驳回

《专利法》（2020年修正）第十九条第四款规定：对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。《专利法实施细则》(2010修订)第五十三条规定：实质审查程序中，如果发明不符合专利法第二十条第一款的规定，则应当予以驳回。

《专利审查指南》(2010修订)已经规定：在实质审查中，如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成，且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查，应当审查申请是否符合专利法第二十条的规定。《专利审查指南》(2019年修订)进一步规定：在初步审查中，审查员有理由认为申请人违反上述规定向外国申请专利的，对于其在国内就相同的发明（或实用新型）提出的专利申请，应当发出审查意见通知书；申请人陈述的理由不足以说明该申请不属于上述情形的，审查员可以以不符合专利法第二十条第一款为理由，根据专利法第二十条第四款和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。例如，对于申请号为CN2015107430217，申请日为2015年11月5日，公开日为2017年5月17日的中国申请，审查员在第一次审查意见通知书中认为，本申请的第一申请人为中国广东省的法人，因此审查员有理由认为所述发明是在中国大陆完成的；经检索，本申请的共同申请人于2015年12月7日向美国专利商标局提交了一件专利申请（公开号为US20170123229A1），其技术方案与本申请一致，然而本申请的申请人并未事先报经专利局进行保密审查，不符合专利法第二十条第一款的规定。该申请随后由于申请人未对该审查意见通知书进行答复而被视为撤回。

2. 导致已授权的中国专利被无效

根据《专利法实施细则》（2001修订）第六十四条第二款的规定，《专利法》（2000修正）第二十条第一款还不是无效理由。因此，在无效决定第38899号和第38905号中，合议组做出了维持发明专利权有效的决定，并认为原共同专利权人在美国申请专利时，《专利法实施细则》（2010修订）尚未公布，也未施行，所以《专利法》（2008修正）第二十条第一款此时并未被明确规定为无效理由；本专利原共同专利权人在美国申请专利时，并不能合理预见到该条款会成为无效理由。

《专利法实施细则》（2010修订）自2010年2月1日起实行，该修订版的第六十五条第二款明确将《专利法》（2008修正）第二十条第一款作为无效理由之一。

3. 受到行政处分或被追究刑事责任

《专利法》（2020年修正）第七十八条规定：违反本法第十九条规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

从上述规定中可以看出，在中国完成的发明或者实用新型没有经过保密审查先向国外进行专利申请，然后在中国申请专利时，该中国专利申请可以被驳回，即使在授权之后也可能被无效请求人以没有提出保密审查请求为由而无效。更加值得注意的是，在2020年第四次修正的专利法中，新增了违反保密审查规定向外国申请专利的行政处分和刑事责任。

04

关于是否违反保密审查条款的认定

根据《专利法实施细则》(2010修订)第八条第一款的规定：专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。

是否违反保密审查条款的认定可以从两个方面进行：一是要判断外国申请和对应中国申请的技术内容是否具有一致性；二是要判断技术方案的实质性内容是否在中国境内完成。

下面的表2中总结了近年来以违反保密审查条款为由提出的一些无效案件。

表2

总的来说，在第55586号无效决定之前，无效请求人承担了较重的举证责任，不仅需要证明专利权人的住所地、发明人的国籍、外国申请与中国申请在技术内容上的一致性，还需要提供专利申请的实质性内容是在中国境内完成的直接证据；否则，即使专利权人住所地和发明人国籍均为中国，并且外国申请与中国申请在技术内容上一致，仍然被认定为不能确定该技术方案的实质性内容是在中国境内完成的。例如，在第36591号无效决定中，合议组认为：请求人所提交的各项证据及其组合均未涉及本专利权利要求1-9的技术方案的实质性内容是否在中国境内完成的事实；仅根据申请人或发明人的国籍并不能确定其所作出的技术方案的实质性内容是在中国境内完成的，发明人的国籍与发明的实际完成地并不必然相同。

在第55586号无效决定中，无效请求人的举证责任被减轻，在无效请求人提供具有高度盖然性的初步举证的情况下由更容易掌握专利的技术内容的实际完成地的专利权人承担反证的责任，使得举证责任的分配更为合理。根据第55586号无效决定，无效请求人仅负有证明涉案专利的实质性内容系在国内完成的初步证明责任，其举证需要达到高度盖然性的要求。合议组在判断专利申请的实质性内容是否在国内完成时从专利权人住所地和发明人国籍这两个角度进行了考量，并认为如果专利权人的住所地和其研发机构均在中国境内并且发明人的国籍为中国且其职务发明的工作地在国内，则可以认为举证达到了高度盖然性的要求。在无效请求人的举证达到高度盖然性要求的情况下，专利权人应当提供充分的反证，表明发明创造是在国外完成的，否则应当承担不利的法律后果。

这种高度盖然性的证明标准也与《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(2019修正)第95条和《专利法》（2020修正）第七十一条第四款的规定相一致。《若干规定》第九十五条规定：一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。《专利法》(2020修正)第七十一条第四款规定：“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料”。对于证明专利申请的实质性内容在国内完成来说，实验记录、设计图纸、沟通邮件等研发过程中的内部材料必然由专利权人或发明人掌握，无效请求人难以获得这些更有力的证据。通过适用高度盖然性的证明标准，能够使专利法的涉及保密审查的条款（即第二十条第一款）实际被有效执行，从而使得确实违反保密审查条款的申请人的对应中国申请能够由于该条款被成功无效。

05

结论和应对

违反保密审查的后果是严重的且无法弥补的，可导致对应中国申请被驳回、已授权的对应中国专利被无效、甚至可能需要承担行政和刑事责任。

尽管一些无效案例表明如果在中国提交的专利申请被国家知识产权局公布之后再向国外提交专利申请，即使在之前没有提出过保密审查请求，也不认为违反保密审查的规定，但是我们仍然建议申请人对于每一件在中国境内完成并准备向外国提交的专利申请都预先向国家知识产权局提交保密审查请求，并且一定要在收到国家知识产权局同意向国外申请的通知书之后再向外国申请。

最新的无效决定表明国家知识产权局在审理涉及保密审查条款的无效案件时重新分配了无效请求人和专利权人的举证责任，在一定程度上降低了无效请求人的举证责任，使得专利法第二十条第一款成为实际有效的专利无效条款之一。因此，申请人需要更加重视并遵守保密审查条款的相关规定。如果研发工作确实在中国境内完成（具体可以考虑研发机构所在地、发明人进行职务发明的工作地等），则无论申请人住所地和发明人国籍是否为中国，均应主动提交保密审查请求。如果申请人住所地和/或发明人国籍为中国，但实际的研发工作不是在中国境内完成，则应当保留好该发明创造在国外研发并完成的直接证据，例如申请人在国外有具备技术研发或产品设计能力的研发机构、发明人在国外机构进行研发的过程的详细资料等，以便在未来可能发生的无效程序中提供充分的反证。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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