商标近似就一定侵权吗？看“混淆可能性”如何影响商标侵权认定

作者 | 杨虹  北京向南律师事务所

编辑 | 布鲁斯

一、前  言

面对商标侵权诉讼，根据现行《商标法》，被控侵权人常见的抗辩事由包括：

1、正当使用抗辩（《商标法》第59条第1、2款）；

2、先用权抗辩（《商标法》第59条第3款）；

3、合法来源抗辩（《商标法》第64条第2款）；

4、恶意注册抗辩（诚实信用原则，可以参考最高人民法院第82号指导案例“歌力思”案）；

5、权利用尽抗辩。

其实，针对《商标法》第五十七条规定第（二）项规定的侵权行为，还有一种抗辩理由可以考虑，那就是“混淆可能性”。严格说起来，“混淆可能性”应该是商标侵权的构成要件而不是不侵权的抗辩事由，但是实践中，法院容易只关注该条款的前半部分“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”，而对后面那句“混淆可能性”不太关注，导致有一些不构成侵犯商标专用权的行为被认定侵权。像是经典案例“奥普”商标侵权案[1]，“奥普”在电器类商品上是驰名商标，可是浙江现代新能源有限公司凭借自己在第6类商品上（包括五金家具，窗用金属附件等商品）受让来的“”商标，起诉驰名商标“奥普”一方商标在金属扣板商品上使用“奥普”商标侵权，一、二审法院均认定侵权成立，而且一审判决赔偿10万，二审改为30万，该案最终到最高院再审时，才被最高院以不会造成混淆误认为由，判决被告不侵权。

笔者通过研究相关规定以及几个法院判决，发现“混淆可能性”应该作为判断是否构成商标侵权的关键因素，尤其是即使商标本身相同或者类似，只要实践中不会造成混淆误认，商标权人的商标侵权指控也不能成立。

二、《商标法》第五十七条规定的商标侵权行为的构成要件

《商标法》第五十七条规定：

“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

……

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”

该条款特别强调了“容易导致混淆的”，也就是说，如果要认定被控侵权人在同一种或者类似商品上使用与注册商标专用权人相同或近似商标的行为构成侵权，就必须由注册商标专用权人证明被控侵权人的使用行为容易导致混淆。

天津市高级人民法院《侵犯商标权纠纷案件审理指南》第四部分是关于商标侵权判定的规则，规定：

“人民法院在判定是否构成商标侵权时，一般应主要审查被控侵权标志的使用是否属于商标使用行为，是否在与注册商标核定使用同一种或者类似商品或者服务上使用了与注册商标标志相同或者近似的标志，是否容易导致相关公众混淆。”

也就是说，判断被诉侵权行为是否构成商标侵权，应当考虑如下4个构成要件：

1、被控侵权人对商标的使用是否构成商标性使用；

2、商品是否相同或者类似；

3、商标是否近似；

4、是否容易导致相关公众混淆，即“混淆可能性”。

特别需要注意，“混淆可能性”是一个独立的构成要件，即使前面3个要件都成立，但只要不满足“混淆可能性”，也不应认定商标侵权。《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）》4.2.13 是关于混淆与误认对侵害商标权判定的重要影响，特别提到：

“侵害商标权的判定，不仅应当比较诉争商标标识是否近似，还应当对是否足以造成相关公众混淆、误认进行认定。即使诉争的商标标识客观上相近似，但如果被控侵权标识的使用不会造成相关公众的混淆、误认，则不应认定构成侵害商标权。”

三、“混淆可能性”的证明责任

既然“混淆可能性”在认定商标侵权中有如此重要的作用，那么证明责任应当由谁承担？根据“谁主张谁举证”的证据规则，当然应该由主张商标侵权的原告承担举证责任。

《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》4.5规定：

“被诉侵权标志与原告的注册商标属于使用在同一种商品上的近似商标的，或者属于使用在类似商品上的相同或近似商标的，原告可以提供用户评价、用户留言、投诉信函、市场调查报告等证据证明存在混淆可能性。

原告主张被告在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的，推定已造成混淆。”

也就是说，如果原告提供的证据不足以证明被告使用被诉侵权标识的行为足以造成相关公众的混淆误认，那么法院应当认定原告的主张不成立。

四、认定“混淆可能性”的参考因素

既然“混淆可能性”在认定商标侵权成立与否中有如此重要的作用，那么应该如何认定“混淆可能性”呢？

笔者通过总结天津市高级人民法院《侵犯商标权纠纷案件审理指南》、《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）》，以及若干法院判决，认为判定是否混淆可以考虑下列因素：

（一）注册商标的知名度、显著性

这是一个特别重要的参考因素，因为在笔者查询到的几份依据不存在“混淆可能性”而认定侵权不成立的判决中，都会提及该因素。而且注册商标的知名度、显著性也是判断商标是否近似的重要参考因素：

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》第十条规定：

人民法院依据商标法第五十七条第（一）（二）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：

（一）以相关公众的一般注意力为标准；

（二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；

（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

在“OVV”商标侵权案中，二审法院指出：

“一般来说，显著性和知名度越高的商标，其混淆、误认的可能性就越大，因此对该商标权的保护范围和强度就越大；反之，其保护范围和强度就小。”[2]

通过分析原告商标的使用情况，法院进一步指出：

“虽然涉案商标注册时间较早，但涉案证据无法体现七彩公司在受让该商标后的十年间，通过对涉案商标进行持续广泛的宣传、大量销售或其他自身的经营行为，建立起涉案商标与其销售的珠宝、首饰商品之间固有、稳定的联系。因无充分证据证明涉案‘’商标已经获得了较强的显著性和公众认知度，相关公众难以对不具有知名度的弱商标产生关联关系混淆，故对涉案商标权的保护强度和范围，应当与其显著性和知名度相符。”

可见，注册商标的显著性、知名度越高，则被控侵权行为越可能造成相关公众的混淆误认；反之，如果注册商标的显著性、知名度很低，那么被控侵权行为造成相关公众混淆误认的可能性就越低。

（二）被控侵权人的主观意图

此处考察被控侵权人的主观意图，主要是看被控侵权人使用被诉商标，主观上有没有攀附注册商标商誉的主观意图。在“陈氏三姐妹及图”商标侵权案中，法院就指出，原告的注册商标和被告使用的商标其实都是在借助第三方商标的名气，因此，被告没有攀附原告的主观意图。

“在案证据证实，‘府学巷三姐妹’品牌早餐店在温州当地已经营三、四十年，具有较高知名度和美誉度。朱叶情对此亦予认可，其在一审庭审中曾陈述其获得涉案两枚商标许可使用的目的是为了借助‘府学巷三姐妹’的名气售卖自己的产品。被诉‘陈氏三姐妹及图’标识虽与‘府学巷三姐妹’无直接传承关系，但‘府学巷三姐妹’中的大姐陈爱芬与‘陈氏三姐妹’品牌的创立者陈申系母子关系，故‘陈氏三姐妹’标识的使用具有一定的历史渊源，朱叶情未提交证据证实‘陈氏三姐妹’具有攀附涉案两枚权利商标商誉的恶意。”[3]

（三）被诉侵权商标标志的实际使用情况

在“mk”商标侵权案中，二审法院指出：

“迈可寇斯公司在2008年即已将被诉侵权标识使用在箱包类商品的金属扣上，在2011年‘MICHAELKORS’品牌进入中国市场后，迈可寇斯公司延续了上述使用形式，并在其商品、专卖店、专柜，官网、微信店铺等销售渠道中，将‘MK’作为‘MICHAELKORS’的首字母简称，与‘MICHAELKORS’商标同时进行使用。自‘MICHAELKORS’品牌进入中国市场以来，经过迈可寇斯公司、迈克尔高司公司的长期大量使用，被诉侵权标识已经能够与‘MICHAELKORS’品牌形成对应关系，并获得了一定知名度。”[4]

一方面，如果经过较长时间使用，被诉侵权标识具有了一定知名度，消费者误认为被诉侵权标识与注册商标相同的可能性较低；另一方面，如果被诉侵权商标实际使用的场所、地点、价格、销售方式等与注册商标权利人的使用方式存在一定区别，消费者产生混淆误认的可能性也较低。

（四）相关公众的注意力

关于此点，《江苏省高级人民法院侵害商标权民事纠纷案件审理指南（修订版）》的论述比较详尽：

“相关公众的一般注意力，是指对相关商品或服务具有一般知识和经验的公众，按照通常的消费习惯对商品或服务进行判断。需特别注意的是，商标所标示的商品性质、种类、价格等因素不同，相关公众的范围和注意程度也就不同。通常来说，日常生活用品应以一般消费者为相关公众，其在购买时可能凭第一眼直觉就购买。而价值高的商品，例如汽车、房屋等，注意力标准要比购买日常生活用品时高许多。”

这也比较符合现实，消费者在购买诸如“雪碧”这类产品时，因为价格较低，所以选购时可能会因为包装类似、商标近似而对产品来源产生误认。可是对于较大金额的商品，消费者在购买时就会更多浏览该产品的信息，以确保买到的是正品，因此，会施以更高的注意力。

在“”商标侵权案中，二审法院指出：

“鉴于涉案商品为宠物食品，相关公众主要是宠物食品消费者。宠物食品消费者基于对宠物的喜爱，通常对于宠物食品的安全性、营养性等问题关注度较高。因被控侵权行为系网络销售行为，宠物食品消费者通常不仅仅通过搜索商品名称直接购买，同时也会查阅商品本身照片和具体介绍来进行选择。易宠公司销售的带有‘百利本能’字样的产品的链接名称中大多标注了‘美国’、‘进口’等字样。而且宝贝详情、产品介绍中亦注明有‘原产地美国’、‘美国原装进口’等信息。另外，产品链接下配套展示的实物图片，在产品包装醒目位置仅标注有纯英文字样的‘NATURE'SVARIETY’、‘INSTINCT’注册商标。以宠物食品消费者一般的注意力，不难分辩易宠公司所提供的商品系‘NATURE'SVARIETY’、‘INSTINCT’进口宠物食品，而非艾尔玛公司提供的‘’国产宠物食品，即相关公众不易对商品的来源产生混淆误认。故易宠公司对‘百利本能’的使用行为不构成对艾尔玛公司案涉‘’注册商标专用权的侵犯。”[5]

（五）使用时间的长短

商标注册人的商标与被诉侵权商标共存的时间越长，在没有实际混淆的证据时，越难以使法院认定存在混淆可能性。因为，如果两者能长期共存，那么市场上应当比较容易找到存在混淆可能性的证据，比如网上购物情况下，消费者的评价就可能就会体现出混淆的情况。当两者的商标已经共存足够长的时间，如果原告方提供不出来实际混淆的证据，也就从另一方面说明两个商标的共存难以造成消费者的混淆误认。

（六）实际混淆的证据

关于实际混淆，注册商标权人可以从以下方面提供证据：用户评价、用户留言、投诉信函、市场调查报告等。

五、结  语

《商标法》之所以要保护注册商标专用权，是因为商标中凝结着商誉，这种商誉可以促进生产者爱惜羽毛、保证产品质量，一旦商誉形成，商标也很容易成为消费者认牌购物的依据。而商标侵权行为可能会破坏商品生产者与其商标之间固有联系的平衡：

“从更深层次上看，侵犯商标权的最终目的是获取竞争利益，即从商标权人那里抢走客户（消费者），或者借他人商标声誉营销（“搭便车”），以此不正当地获取商业机会。”[6]

基于此，我们需要打击侵犯注册商标专用权的行为。但是：

“商标法所要保护的，是商标所具有的识别和区分商品及服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身。因此，商标标识本身的近似不是认定侵权行为是否成立的决定性因素，如果使用行为并未损害涉案商标的识别和区分功能，亦未因此而导致市场混淆的后果，该种使用行为即不在商标法所禁止的范围之中。”[7]

综上，“混淆可能性”是《商标法》第五十七条规定第（二）项规定的商标侵权行为构成要件之一，而且是特别需要考虑的要件。在举证责任上，商标权人应提供证据证明“混淆可能性”的存在。被控侵权人在被起诉侵权时，也可以从“混淆可能性”角度看是否存在抗辩空间。

注释

[1] 请参见：最高人民法院(2016)最高法民再216号再审民事判决书。

[2] 请参见：江苏省无锡市中级人民法院(2022)苏02民终211号二审民事判决书。

[3] 请参见：浙江省高级人民法院(2020)浙民终401号二审民事判决书。

[4] 请参见：最高人民法院(2019)最高法民申6283号再审审查与审判监督民事裁定书。

[5] 请参见：辽宁省高级人民法院(2019)辽民终221号二审民事判决书。

[6] 孔祥俊：《商标法：原理与判例》，法律出版社，2021年12月第1版，第172页。

[7] 请参见：最高人民法院(2016)最高法民再216号再审民事判决书。

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