行政处罚案件中商标合理使用及混淆可能性的判断

来源 | 知之汇

——宁波宝盛鞋业有限公司与慈溪市市场监督管理局工商行政处罚案

裁判要旨

一、对他人注册商标，尤其是知名度较高的注册商标文字的使用是否构成合理使用，不仅要考量使用者主观上是否善意、正当，还应审查其在客观上是否属于商标法意义上的使用，是否系为描述商品特点或型号而使用的通用词汇。原告将BOSS文字使用在拖鞋的显著部位，属于商标性使用，而雨果博斯公司的BOSS商标系服装类国际大牌，虽然BOSS作为非臆造词汇，具有特定含义，但并非原告欲表达的“男主人”的常规表达方式，原告在同类商品上使用BOSS文字不属于合理使用。

二、在对行政处罚自由裁量的合理性进行审查时，除行政处罚明显违反比例原则，存在明显不当之外，法院应当尊重行政机关的自由裁量。

推荐理由

本案从行为人的使用意图、使用方式、使用效果等方面出发，围绕使用行为是否超出合理界限导致相关公众可能对商品来源产生混淆这一关键点，区分了商标性使用和描述性合理使用。在此基础上，运用依法行政原则分析了行政行为的合法性，并运用比例原则审查了被告行政处罚结果的合理性，不仅对于类案的审理具有积极的参考意义，对于警示侵权行为人，促进形成诚信经营、避免攀附的社会价值导向亦具有积极作用。

案例索引

一审：慈溪市人民法院（2018）浙0282行初1号

二审：宁波市中级人民法院（2018）浙02行终123号

(2018) 浙02行终123号

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案情介绍

商标是经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标，注册号：第1076982号；核定使用商品第25类：服装；鞋；帽；注册人：德国雨果博斯商标管理有限公司（以下简称雨果公司），注册有效期限：2007年8月14日至2017年8月13日止。

2017年11月13日，慈溪市市场监督管理局（以下简称慈溪监管局）对宁波宝盛鞋业有限公司（以下简称宝盛公司）作出慈市监处字（2017）第1185号行政处罚决定。该决定认定，宝盛公司未经商标注册人雨果公司许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，违反了商标法第五十七条第一款的规定。宝盛公司在网上销售的商品网页上发布“冬季保暖最佳面料首选鞋面采用经典各种缝线工艺”的广告用语，违反了广告法第九条第（三）项规定，属于在广告中使用绝对化用语的行为。遂依据商标法、广告法及行政处罚法的相关规定，责令宝盛公司立即停止商标侵权行为、没收234双棉拖鞋、154双棉鞋半成品，并处罚款人民币5万元；责令宝盛公司停止发布广告，并处罚款5万元。对于该行政处罚决定书，宝盛公司对其中的广告违法行为无异议，但认为其情节轻微可免于处罚，对行政处罚结果有异议；对其关于侵犯商标专用权的行为认定以及行政处罚结果有异议。遂诉至法院，请求撤销被告作出的慈市监处字（2017）第1185号《行政处罚决定书》。

裁判内容

慈溪市人民法院经审理认为：1.以相关公众的一般注意力为标准看，整个鞋面图案中和无论是色调、位置均是可完全分割的两部分，标记绣在显著位置，会直接影响相关公众的注意力。慈溪监管局将其单与进行比对以确定两者是否相同并无不当。标记字母区分了大小写，但字母“O”和“S”大小写相同，只是字体大小有差别，与商标在视觉上差别甚为细微，基本无差别，故慈溪监管局将其认定为与商标相同的标记并无不当。经审查，BOSS并非男主人的通用英文单词，也不能直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，宝盛公司的使用行为不属于《商标法》第五十九条规定的正当使用行为。宝盛公司在其生产的拖鞋上使用标记的行为属于《商标法》第五十七条第（一）项规定的侵害第三人注册商标专用权的行为，慈溪监管局对该行为的定性证据充分，理由正当，符合法律规定。2.慈溪监管局对宝盛公司作出没收侵权产品并予以罚款的处罚决定，符合《商标法》第六十条第二款规定，并认定违法经营额4 428元，依法可处二十五万元以下的罚款。宝盛公司在网上销售的商品网页上发布“冬季保暖最佳面料首选鞋面采用经典各种缝线工艺”广告用语，属于《广告法》第九条第（三）项规定的禁止情形。因此，慈溪监管局可依据《广告法》相关规定，对宝盛公司处二十万元以上一百万元以下的罚款。依据《行政处罚法》第二十七条规定，宝盛公司在慈溪监管局调查涉案违法广告期间自行关闭网站，属于主动减轻违法行为危害后果的行为，应当依法从轻或减轻处罚。但涉案违法广告发布时间为2014年，持续时间长，且有10条评价，宝盛公司称其违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果缺乏依据，对该抗辩理由该院不予采信。至于宝盛公司在收到慈溪监管局送达的询问通知书后不在规定时间到慈溪监管局处接受询问，宝盛公司法定代表人在慈溪监管局询问时对公司经营情况一概表示不知情，并在询问程序未结束的情况下不签字直接离场，属于不协助调查的行为。在听证后，宝盛公司实际控制人配合调查，属于可从轻处罚的情节。现慈溪监管局综合考虑上述情节，对宝盛公司的广告违法行为减轻处罚，处以50 000元的罚款，对于侵害商标专用权的行为从轻处罚，处以50 000元罚款在法律规定的幅度内。

综上，该院遂于2018年2月24日判决：驳回宝盛公司的诉讼请求。

宝盛公司不服，向宁波市中级人民法院提起上诉。

宁波市中级人民法院经审理认为

涉案的拖鞋与雨果公司第1076982号注册商标核定使用的“鞋”类商品相同，虽然被诉侵权标识在首字母之后有小写变化，但字母“O”和“S”大小写相同，二者仅系字体上的差别，这种英文字母大小写及字体大小的变化方式未构成实质性区别，被诉侵权标识与第1076982号注册商标文字的字形相似，读音、含义相同，相关公众施以一般注意力，很难发现两者的细微差异，故而慈溪监管局将其认定为与商标相同的标记并无不当。宝盛公司生产的棉拖鞋正面显著位置标有，被诉侵权标识的使用易导致消费者与雨果公司注册的商标产生误认，由此对涉案商品的来源产生混淆，属于商标法意义上的使用行为。宝盛公司上诉称不光以英文单词的形式出现，其与下方卡通图案是作为整体绣于鞋面上，不应割裂观察，但该卡通图案为黑底黄色的图形标识，则为黑底红色的文字标识，卡通图案位于鞋头部位，则位于其上方，二者的位置相互独立又完全可以分割。且雨果公司核定使用在第25类“服装；鞋；帽”等商品上的注册商标系由英文单词“boss”组成，与英文Miss并不构成对应关系，商标本身亦具备较高的知名度和较强的显著性，故宝盛公司的使用行为不属于商标法第五十九条规定的正当使用行为。2.宝盛公司在慈溪监管局调查涉案违法广告期间自行关闭网页，属于主动减轻违法行为危害后果的行为，应当依法从轻或减轻处罚。但该公司主要系生产厂家，其业务以批发为主，慈溪监管局对涉案产品进行公证的淘宝1688网站主要作用系推广产品，且广告一经发布，即便不发生直接的销售行为或产生实际的销量，也会造成一定的影响，如影响目标消费者对相关产品的评价与印象，分流潜在消费者的关注度与注意力，从而使得竞争对手的市场推广行为受到不利影响，进而有损健康的竞争秩序和稳定的市场环境。且涉案违法广告发布时间为2014年，持续时间较长，并有10条评价，不属于违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的情形。慈溪监管局综合考虑宝盛公司及其法定代表人不协助调查的行为，以及听证后该公司实际控制人配合调查等可从轻处罚的情节，对宝盛公司的广告违法行为减轻处罚，处以50 000元的罚款，对于侵害商标专用权的行为从轻处罚，处以50 000元罚款在法律规定的幅度内，并无不当。

综上，该院遂于2018年5月31日判决：驳回上诉，维持原判。