专利审判和上诉委员会应考量在答复中对在先论证理由的扩大的辩论

 作　者 

溥珂妮（Courtney M. Prochnow）

美国博钦律师事务所

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑

2018年8月27日，联邦巡回法院撤销了PTAB（“专利审判和上诉委员会”）在爱立信公司诉Intellectual Ventures I有限公司双方复审案的最终书面决定，并且要求PTAB适当考量申请人答复的所有部分。案卷编号为：17-1521号立法意见十三（2018年8月27日）。

虽然'831专利在递交请求之前过期了，爱立信公司在最宽合理解释标准之下解释了权利要求，而不是以在先案件“飞利浦诉AWH公司”确立的通常使用的较窄的标准。第三巡回法院415-1303 （2005年美国联邦巡回上诉法院)（全席）[1]（如上引用，第7页）。在其受理双方复审的决定中，PTAB也采用了最宽合理解释标准，并将具有“编码”限制的独立权利要求解释为不需要交织（如上引用）。在立案后，Intellectual Ventures在第一次答辩说，权利要求术语应根据飞利浦案标准进行解释，因为本案专利已经过期（如上引用，第8页）。Intellectual Ventures公司断言，“编码”的限制要求“交织包在一起”（如上引用）。爱立信公司在其答复中辩称，在该技术中，交织是已知的，并且声称的现有技术的参考教导了“交织包在一起”的限制（如上引用）。

在最后的书面决定中，PTAB采用了Intellectual Ventures公司提出的飞利浦案标准下“编码”限制的解释（如上引用，第8页）。PTAB拒绝考虑爱立信公司关于与交织有关的现有技术教导的一些答复论点。PTAB认为爱立信不恰当地提出了新的显而易见理论，而这并未在双方复审申请书中提及，也没有在专利所有者对答辩的答复中体现（如上引用，第9页）。PTAB的结论是，现有技术并没有教导所主张的交织，并认定爱立信公司未能证明涉案权利要求是不具备可专利性的（如上引用）。

爱立信公司上诉，美国联邦巡回上诉法院合议庭（法官Reyna、Taranto和Chen）做出了撤销PTAB决定并发回PTAB重审的决定，并认定PTAB未全部考虑爱立信公司在答复中提出的论据这种做法是不恰当的（如上引用，第2页）。虽然根据美国联邦法规（C.F.R.）第37编第42条第23款(b)项，PTAB可以删除答复中第一次提起的不恰当的答辩观点，但法院得出结论认为，PTAB 在这里犯了错误，即“用过细的过滤器分析爱立信公司的答复论点”（如上引用，第10-11页）。

首先，法院指出，'831专利本身确认交织是已知现有技术，并且爱立信公司的请求书中描述了一个本领域技术人员都熟悉的交织技术（如上引用）。法院裁定，爱立信公司在答复论点中明确地遵循了请求书中提出的论点（如上引用，第11页）。第二，在法院看来，PTAB的错误是被“加剧”的，因为交织技术的重要性只有在PTAB采用了不同的“编码”限制的解释之后才被提起的，而这出现在本案立案之后（如上引用）。由于交织限制是PTAB判决里决定权利要求不具备可专利性的重要依据，爱立信公司本应有机会作出答复（如上引用，第11-12页）。第三，法院指出，这是一个独特的案例，双方和PTAB最初都采用了错误的权利要求解释（如上引用，第12页）。因为PTAB在决定立案后由于这个错误重新审视了权利要求解释，因此“爱立信公司同样地也应该有一个机会可以重新答复”（如上引用）。

[1] 在涉及过期的专利的PTAB法律程序之前，权利要求应该根据在飞利浦案设置的标准解释。 参见在答复 Rambus 公司案，案件第三巡回法庭694 -42，46 （2012年美国联邦巡回上诉法庭。