PTAB发布大幅度更新后的专利审判实践指南

 作　者 

Andrew T. Dufresne

美国博钦律师事务所（Perkins Coie LLP）

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑

2018年8月13日, 美国专利商标局公布了一份公告, 宣布了自2012年8月引入的专利审判实践指南（以下简称“实践指南”）的第一次更新。该更新增加或大幅度的修改了若干审判程序的程序性指导方针——最引人注目的是, 专利审判和上诉委员会（以下简称 “委员会”）现在在大多数案件下可以根据标准日程顺序允许附加答复（“sur-replies”）。本次更新还涉及专家证词的角色、排除动议和删除动议、口头听证中的实况证词以及影响委员会拒绝立案的自由裁量权的因素。

以下提供了专利审判实践指南更新中关键的条款的详细信息。

关于附加答复

最新修订的实践指南第二章第一节在常规答辩状中允许下列附加答复: 专利权人--对请求人的答复作出附加答复, 请求人的答复专利权人的答复, 以支持一项修正动议。现在, 这些情况下的附加答复 "通常将由启动时的日程顺序所授权"。新的附加答复程序取代了以前提出的关于交叉询问中的意见陈述的做法。对动议的附加答复仍然是不受欢迎的。

专家证词

新的 I. 章G.节 提供了关于使用专家证词的额外指导。该指南强调并巩固了从联邦证据规则、联邦巡回先例以及委员会自己的决定中的显著模式中收集的若干原则。

正如委员会经常认为的, 专家证词必须以充分的事实和数据为依据, 不能单独作为填补现有技术披露的替代。正如更新中简明地指出的那样, "专家证词可以解释‘专利和印刷出版物’, 但不能替代现有技术参考本身的披露。

关于专家资格, 在专家的经验与相关领域之间 "没有完美匹配的要求", 专家可能不需要成为本领域技术中的普通技术人员也可以提供有用的证词。专家的经验只需要提供 "相关领域的足够资格"。

排除或删除的动议

这一更新还大大扩大了以前关于可否受理的挑战的指导意见, 并在答辩状中增加了关于删除动议的新指导 (第二章第K节)。

排除动议: 这次更新强调排除动议是为了挑战可受理性, 而不适宜于处理证据权重是否应接受或争辩该论据，或证据超过适当的答复或附加答复范围。该更新还规定, 双方可请求在口头听证前要求与委员会举行会议以处理动议排除 "对当事方的争端至关重要"从而有必要及早解决的证据。

删除动议: 一方认为对方的答辩状不恰当地引入新问题、依赖不适时的证据或超出答辩范围的, 该更新提供了两种选择: 当事人可以请求授权删除动议或请求授权进一步对案情的答辩, 以答复新的论据或证据。该更新警告说, 委员会通常能够自行确定新的问题或迟交的证据, 而删除部分或全部答辩状则是 "委员会预期极少会授予的例外补救办法"。

听证会

更新的实践指南第二章M节阐述了对口头听证指导的大幅度的修订。这一更新可能会促使更多地使用实况证词,其在口头听证会上迄今极为少见。更新指出, 虽然委员会收到 "相对较少的请求", 但如果合议组认为证词会有帮助, 其“将允许”在口头听证会上实况作证。并不是每个案件都允许实况作证, 但证人可信度更有可能有助于评估可信度或证词对案件决定性问题起至关重要作用。委员会可以直接询问证人实况作证的情况, 这种证词可能不能涉及新的理论或论据。

辩论的默认时间设置为每方一小时,。如果没有特殊情况, 请求人将不获准保留超过半数的时间进行反驳。任何一方的请求均可提供听证会庭前会议, 双方可征求委员会关于合议组希望在听证会上处理问题的指导意见, 以及任何有待排除或删除的在审动议。

否决立案的决定

此次更新还巩固了关于在第二章第D节中描述的影响立案决定的因素的现有先例的若干来源。具体而言, 该更新注意到 SAS 研究所诉 Iancu 关于立案决定的影响, 并收集各种因素, 可能会影响委员会根据35§§ 314 (a)、324 (a) 和 325 (d) 条否决立案决定的裁量权。

结语

实践指南的更新对审判实践进行了几项重要的修改, 并应为将任何案件提交委员会的人所必须要阅读的。专利商标局宣布, 其“已选出对实践指南进行逐个分段、滚动的基础上的更新, 而不是针对当前实践指南的所有方面进行单一的综合更新”, 因此, 对实践指南的其他选定部分的进一步修订也在未来计划中。