美国最高法院颁布关于专利无效制度的新判例
——美国最高法院否定专利审判与上诉委员会就专利部分权利要求启动复审程序的惯例
作 者 | 冉瑞雪 黄胜 王俣 黄彩如 袁堃
科文顿·柏灵律师事务所
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2018年4月24日，美国最高法院就专利双方复审程序（inter partes review，“IPR”）作出重要判决，认定美国专利商标局下属的专利审判与上诉委员会（Patent Trial and Appeal Board ，“PTAB”）应该就申请人提起无效请求的所有专利权利要求启动IPR程序并作出裁决，而不是从中挑选部分专利权利要求启动IPR程序。
IPR程序是2011年《美国发明法》创设的一种专利无效程序，第三方可以根据专利缺乏新颖性或不构成专利法要求的非显而易见性提出无效申请，专利权人可以抗辩，双方进行有限度的证据开示，提交书面意见并有开庭审理及口头辩论程序。这种专利无效程序与欧洲多国以及中国的专利无效程序有一定相似性，体现了全球专利审判的趋同性。
前述美国最高法院案件源于SAS Institute, Inc. v. Complementsoft, LLC，也称“SAS案”。SAS针对ComplementSoft的软件专利（美国专利第7,110,936号）的所有16项专利权利要求提起IPR程序。PTAB选择其中的权利要求1以及3-10启动IPR程序，并最终认定权利要求4有效，权利要求1、3、 5-10都因显而易见而无效。SAS上诉至美国联邦巡回上诉法院，称PTAB应该就SAS提出专利无效请求的所有权利要求启动IPR程序并作出裁决。尽管美国联邦巡回上诉法院没有支持SAS的观点，但现在美国最高法院宣布支持SAS的观点，推翻下级巡回上诉法院的判决，将案件发回重审。
美国最高法院认为，关于IPR程序的法律明确支持了SAS的观点。根据《美国法典》[1]第35章第318节第（a）条，如果IPR程序已经启动且无效申请未被全部驳回，PTAB必须（shall）就申请人提出无效请求的所有 （any）专利权利要求的可专利性签发最终书面裁决。美国最高法院认为，“shall”一词表明该条款的要求是强制性的，PTAB不能自由裁量；而“any”一词表明PTAB应该就申请人提起专利无效请求的每一项权利要求发表意见。美国最高法院进一步认为，当法律的条文有明确规定时，行政机关应该遵守，而不是以自己的偏好代替。
从授权启动IPR程序的法条看，《美国法典》第35章第311节第（a）条规定申请人可以通过提交申请提起IPR程序。该条款并没有授权PTAB[2]自行决定启动IPR程序的权力。根据第312节第（a）条第（3）款，IPR程序依据申请人提交的申请书中所 描述的“受挑战的每一项专利权利要求”和“挑战每一项专利权利要求的依据”。这表明，国会设计该项制度时，选择由申请人，而非PTAB，确定IPR程序的审查范围。第314节第（b）条规定，PTAB依据申请书确定是否启动IPR程序。这意味着，PTAB仅有权决定“是否”启动，而申请书是其依据。也就是说，PTAB无权脱离申请书，基于自己的设想启动IPR程序。
第311节第（a）条规定，PTAB基于合理理由认定申请人就申请书提起挑战的专利权利要求至少有一项可能胜诉才决定启动IPR程序。美国最高法院认为，这说明只要申请人可能在一项专利权利要求上胜诉，PTAB就应该启动IPR程序，不用考虑其他专利权利要求，更不需要针对专利权利要求逐个立案（claim-by-claim institution）。
美国最高法院认为，其他关于IPR程序的规定也支持上述观点。例如，第316节第（a）条第（8）款规定专利权人有权针对申请书提交答辩。如果进入IPR程序的专利权利要求范围是由PTAB决定的，那国会没必要规定答辩需要针对申请书作出。
总之，SAS认为，PTAB决定采用IPR程序审理专利权利要求的数量少于提请PTAB裁决的权利要求数量，这一实践做法超出其法定权限。美国最高法院支持SAS的观点，认为PTAB应该就SAS提起无效请求的所有专利权利要求的可专利性问题发表意见。
值得一提的是，本次SAS案最高法院判决表决通过的比例为5:4，即四位大法官持有不同意见，反映了美国最高法院大法官内部对该问题存在相当分歧。此外，该判例还援引了美国最高法院于同日作出的另一起专利案件Oil States v. Greene's Energy，后者确认了PTAB认定专利无效的权力的合宪性。
为回应2018年4月24日美国最高法院上述权威判例指出的问题，美国专利商标局于4月26日颁布了临时指引。该指引明确规定，PTAB要么就全部被挑战的权利要求启动IPR程序，要么就不启动IPR程序；如果启动，PTAB会处理申请书中挑战的所有权利要求。
之前PTAB以“部分立案”（partially instituted）的方式简化IPR程序，美国最高法院对于SAS案的裁决直接否定了PTAB这种做法。此后，就相关的包含多个专利权利要求的IPR无效请求，PTAB要么是全部拒绝不予启动IPR程序，要么是对所有的受挑战权利要求启动IPR程序，再也无权仅就部分权利要求启动IPR程序。美国最高法院该判例作出后，PTAB需要处理更多专利权利要求的无效问题，可以预见，PTAB的工作量也会因此增多。
对专利权人而言，部分专利权利要求被PTAB自行决定不进入IPR程序而暂时避开无效挑战的好运也将到此为止。同时，当事人在IPR程序及其上诉程序上或需要花费更多的成本和时间，也会延长专利权人通过专利侵权诉讼获得救济的时间，不太利于专利诉讼的原告，但对专利诉讼中的被告较为有利。该判例对专利权人不太友好，可能将对专利权人带来潜在不利影响。此案也反映出美国最高法院近年来限制所谓专利权人滥用权利并将天平暂时稍微倾斜于被告的基本态度。例如，Alice案提高了挑战软件和商业方法专利有效性的成功几率。Octane案又提高了胜诉方获得律师费补偿的可能性。去年作出的TC Heartland案则限制了专利权人选择起诉法院的权利，Lexmark案确认了专利权的国内和国际权利用尽。SAS案体现了美国最高法院继续秉持该基本态度，这对经常在美国专利诉讼中作为被告的中国企业或是好消息。
从协调相关机构审理专利无效的角度而言，SAS案的权威判例具有重大意义。对于美国专利纠纷解决，专利权人往往同时提起联邦地区法院诉讼程序和美国国际贸易委员会（US International Trade Commission, “ITC”）的337调查。美国联邦法院和ITC都有权审理专利无效事宜。而美国专利审判和上诉委员会（PTAB）主管的IPR 程序又为专利无效提供了一个新的争议解决途径。显然，这就凸显了三个机构在专利无效审理上如何协调的问题。 因此，在创设IPR 程序之时，《美国发明法》确立了“禁止反言”（estoppel）原则。也就是说，如果PTAB作出了关于专利无效的最终书面裁决，在联邦地区法院诉讼程序或337调查等平行程序中，该IPR程序的申请人不得重复提出在IPR程序中已经提出的或合理认为本应提出的无效理由支持其专利无效抗辩。以上制度设计目的是以避免重复诉讼并节省诉讼资源。
在该判例之前，因为会有部分专利权利要求没有进入IPR程序而需要在专利侵权诉讼中继续由联邦地区法院处理，导致部分联邦地区法院可能不愿意中止相关专利诉讼程序。该判例作出后，相关联邦地区法院专利诉讼案件获批准中止的几率预计会有所提高，整体上会延长专利权人通过专利侵权诉讼获得救济的时间。相应地此案可能促使部分专利权人转向ITC请求337调查的救济，主要原因是ITC通常不会因为有平行的IPR程序而中止正在进行的337调查程序。因此，从律师实务角度，这一最高法院判例将对专利案件的整体策略思路产生实质影响。
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注释
[1] 《美国法典》是美国国会立法集。当一项法律通过后，美国国会会将相关内容编纂入《美国法典》。2011年《美国发明法》的内容已编入《美国法典》。
[2] 法条原文为授权予美国专利商标局局长（Director），但局长的相关权力实践中授权给PTAB行使。美国最高法院在该判决书中提到IPR程序时并用Director和PTAB。为避免混淆，本文中统一用PTAB。
