恒都show·案例 | 从“妙妙”撤三案件看，在类似商品上的使用，如何能维持商标在核定商品上的注册？

作者 | 王钰晴 北京恒都律师事务所

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最高人民法院在知识产权案件年度报告（2015年）中公布的（2015）知行字第255号关于第1688809号“B及图”商标撤销复审再审案件（下称“典型案件”）中明确：《商标法》第四十四条第（四）项“连续三年不使用”中的“使用”，应该理解为在核定商品上的使用，不应将在类似商品上的使用视为该条所称的“使用”；2016年北京市高级人民法院在《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中亦指出，只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，而在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效。

然而，在恒都代理的保定妙士乳业有限公司（下称妙士公司）第1415139号“妙妙”商标（下称诉争商标）两次撤销复审案件中，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）、商标评审委员会（下称商评委）、法院均根据在类似商品上的使用证据，最终维持了“妙妙”商标在核定商品上的注册。

一、案情简介

2010年8月与2014年6月，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（下称蒙牛公司）两次以连续三年未使用为由对妙士公司诉争商标提出撤销申请，诉争商标核定使用商品包括“无酒精果汁，乳酸饮料（果制品，非奶），水（饮料），水果饮料（不含酒精），可乐，汽水，乳清饮料，果汁”，妙士公司提交了大量在“乳酸菌饮料”上使用“妙妙”商标的证据。该案的争议焦点在于：妙士公司在“乳酸菌饮料”上使用“妙妙”商标，是否能据此维持诉争商标在核定使用商品上的注册。

蒙牛公司在该案中认为，妙士公司提交的在“乳酸菌饮料”上的使用证据不能维持诉争商标在核定使用的“乳酸饮料（果制品，非奶）”上的注册：首先，“乳酸菌饮料”应属于2907群组中的“牛奶饮料（以牛奶为主）”，而非3202群组的“乳酸饮料（果制品，非奶）”；其次，即使认定“乳酸菌饮料”与“乳酸饮料（果制品，非奶）”商品类似，根据最高院“典型案件”及北京市高级人民法院发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》，只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能维持诉争商标有效。

妙士公司认为，诉争商标在“乳酸菌饮料”上的使用证据能够维持诉争商标在核定使用的“乳酸饮料（果制品，非奶）”上的注册：其一，“乳酸菌饮料”并非以牛奶为主，故不属于2907群组的“牛奶饮料（以牛奶为主）”，而应将其划入与其最为接近的“乳酸饮料（果制品，非奶）”的范畴；其二，“乳酸菌饮料”并非《类似商品和服务区分表》中的规范商品，不应当适用最高人民法院（2015）知行字第255号判决以及北京市高级人民法院发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》关于类似商品上的使用不是对注册商标的使用的规则。

在经历商标局、商评委、北京市第一中级人民法院[1]、北京知识产权法院[2]、北京市高级人民法院[3]两轮程序后，诉争商标予以维持。

判决分析

在第二轮的审理中，北京知识产权法院在一审判决中首先提出，注册商标的专用权以核定使用的商品为限，非核定使用商品上的使用不是对该注册商标的使用，即使该实际使用的商品与核定使用的商品构成类似商品，也不会使消费者将该核定使用商品与该注册商标产生联系，从而发挥商标区别商品来源的作用，因此，不能据此维持该注册商标有效。

上述观点与最高法“典型案件”和北京市高级人民法院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》一致，由此可见，在撤三案件中，类似商品上的使用不能被认定为诉争商标在核定商品上的使用，不能据此维持商标注册是原则。

但是，有原则即存在例外。

在该案中，第一，妙士公司申请诉争商标的时间为1999年1月14日，当时及至今《类似商品和服务区分表》都不包含“乳酸菌饮料”这一商品名称，仅有“乳酸饮料（果制品，非奶）”，妙士公司无法通过商标注册制度实现在“乳酸菌饮料”商品上的商标注册；第二，在诉争商标申请时直至该案纠纷发生时，商标局依然没有对“乳酸饮料（果制品，非奶）”的含义作出明确解释和定义；第三，妙士公司在“乳酸菌饮料”上使用诉争商标，亦能够证明其具有实际使用诉争商标的意图，而非垄断商标符号资源。

因此，法院经审理认为，基于该案诉争商标申请时（1999年1月14日），我国《类似商品和服务区分表》中只有“乳酸饮料（果制品、非奶）”，并不存在“乳酸菌饮料”，且“乳酸菌饮料”与“乳酸饮料（果制品、非奶）”在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面高度重合，故“乳酸菌饮料”与“乳酸饮料（果制品、非奶）”属于类似商品，诉争商标在“乳酸菌饮料”上的使用，可视为在核定使用的“乳酸饮料（果制品、非奶）”商品上的使用。

恒都观点

从“妙妙”撤三案件来看，撤三案件中提供商标使用证据，在使用的商品方面需要注意：

其一，提供使用证据应当以核定使用的商品为限。由于最高院“典型案件”和北京市高级人民法院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》的出台，在目前的司法实践中，如提供规范商品且非商标核定使用的商品上的使用证据，不能因该商品与核定商品类似，维持商标在核定商品上的注册，但在核定使用的一种商品上的使用，可以维持在与该商品类似的其他核定商品上的注册。故在提交使用证据时，需要尽可能提供在核定使用商品上的证据。

其二，针对核定使用商品系《类似商品和服务区分表》中的规范商品，实际使用商品并非《类似商品和服务区分表》中规范商品的情况：这类情形不适用最高院“典型案件”及北京市高级人民法院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》关于类似商品上的使用不是对注册商标的使用的规则。因此，在提供实际使用商品的生产、销售、宣传等证据的基础上，这类案件的重点与难点在于证明实际使用商品与核定使用商品为类似商品，或实际使用商品属于核定使用商品中的一种。

注 释：

[1]（2014）一中知行初字第6443号行政判决书

[2]（2016）京73行初3143号行政判决书

[3]（2015）高行（知）终字第4447号行政裁定书、（2017）京行终1396号行政判决书