美国最高法院确认秘密销售可导致专利无效
作 者
闻宁阁（Aaron Wininger）
Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.
翻 译
吴 侠 超凡知识产权
2019年1月22日，在Helsinn Healthcare S.A., Petitioner v.Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al.（17-1229）判决中，美国最高法院裁定，在商业出售行为中，即使第三方对发明内容具有保密义务也有可能构成“销售门槛”（on-sale bar）。销售门槛是指在提交专利申请一年之前销售发明，则这种销售可以构成现有技术并且使任何所得专利无效。该定义不仅适用于美国发明法案（AIA）生效前，也在AIA实施后有效，因为国会在AIA中重新使用了相同的“销售”（on sale）用词。AIA增加“以其他方式向公众提供”并未改变其定义。
申请人Helsinn Healthcare S. A.（Helsinn）是一家瑞士制药公司，生产含有化学帕洛诺司琼的药物，可治疗化疗引起的恶心和呕吐。Helsinn与明尼苏达州制药公司MGI Pharma, Inc.（MGI）达成协议，让MGI在美国销售该产品。协议要求MGI对任何专利信息都应保密。Helsinn和MGI随后公开宣布了这些协议，但没有公开特定的剂量配方，而这些配方是后来提交的专利申请的保护主题。
在协议和公告公布近两年后，Helsinn提交了一份临时申请，并最终提交了一份非临时专利申请，要求临时申请的优先权，该临时申请包含在5毫升溶液中加入0.25毫克固定剂量的帕洛诺司琼。该非临时专利申请获得授权成为美国专利US 8,598,219。基于此项专利，Helsinn起诉被告Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.和Teva Pharmaceuticals USA, Inc.（Teva）侵犯专利权。
Teva主张，基于销售门槛，该专利无效。相关法规规定：“除非要求保护的发明已经授予专利、在印刷出版物中描述、或公开使用、出售或在有效申请日之前处于公众可获知的状态，否则有权获得专利……”申请人自己的披露享有一年宽限期。
地方法院裁定，销售门槛不适用，因为所要求保护的发明不能被公众获知。但是联邦巡回法院撤销了该决定，因为既然Helsinn和MGI之间的销售是公开披露的，销售门槛应当适用。最高法院支持了联邦巡回法院的意见。
最高法院说，“如果‘在美国申请专利之日前一年以上’，‘该发明……销售’于美国境内，则专利法在AIA之前立即生效从而阻止某人获得专利。与此相关的AIA保留了销售门槛并增加了‘或以其他方式向公众提供（or otherwise available to the public）’的短语。”最高法院认为“或以其他方式向公众提供”并未改变销售门槛的含义。也就是说，已制定的前AIA法没有改变。保密销售仍然属于现有技术。
因此，申请人应知晓门槛日期，并确保在任何公开披露的一年宽限期内及时提交申请，所述公开披露包括不公开实际发明内容的销售或许诺销售。
另见：
美最高法院：专利申请前秘密销售仍满足“销售阻拦”而使专利无效（附判决）
