USPTO关于“Reasons for Allowance”的规定和实践简介

作者 | 知本村长 欧阳石文     

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USPTO提高专利质量的举措之一，提高通知书的清楚性和说理性，更具体的一个措施是--允许的理由(reasons for allowance)（下面改成更通俗或符合中文习惯的表述，即授权理由）。这是USPTO的一个特别的审查措施，其不仅有利于提高专利审查质量或专利质量，而且还可能有减轻专利诉讼的作用。故本文对其进行简要介绍，以期能够更好的理解USPTO专利审查过程，或者有所借鉴。

一、提供授权理由的基本规定

总体来说，授权理由是审查员认为请求保护的发明可专利性的解释性陈述，但更明确的说，其是审查员针对权利要求的创造性被承认的解释。并且在后续司法程度中，法院有时确实也考虑过审查员撰写的允许的理由，因而这样更清楚的审查记录有利于法院和公众对授权专利稳定性的评估。

根据37 C.F.R. 1.104(e)对审查的本质规定：

“如果审查员认为审查过程作为整体还不足以清晰地给出其允许权利要求的理由，应撰写允许的理由（即授权理由）……。37 C.F.R. 1.104(e)的主要目的之一是提高授权专利的质量和可靠性，其通过尽可能合理的清楚反映专利申请被授权的理由的完整的审查历史来实现。

这些信息有利于专利权人和公众对专利权的范围和稳定性进行评估，因而有可能避免或简轻专利诉讼。”

Rule 1.104(e)是基于审查员的权威性，以向专利申请人或专利权人提供针对审查员的该种陈述进行评论的机会。撰写授权理由并不是强制性的，但是为了使专利申请的审查历史自身即可表明授权理由，审查员有义务尽其职责对公众负责，确保审查历史尽可能的完整。

二、何种情况需要撰写授权理由

根据规定，审查员需要根据审查记录来个案确定是否需要额外提供授权理由陈述。通常情况下，审查员的通知书和申请人的答复基本能够表明授权的理由。例如审查员提出拒绝的理由后，申请人提供了清楚的能够授权的反驳性意见陈述，此时没有必要额外提供授权的理由。相反，如果审批过程不能明确呈现为何能够授权，则应当提供明确具体的授权理由。

在下述情况下（但不局限于这些），需要撰写授权理由并保存于审查档案中：

- 权利要求被授权是基于多种争辩点和/或书面陈述中的一个（或几个）理由，在授权理由中有必要指出哪些具有说服力。

- 一次授权，对于非继续申请，其与所引用的现有技术非常接近，并且其区别在其他地方没有讨论过；对于继续申请，其授权的理由在母案的审查记录或初始提交的文件中尚不清晰。

- 并非基于申请人提出的争辩理由而撤回拒绝理由的，例如申请人的争辩不具说服力，而审查员意识到更强有力的理由而撤回拒绝理由的情形。

- 基于专利审判及上诉委员的发回重审后授权的。

- 新发现与权利要求非常接近的现有技术，但权利要求相对于它们仍具有可专利性，这可以是申请人发现和引用的现有技术（但没有讨论过），或者是审查员发现和引用的现有技术。

- 基于不太明显的权利要求解释而授权的，例如基于之前并没有提及的112(f)的解释，例如产品权利要求中的方法限定导致可授权，或方法权利要求中的产品限定导致可授权，权利要求前序部分或功能性语言导致可授权等。

- 基于联邦巡回上诉法院或哥伦比亚地区的地方法院的决定而授权的。

- 相应的PCT申请的检索报告中引用了X和/或Y对比文件，审查员认为权利要求相对这些对比文件具有可专利性，但授权理由基于审查过程还不够清晰的。

- 如果审查档案能够表明授权理由，但审查员认为具体理由不够清晰（如通过整体审查历史），以致于需要额外的对授权理由进行整理的。

三、授权理由陈述的撰写要求

通常授权理由陈述至少应包括如下内容：权利要求相对于引用的现有技术的主要区别；该区别为什么能使发明相对于现有技术具有可专利性；以及其他不涉及现有技术的某些争议被克服的理由，例如为何基于35 USC 112或101的拒绝理由被克服和撤销。

具体来说，合适的授权理由陈述(MPEP 1302.14, III)要求：阐明被允许的权利要求清楚存在的具体限定为何不能由现有技术教导和/或暗示得到；阐明与权利要求范围相称的被授权理由。特别注意的是，当审查员在陈述具体理由时，需确保这些理由是准确的，避免对权利要求作出过大或过窄的不当解释。如果有多个独立权利要求，每个独立权利要求被授权理由都不相同，则应分别予以说明。但也不需要将所有的理由进行详细描述，只要陈述最主要或最重要的授权理由即可，如果有多个授权理由，表述时需要准确区分。例如，可这样写：“权利要求可以授权的主要理由是权利要求中包含***限定并没有被现有技术公开”，然后再给出必要的具体说明。应当避免采用没有实际意义和信息描述的套话。审查员提供的授权理由与包括在审查员的审查意见中，以及申请人答复中表明有理由授权的陈述具有等同性。

不合适的授权理由陈述(MPEP 1302.14, IV)，主要是：泛泛的针对权利要求的限定，但没有具体针对至少一个独立权利要求；仅简单重复权利要求的文字；宽泛提及申请人的争辩，而不具体的指出具有说服力的争论点，而实际上是需要依赖于其中的主要的或重要的具有说服力的争论点。

四、授权理由陈述的具体例子

下面给出一些授权理由撰写合适和不合适的具体例子。

1、合适的例子

(1) 权利要求可授权的最主要理由是所有权利要求中都包含0.03-0.05%的镍。申请人在实施例5中的陈述表明在权利要求限定的范围内获得了预料不到的技术效果。

(2) 经过与申请人的代理人***先生在2014年6月5日和9月5日两次电话会晤，审查员认为申请人关于设置栅格组件的理由具有说服力，但他指出申请人并没有在权利要求中将该组件纳入反应器中。因此，同意申请人进行修改。

(3) 权利要求被认为相对于US3953224是非显而易见的。权利要求中包括隔挡装置12，其在抽提塔中的有效长度可变化，以优化并控制抽提工艺。

(4) 经过重新考虑，申请享有在先申请*****的有效申请日，因而撤销相对于比利时第757246号专利提出的新颖性和创造性拒绝理由。

(5) 申请可授权是基于联邦巡回上诉法院的判决***的第*页中的阐述，其以引用的方式纳入此处；其中正如申诉人在第*页中所提出的争辩，请求保护的发明要求只有一个管状部件，而最接近的现有技术要求多个管状部件的组合件，因而没有教导或暗示请求保护的发明。

2、不合适的例子

(1) 三个耦联的滚轧中，上部滚轧36可根据压力来调节以相对于两个下部的滚轧旋转（注意：如果没有进一步的解释，则该陈述的含义尚不明确）。

(2) 这些权利要求主要的授权理由见申请人在上诉书中的陈述。

(3) 权利要求1至6被认为具备新颖性和非显而易见性而可以授权。

(4) 审查员给出与可授权理由没有直接关联的陈述，例如：权利要求1和2相对于现有技术可授权。如果申请人得知更接近的现有技术，则应当提供给审查员；某文献披露了与本申请中相似的发明，然而进行权利要求对比表明并不影响本发明的授权。

五、关于提供时机

大多数情况下，审查员是在决定授权时才需要提供授权理由。这种情况下，审查员应当检查表格PTOL-37的对应栏目和附加包括审查员陈述授权理由的附页。附页应当明确申请号和清晰标明“授权理由陈述”。最好在缴纳授权费用通知的同时提供以避免影响审查进程，无论如何不应当晚于申请人缴纳费用的时候。申请人没有对审查员的陈述发表意见并不构成默认。当然，申请人也可以表达其不同意审查员作出的授权理由。申请人若对审查员的授权理由提供陈述意见，应当不晚于缴纳授权费用时，以免影响进程。该陈述意见应当明确标明“关于对授权理由的意见”。由于此时案卷不再返回给审查员，因此审查员没有对申请人的陈述进行回复，也不构成审查员的同意或默认。当然审查员对申请人的陈述可以发表意见，但并不是强制的。

此外，审查员陈述的授权理由是审批历史中的重要组成部分。这是审查员个人关于权利要求为何能够授权的观点，因而审查员的陈述并不适用禁止反悔原则，只有申请人的陈述才可能适用禁止反悔原则。

主要参考文献：

HTTP://WWW.BITLAW.COM/SOURCE/MPEP/1302_14.HTML