关于商标法修改的十六条建议（上）

作者 | 王朝阳 北京致铭知识产权代理有限公司

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编者按：

日前，商标局对外公布了《商标局关于征求商标法修改意见的公告》，该公告显示，为切实提高商标知识产权审查质量和审查效率，商标局将启动商标法修改工作。为了广泛听取社会公众意见，进一步提高立法质量，形成符合新时代要求的商标法修改草案，现向社会公开征求意见。

为此，在商标的注册申请及保护方面具有丰富的理论知识及实践经验的北京致铭知识产权代理有限公司王朝阳律师，从关于审理时限的问题、关于商标异议人“主体资格审查”的问题、对于商标注册或商标注册申请应允许主动分割等16个方面提出了自己的意见。因篇幅原因，知产力将分上下两篇刊发该文，以飨读者。

1

关于审理时限的问题

目前商标法对于商标注册申请及与商标确权有关的一些申请事项（如：商标驳回复审、异议、异议复审、无效宣告请求、撤三）设定了审理的期限。这些期限的设置对于督促商标局或商评委加快审查进度发挥了积极的作用，但也给相关当事带来了不便。比如在商标注册申请驳回复审中，如果引证商标已被申请撤三，在商标法于2013年修改前，商评委很可能会暂停复审，待对于引证商标的撤三的申请审结后再进行复审；而商标法于2013年修改后，商评委在多数情况下不再暂停复审，使得一些引证商标由于未使用可以成功撤销而本来应该能够获得注册的在后商标最终由于输掉了与时间的赛跑而申请失败。

因此，建议修改商标法时取消对于审查时限的规定。如果不能取消，则建议加上因申请人以合理的理由请求暂停审理的，可以暂停审理，暂停审理的期间不计入审理期限的规定。

对各类商标申请事项规定审理期限的规定，是出于保护申请人利益的目的。因此，如果暂停审理、延长审理期限能更好地保护申请人的利益，则理应同意暂停审理、延长审理期限，而不应本末倒置，以商标法对于审理期限有规定而拒绝应申请人的请求暂停审理、延长审理期限。

2

关于商标异议人“主体资格审查”的问题

现行《商标法》第三十三条规定：

“对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。”

《商标法实施条例》第二十四条第一款规定：

“对商标局初步审定予以公告的商标提出异议的，异议人应当向商标局提交下列商标异议材料一式两份并标明正、副本：（一）商标异议申请书；（二）异议人的身份证明；（三）以违反商标法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定为由提出异议的，异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明。”

《商标法实施条例》第二十七条第二款规定：

“当事人需要在提出异议申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在商标异议申请书或者答辩书中声明，并自提交商标异议申请书或者答辩书之日起3个月内提交；期满未提交的，视为当事人放弃补充有关证据材料。但是，在期满后生成或者当事人有其他正当理由未能在期满前提交的证据，在期满后提交的，商标局将证据交对方当事人并质证后可以采信。”

目前，有不少商标异议由于未在提交异议申请时提供异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明而被商标局不予受理，尤其是基于商标法第三十二条主张商标在先使用并有一定影响或是被异议商标侵犯异议人其它现有在先权利的。在这些不予受理的异议申请中，一部分是在《商标法实施条例》第二十七条第二款规定的三个月补交证据材料的期间内补交了证据材料的，因而收到不予受理通知的异议人有些会选择申辨针对这种情况不应不予受理，因为该条规定使用的“应当向商标局提交”，并非“同时提交”，其立法意图是强调异议人在整个异议提交阶段，完成上述列举材料的提交，而非刻意强调必须在提交申请书的同时提交，否则，《商标法实施条例》第二十七条第二款的规定将没有意义。

对此，笔者个人的看法是：根据该规定，在理解《商标法实施条例》第二十四条第（三）项规定的“异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明”时，其应当是指能够证明异议人享有商标先用权的有关证据，其不同于根据《商标法》第三十条申请异议，仅提供引证商标注册证，既可证明异议人具有主体资格，也具有明确的事实依据。而根据《商标法》第三十二条申请异议时，异议人若要证明自己具有主体资格，就必须提供在先使用商标的证据，而审查员只有在看到该证据时，才能判断异议人是否具有主体资格。商标先用权要对抗在后商标注册，需要同时满足在先使用、正当使用、有一定的影响、被异议人采取不正当手段抢注等诸多要件，要求当事人在三个月的异议期内收集完整的证明，举证负担过高，极其不利于权利人及时有效维权。故此，《商标法实施条例》第二十七条第二款，便是从法律制度设计上给予其补充保护，这也是立法的初衷和本意。因此，商标局在对根据《商标法》第三十二条为由申请异议的案件进行审查时，尤其是其在申请书中已明确声明要求补充有关证据材料的，应当给足异议人补充证据的期限，再行审查。否则，既不利于商标先用权人及时有效维权，同时也人为的增加了权利人的维权程序，浪费行政、司法资源，增加权利人的维权成本。

对于上述的见解，商标局则声称“我局在形式审查中并不需要在先权利可以得到实体支持的大量证据，而仅需要在先权利的少量证据以及此在先权利归属于异议人的证据”、“可以补充提交的证据，仅限于影响异议实体审查结论的证据，不包括主体资格证据”。对于商标局的这些说法，本人不太认同。因为《商标法实施条例》第二十七条第二款规定：“当事人需要在提出异议申请或者答辩后补充有关证据材料的，应当在商标异议申请书或者答辩书中声明，并自提交商标异议申请书或者答辩书之日起3个月内提交”。根据该条款中规定，当事人在提交的异议申请书中声明补充有关证据材料的，就享有3个月的补充证据期限。该条款并未对可以补充的证据材料进行分类，明确划分哪些证据可以补充，哪些证据不能补充，因此，商标局所称的的说法并无法律规定。

同时， “少量证据”的说法主观性过强。何为“少量证据”？无法进行有效衡量，每个人对其理解各异，缺乏可操作性和可执行性。另外，商标局这一说法并无明文的法律规定，也未以公文的形式对外公示，缺乏公信力。

目前商标局的上述做法，会造成商标局形式审查人员的工作职权与实质审查人员的工作相混同，以形式审查替代实质审查，赋予形审人员以过大的权力，从而使商标异议的审查充满了不确定性与不可预见性，剥夺了法律赋予异议申请人的三个月的补交证据材料的期限。

因此，笔者建议：在此次商标修改时，应明确认可现行《商标法实施条例》第二十七条第二款规定的可以于异议申请提交之日起3个月内补充提交的证据应该包括以违反现行《商标法》第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定为由提出异议的，异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明。

3

对于商标注册或商标注册申请应允许主动分割

根据现行商标法，只有当商标注册申请被部分驳回而申请人选择向商标评审委员会提交复审申请时，申请人才被允许对商标申请进行分割，将已经初步核准注册的部分分割出来，使已经初步核准注册的部分能够被尽快公告。但是，现实中，商标所有人存在着主动对商标注册或商标注册申请进行分割的实际需求。因为对于一标多类的商标注册，其所有人有时希望将其中部分类别转让给他人而自己保留另一部分类别的注册/注册申请，甚至在一标一类的注册中，所有人也可能希望将一部分商品上的注册/注册申请保留自己手中而将其余的转让给他人。但目前在现行商标法下，由于不允许对于商标注册或商标注册申请主动进行分割，上述的想法就无法实现。商标所有人之能在转让全部注册或根本不转让之间进行选择。这种做法障碍了商标注册或商标注册申请人处分自己民事权利的能力。

目前 ，允许商标所有人主动对商标注册或商标注册申请进行分割是国际通行做法。

因此，建议此次修改商标法时加入允许商标所有人主动对商标注册或商标注册申请进行分割的内容。

4

因为三年不使用而被撤销的商标注册不应再成为他人相同或类似商标注册的障碍

根据现行商标法，因为三年不使用而被撤销的商标注册在其被撤销后的一年内仍然构成他人相同或类似商标注册的障碍。这种规定非常令人费解。实事上，在商标法于2013年修改前，上述情况是不构成障碍的，只有期满未续展的商标注册才在失效后的一年内妨碍在后商标的注册。但2013年修改商标法时，又将这种分别取消了，因此，因三年不使用而被撤销的商标注册就与因未续展而失效的商标注册同样对待，在注册失效后的一年内他人相同或类似商标仍不能获得注册。

因未续展而失效的商标注册在注册失效后的一年内，他人相同或类似商标不能允许注册的规定，我们理解是出于保护公众的目的，是为了防止消费者将在后商标与已失效的注册商标混淆，从而损害消费者利益。因此，只有当已失效的注册商标丧失专用权一年以上，换句话说就是其市场影响力消失一年以上（极端情况下已失效的注册商标仍可以在市场上使用，但通常下注册商标失效可以与商标退出市场划等号）的情况下，允许在后商标注册才能确保消费者不发生混淆。但对于因三年未使用而被撤销注册的商标而言，由于撤三申请至少需要一年左右的审理时间，那么从该商标注册被撤销之日的至少前四年内，消费者实际是与该商标相隔离的，那么在其被撤销之日起再多给消费者一年的时间隔离，一共需要四年才能避免在后注册的商标与其相混淆吗？如果因未续展而失效的注册商标只需要一年就能消除混淆的风险，为什么因三年未使用而被撤销注册的商标就需要四年才能消除这种风险呢？这种逻辑是说不通的。

因此，笔者建议：在此次修改商标法的时候，恢复2013年修改前的商标法的相关内容，确认因三年未使用而被撤销的注册从撤销生效日起即不再构成在后商标注册的障碍。

5

修改现行商标法第四十五条的内容

现行商标法第四十五条规定：

违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该商标注册无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

从商标法的实践来看，上述规定存在诸多不合理的地方。比如涉及第三十二条的在先权利，如果无效宣告请求人主张的在先权利是姓名权或肖像权，比如对于已经注册超过五年的福建乔丹商标注册，即使球星迈克尔·乔丹以侵犯姓名权为由提出无效宣告请求，在现行商标法下也无法撤销福建乔丹商标的注册。但是，姓名权是一种人身权，未经允许将他人姓名当作商标使用就是一种侵害人身权的行为。从道理上讲，对人身权进行持续侵害行为的救济不应设定一个期限。另外，在涉及现行商标法第十五条时，如果在代理人与委托人之间已经签订代理合同，规定了商标权由委托人保有，或者虽然未规定商标权的处分，但规定授予代理人一定的代理权限，而其他未授予的一切权利由委托人保有，那么在代理人未经允许将委托人的商标或类似的商标擅自注册且注册超过五年的情况下，根据现行商标法，委托人可能仍然无法依据合约的规定使代理人的注册被宣告无效。

因此，笔者建议：修改现行商标法第四十五条，使违反现行商标法第十五条、第三十二条规定的商标注册在其注册后的任何时间，在先权利人或者利害关系人均可以请求商标评审委员会宣告该商标注册无效。

6

在商标法中明确承认共存同意书的效力

对于在先商标所有人出具的共存同意书的情况下是否可以允许被驳回而申请复审的在后商标注册的问题，现行商标法并未涉及。因此，共存同意书的效力就处于一个十分尴尬的地位。目前，可以确定只是负责审理商标注册申请驳回复审的审查员或法院的法官会对共存同意书加以考虑，但是否同意共存则要视被驳回商标与引证的在先商标的相似程度而定。

商标的使用与注册不完全是一个私权范畴，而是有公共利益的因素需要考虑。如果完全一样或几乎完全一样的两个商标由不同的人所有而又在市场上共存的话，必然会引起关于商品来源的混淆。因此，如果规定即使在先商标人出具了共存同意书允许在后的商标与其在先商标共存，也不应允许完全相同或几乎相同的在后的商标注册，这种规定是完全正确的，因而也是完全可以接受的。但是，如果在后商标与在先商标之间存在着较易为相关公众识别的差别，而在先商标所有人又为在后商标出具了共存同意书，那么审查人员仍以保护消费者的利益为由而拒绝在后商标的注册就显得难以理解了。因为，在现实中，如果在后商标已经获得了在先商标所有人的共存同意书，那么即使在后商标未注册，也仍然可以在市场上使用而没有被控商标侵权的风险。即使有个别消费者真得因混淆而误购了使用在后商标的商品当作使用在先商标的商品，那么根据现行各种法律，消费者也不太可能就这种误认与误购而成功地向任何人请求赔偿，包括在先商标所有人及在后商标所有人。那么在这种情况下，商标审查人员或者法官想保护消费者的初衷在技术上如何能够实现呢？如果在技术不太可能实现保护消费者利益的目的，而在先商标所有人已经给出了在后商标的使用不太可能造成实际混淆的判断，为什么商标审查人员或者法官要拒绝在后商标的注册呢？从法律经济学的角度分析，这种形为只能是经济上的净损失而不可能有任何收益。

因此，笔者建议：除非两个商标完全一样或几乎完全一样，否则在先商标所有人出具的共存同意书的情况下，在商标注册申请的过程中，在后商标应被允许与在先商标共存。

7

修改现行商标法第十一条，取消商品通用名称、图形、型号经过使用取得显著特征并便于识别的，可以作为商标注册的规定

《商标法》第十一条：

下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

上述规定中涉及商品的通用名称、图形、型号的，本人认为有较大问题。因为商品的通用名称无论如何不可能具务区分商品来源的作用，即使其被当作商标使用再长时间，花了再多的力气进行宣传，也不可能改变其通用通用名称、图形、型号的性质。因此，在这些名称、图形、型号仍属于通用的情况下，无论如何也不应允许其注册。如果起初是通用名称，而后来由于市场的原因，最初的通用名称变成仅被一家市场主体使用或由该唯一的市场主体授权别人使用，而其他市场主体在经营这个最初的通用名称、图形、型号所对应的产品时会使用其他的产品名称、图形、型号，那么这个时候最初的通用名称、图形、型号就变得不再是通用名称、图形、型号了，而变成了一个能够区分商品来源的标志。在这种情况下，也就没有必要为这一小部分名称、图形、型号单独准备一个法条，对于这些标识的审查完全可以适用商标法的其他条款包括第九条、第十一条第一款（二）、第十一条第二款。

因此，建议删除商标法的上述内容。

8

修改商标注册申请及转让申请不予受理的规定

现行商标法下，对于商标注册申请，规定：

手续不齐备、未按照规定填写申请文件或未缴纳费用的，商标局不予受理”、“申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正，限其自收到通知之日起30日内，按照指定内容补正并交回商标局。在规定的期限内补正并交回商标局的，保留申请日期；期满未补正的或者不按要求进行补正的，商标局不予受理并书面通知申请人。

对于商标转让申请，虽然法条中没有明确说明，但在商标局的审查实践中也会因为类似于上述注册申请所规定的不予受理的情形而做出不予受理的决定。

在实践中，上述的做法给申请人带来了极大的困扰。因为商标局在其审查实践中并未在“手续不齐备、未按照规定填写申请文件或未缴纳费用的，商标局不予受理”及“申请手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的，商标局通知申请人予以补正”这两种做法之间划出明确的界限。因此，当一个申请中出现了哪怕只有一处最微小的错误（比如说将一个外国商标申请人的中文名称与英文名称位置填写反了，即二者互换了位置，在该填写中文名称的地方填写了英文名称，而该填写英文名称的地方填写了中文名称，或者甚至商标代理委托书中未填写日期、外国申请人主体资格证明的中文翻译上直接使用申请人的外文名称而未将其译成中文这样微小的缺陷），或者是商标代理机构在商标局的账户上的官费存款余额不够交纳申请官费, 就有可能导致申请被直接不予受理。而究竟在什么情况下出现小失误的申请可以被视为“手续基本齐备或者申请文件基本符合规定，但是需要补正的”则完全没有任何成文的规章可循，一切听天由命。

更让人难以接受的是，一旦申请被不予受理，最初提交的申请文件商标局不会退还给申请人。

对于商标注册申请而言，本来初审的时间就长，不予受理通知往往也需要一个月左右长能发。一个商标在申请提交一个月左右以后收到不予受理通知，申请人不得不重新提交申请，这不单单是增加了申请人以及代理人的时间负担，需要重新准备文件，并使其注册的过程至少延后一个月左右。更可怕的是有可能被他人在这个时间的空档中提交了相同或者类似的商标，从而使最早提交申请而遭遇了不予受理的申请人失去商标注册的机会。

对于商标转让申请而言，往往转让人在向受让人交付了转让申请文件（包括商标转让申请书、商标代理委托书及受让人主体资格证明以后，受让人的义务就算完成了，受让人应付的转让费也会全部或部分付给转让人。在转让申请不予受理后，已经提交的转让文件也不再退出，因此为了实现转让的目的，受让人就不得不再与转让人接洽，由转让人配合，再提供一套转让文件。此时转让人如果配合还算好，但往往一套文件重新准备下来，少则十天半月，多则一年半载，转让的时间就拖延了。而如果转让人不配合，事情就会变得很复杂了。

商标局目前的上述做法确实存在着明显的弊端。因此，笔者建议：在商标注册申请及商标转让申请中取消不予受理这一程序。或者，将适用不予受理这一程序的情况加以明确的限定。笔者个人认为只有在极少的情况下，比如将商标法明确规定不能注册为商标的客体如单一颜色或气味等提交注册申请，获是将已经失效的商标作为转让申请的客体，或是申请转让的转让人并非商标注册的注册人都有限情况下，才应启动不予受理程序。

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