万慧达观察 | 自行改变注册商标撤销机制检讨

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作 者 | 何为  万慧达北翔知识产权集团

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

《商标法》第49条第一款规定“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”由此观之，商标权人在实际使用注册商标时应与其注册的商标一致，自行改变注册商标的形式可能会导致承担责令限期改正乃至注册商标被撤销的行政责任。

然而，经笔者查询，虽然早在1982年的首次《商标法》立法中就引入了对自行改变注册商标的责任的类似规定，地方工商也曾多次针对自行改变注册商标的行为出具限期责令整改的决定，但直到现在，尚无一起因自行改变注册商标而被商标局撤销商标注册的案例。这在一定程度上反映了针对本条款的理解和适用上还存在一些不明确的地方，下面笔者将围绕这一条款的立法目的、该条适用条件、该条与其他法条的衔接等方面对本条款进行全面的解读。

一、《商标法》为何要限制注册商标的变形使用？      

商标权作为一种禁用权其主要目的是为了禁止他人在相同类似商品/服务上使用与注册商标相同类似的商标，而不是限定商标权人的具体使用行为。实际上，只要不侵犯他人的权利，商业主体有自由选择使用任何商标的权利，例如未注册商标；如果涉及侵犯他人的权利，如外观专利权、企业名称权等，即使该商标已获准注册，他人仍能依据其相关的权利禁止该商标的使用。从这个意义上来讲，似乎额外在商标管理制度上限制商标权人如何使用其注册商标并无必要。

然而，任何一种法律制度的确立都不能脱离其具体的时代和立法背景去孤立看待。笔者认为可以从如下几个方面对这个制度进行理解。首先，从立法背景上，早期1983年商标法立法存在一些行政许可的痕迹，即将商标的核准作为一种特殊的“许可”而对其使用进行管理，如禁止自行转让注册商标以及对注册商标产品的具体质量要求（禁止粗制滥造、以次充好和欺骗消费者）。相应地，要求注册商标完全按照被“许可”的内容去使用也成为自然而然的选择。

其次，从立法结构上看，历代《商标法》均将自行改变注册商标行为与连续三年停止使用行为并列为该条款的禁止行为，这反映了立法者认为这两种行为系同一种类的行为。商标的撤三制度是为了清除闲置不用的“死亡商标”，为具有真实善意注册使用意图的市场主体扫清障碍。而自行改变注册商标的行为也可以理解为是另外对已注册商标的一种特殊“闲置”。

最重要的是，从现行《商标法》的立法目的上来看，对自行改变注册商标的限制是新的市场环境下诚实信用原则的具体体现，仍具有现实意义。根据现行《商标法》第七条，商标管理制度的目的是为了“制止欺骗消费者的行为”。特别值得注意的是，2013年《商标法》特别在第七条中明确引入了“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”作为商标管理制度的指导思想。与之相应的是在具体商标管理制度的修订中，现行商标法摒弃了“行政许可”色彩浓重的规定，如对自行转让注册商标的禁止以及对注册商标产品的具体质量要求，但仍然保留了对自行改变注册商标的限制。

从这个意义上看，该条款所针对的客体可以更进一步诠释为违反诚实信用原则足以欺骗消费者的自行改变注册商标的行为。结合笔者的实践举例来讲，第594584号注册商标（图一）于1992年注册，原注册人在当时并未显示明显的恶意。然而，该商标后来几经转让，在实际使用中均出现自行改变注册商标以达到依傍其他权利人具有极高著名度商标、欺骗消费者的现象。

图一

虽然权利人通过侵权民事诉讼及工商查处对改变注册商标的行为进行了一定程度上的打击，但却面临这一个尴尬的困境：一方面，每当一种改变注册商标的形式被认定为侵权，对方总能基于原注册商标衍生出新的改变形态，并基于原注册商标进行抗辩，给权利人新一轮的维权造成困难；另一方面，由于原注册商标与权利人商标具有一定的差异且注册日期较早，权利人无法通过无效宣告程序撤销原注册商标。

可以发现，在随后使用中，原注册商标彻底沦为制造用以欺骗消费者的变形商标的工具，在这种情况下能够通过商标管理制度对这种违反诚实信用原则的使用行为予以彻底规制则具有了迫切的现实意义。

二、如何理解“商标注册人”的使用

2013年修改的《商标法》将禁止的自行改变注册商标行为的主体限定为商标注册人，故判断某一使用行为系商标注册人的使用行为成为适用该条款前提条件。笔者认为这里对“商标注册人”的使用应做广义理解，即不仅包括商标注册人自己的使用，也应该包括许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用。其理由如下：

一方面，商标注册人的授权行为以及其他不违背商标权人意志的使用本质上是对商标注册人商标使用意志的具体体现，属于商标注册人可以控制的范围。如果机械的认为必须限定为商标注册人自己的使用，在如今许多商标权人不自己使用商标仅进行授权使用的市场环境下，就会出现因商标使用方式的不同而承担不同的商标使用管理责任的结果，这显然不是这个条款设立的本意。

另一方面，比照三年不使用行为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款规定“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。”鉴于三年不使用行为与自行改变注册商标行为系《商标法》49条中并行规制的两个商标使用行为，且在历代《商标法》中更是直接被作为同一规定下的具体行为并排罗列，故在没有特别立法或司法解释的情况下，没有理由能够得出两者对商标使用范围的界定有所不同。

当然，对于商标注册人能举证证明其明确要求被授权方或他人规范使用商标，而被授权方或他人违背商标注册人的意图自行改变注册商标的情况，则应另当别论。

三、如何认定构成“改变注册商标”

《商标法》及相关《商标法实施条例》并未对改变注册商标给予明确的定义，所以在认定是否构成“改变注册商标”缺乏通行的规范。在实践中，商标权人往往因为各种因素（地域、时间、特殊的推销活动等）而存在使用适当变形后的商标的需求，最明显的例子如搜索引擎百度、谷歌在节日期间对其搜索主页商标logo的应景变形。所以如何把握住合适的度使之既不妨碍商标权人的合理善意改变，又能有效遏制违反诚实信用原则的恶意改变成为了判定这个问题的关键。笔者认为在具体判定时应注意如下几个问题：

首先，这里的“改变”应是对原有注册商标显著特征的改变，轻微的改变在不影响原有注册商标显著特征的情况下应不属于本条款的规制范围。《保护工业产权巴黎公约》第五条C项第二款规定“商标所有人使用的商标，在形式上与其在本联盟国家之一所注册的商标的形式有一些构成部分不同，而并未改变商标的显著特征的，不应导致注册无效，也不应减少对商标的保护。”这意味着，足以引起原商标被撤销的自行改变注册商标行为不应包括未改变商标显著特征的情形。

此外，笔者还注意到现行的《商标法实施条列》在征求意见稿阶段曾尝试对这一条款中的“改变”进行定义，原文是“第五十二条 商标法第四十九条所称自行改变注册商标，是指商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自改变该注册商标导致原注册商标的主要部分和显著特征发生变化。”，虽然该条在送审稿和最终的通过稿中并未体现，但也在一定程度上反映了主管机关对此问题的理解。

最后，参照三年不使用行为的相关规定，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第二十条第二款明确道“实际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。”如果细微的改变可以被认定为是对原注册商标的使用行为能维持注册，其自然不应认定为是可以构成“自行改变注册商标”的程度。

其次，这里的“改变”应尚未切断与原注册商标的联系。我国并不禁止未注册商标的使用，如果改变后的商标变化如此之大以至于已经切断了与原注册商标的联系而变成了完全不同的未注册商标，这种情况下仍然要求原注册商标人限期改正乃至撤销其注册商标显然是不公平的。在判断是否与原注册商标切断联系的情形上，笔者认为可以考察如下几个方面：

第一，改变后的商标，除已改变的显著特征外，是否还保留与原注册商标相同或近似的其他特征，如商标图一改变成图二，在改变鳄鱼图形的方向的具体图形细节时仍然保留了“EXING”文字及地球图形背景。

图二

第二，对显著特征的改变是否是基于原注册商标的结构，如商标图三（名西珑）改变为图四，在整体将文字改变成鳄鱼图形后，图形的构成仍然采用文字的线条。

四、如何发起“由商标局”撤销的程序

根据现行《商标法》第四十九条的规定，责令限期改正有地方工商行政管理部门行使，撤销商标有商标局行使。但与“撤三制度”不同的是，《商标法》及《商标法实施条例》并未对发起程序的主体做出规定。针对责令限期整改的责任，由于其属于地方工商行政管理部门的职权范围内，地方工商行政管理部门可以主动行使职权，任何单位或个人也可以进行举报。但针对“商标局”的撤销商标程序，鉴于这一程序的结果非常严重将会直接导致商标权的灭失，则可能需要更加谨慎。

虽然现行法律在相关程序规定上存在空白，2002年之前的《商标法实施细则》中却有着相对明确的规定，即“拒不改正的，由商标注册人所在地工商行政管理机关报请商标局撤销其注册商标。”

鉴于此，笔者认为有商标注册人所在地工商行政管理机关报请商标局发起“撤销”程序是比较恰当的，如果自行改变商标的行为所在地与商标注册人所在地不一致，则只需由出具责令限期整改的地方工商行政管理部门将拒不整改的情况通报商标注册人所在地工商行政管理机关即可。

五、与其他条款的关系

需要指出的是，虽然从规制未注册商标使用的角度出发，《商标法》第五十二条同时还对冒充注册商标的行为做出了规定，但由于自行改变的注册商标并未切断与原注册商标的联系，很难认为该行为系冒充注册商标，所以两者并不重叠、甚至应该说是相互独立的。

另外，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释（2008）3号）第一条第二款也对“他人以改变显著特征、拆分、组合等方式使用”注册商标的行为能够从侵权角度进行审查给予了明确确认。

结合上述的分析，如果某一改变后的注册商标被认定为构成商标侵权，则可以在很大程度上证明该改变系对原注册商标显著特征的改变且具有明显的恶意，如果能够进而证明改变后的商标尚未切断与原注册商标的联系，则这种行为亦应当承担自行改变注册商标的行政责任。

结 语

虽然现在尚缺乏因自行改变注册商标而导致原注册商标被撤销的具体案件实践，但这在很大程度上可以归因于之前立法并未明确该项制度所调整的对象。在现行《商标法》将其明确为对违反诚实信用原则使用注册商标行为的规制后，这项制度在新形势下对于实现《商标法》开篇明义的“加强商标管理……,以保障消费者和生产、经营者利益”的立法目的将具有极为重要意义，甚至比现在被普遍运用的“撤三”制度更加重要。毕竟，如果消极不作为都要予以惩罚，那么对于积极作恶则更不应予以姑息。

鉴于此，笔者相信这项制度的实践仅仅是时间问题，并期待执法机关在具体案件中对本案中所讨论的问题给予进一步的厘清。