双方复审程序申请者的警示故事：避免时效陷阱
作 者
Maria A. Stubbings
美国博钦律师事务所
北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑
最近，两件由PTAB（专利审判和上诉委员会）和联邦巡回上诉法院发出的判决表明，双方复审程序（“IPR”）申请人要注意避免太临近《美国宪法》第35编第315（b）条款中规定的一年的时效。首先，2018年8月14日，PTAB否决了一项请求的启动，该请求在相关的地区法院起诉状寄出一年多后才提出，但是是在收到起诉状后一年内提交。Vizio, Inc. v. ATI Techs. ULC, IPR2018-00560, Paper 7 (PTAB Aug. 14, 2018). 其次，2018年8月16日，联邦巡回上诉法院认为，起诉状可能引发一年的时效，即使该起诉状在不影响实体权利的情况下被驳回。Click-to-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc., No. 15–1242, 2018 WL 3893119, at *4 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018). 这些决定重申，在确定双方复审提出日期时，被送达起诉状的双方复审请求人应该谨慎对待一年的时效。
一年时效是何时被触发的？
《美国宪法》第35编第315（b）条款时效条款要求，“在申请人、实际利益当事人或与申请人有利害关系的人被送达指控侵犯专利之日后”，必须在一年内提交双方复审请求。该规定根据起诉状的送达日期设定了时效。Vizio, Paper 7 at 3. 在Vizio案中，争议产生的原因是触发纠纷的侵权起诉状是通过邮寄送达的。Id. 请求书的提交日期为起诉状的邮寄日期起计一年后，但自收到之日起不到一年。Id. at 3, 5. 因此，请求的及时性取决于以哪个日期为准开始一年的计算。
为了回答这个问题，PTAB查看了《联邦民事诉讼规则》，它规定，时效可以通过遵守州法律来实现。Id. at 3–4; Fed. R. Civ. P. 4(e)(1). 虽然它没有提供具体的阐述，但PTAB查看《联邦民事诉讼规则》似乎是因为其指示了在《美国宪法》第35编第315（b）条款中提出的相关民事诉讼中构成送达的条件。随后，PTAB应用了可适用的特拉华长臂法（Delaware long-arm statute），以确定送达并非在请求人收到起诉状时发生，而是在专利权人邮寄起诉状时送达发生效力。Vizio, Paper 7 at 4–5. 因此，PTAB以超过时限为由拒绝受理Vizio的请求，因为它是在2018年2月1日申请的，是在起诉状邮寄日2017年1月30日起超过一年后的时间提交的。Id. at 5.
什么能构成触发诉状（a triggering complaint）？
联邦巡回法院最近也在时效问题上发表了意见，全席审理认为，即使诉状在不影响实体权利情况下被自愿撤回，诉状也可以触发一年时效。Click-to-Call, 2018 WL 3893119, at *4.
Click-to-Call（“CTC”）于2012年起诉Ingenio专利侵权，Ingenio在CTC的起诉状送达后不到一年的时间内，提交了一份双方复审请求书，请求针对CTC主张的专利之一进行专利复审。Id. at *2. 然而，CTC辩称，该双方复审请求超过时效，因为第三方实体已于2001年就同一专利起诉了Ingenio的前身。Id. 先前的起诉状是根据诉讼当事人的合并而在没有其他影响下自愿被撤回的。Id. at *1. Ingenio的前身要求对该专利进行单方复审，该专利随后由CTC获得。at *2.
PTAB拒绝了CTC阻止Ingenio双方复审请求立案的企图，认为撤回2001年起诉状的自愿驳回令使得当事方似乎从未提起过诉讼，理由来自联邦巡回法院和一篇关于联邦民事实践的经典论文。Id. at *3.
在上诉中，全庭出席的联邦巡回法院认为，一年时效确实适用于在这种情况下自愿撤回的起诉状，但遗憾的是在该案中，在原始起诉状被提交时，双方复审程序不是一种选择。Id. at *4. 法院解释道，法律规定表述“被送达起诉状”（is served with a complaint）时是明确无误的，不包括任何例外。Id. at *5–6. 法院认为立法历史证实了对法律规定的解读，并区分了PTAB所依赖的最近的判例法。Id. at *6–10.
法院还认为，专利复审并不影响时间效力，因为与重新颁布不同，复审不会产生新的专利——而且，无论如何，复审的权利要求通常在范围上更窄。Id. at *10–11. 最后，法院将其观点的影响延伸至Ingenio的共同请求人，因为该请求将Ingenio作为与其共同请求人具有真正利害关系的当事方，如果“请求人[或]真实利益相关方”是在请求提交一年多以前被送达的，则315（b）条款阻却请求的立案。Id. at *11–14.
法官Dyk和Lourie表示了异议，认为“起诉状的送达”（service of a complaint）是含糊不清的，且驳回起诉将导致各方相信争议已经结束，使得送达所具有的通知功能没有意义。Id. at *21–24 (Dyk, J., dissent). 然而，多数意见指出，没有造成其他影响的驳回起诉并不总是因为各种目的使原诉讼无效——被驳回的案件可能产生实质性影响（例如，费用或恶意侵权）。Id. at *9; see also id. at *16–19 (Taranto, J., concurring). 此外，法官Taranto指出，不造成其他影响地驳回的案件实际上并没有消除原告日后可能会重新提起诉讼的期待，因为不造成其他影响的驳回起诉保留了原告发起后续诉讼的权利。Id. at *19 (Taranto, J., concurring).
要点总结
简而言之，最近由PTAB和联邦巡回上诉法院作出的决定突出了对双方复审请求是否遵守一年时效进行监督的重要性。未能意识到与《美国宪法》第35编第315（b）条款中规定的一年时效相关的关键事件，可能会导致双方复审请求被意外拒绝。
