恒都show·案例 |“TKD KABEL”商标行政诉讼案件的多重典型意义

知产力（微信ID：zhichanli）

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题，请订阅本微信公众号（zhichanli）、官方微博：知产力，亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。 

作 者 | 张瑜  北京恒都律师事务所

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文3523字，阅读需7分钟）

2017年1月10日，北京知识产权法院召开建院两周年新闻发布会，并发布了八类典型案例共62案，其中第59件案件——（2015）京知行初字第5005号原告TKD电缆有限公司（TKD KABEL GmbH）诉被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人上海梯客迪电缆销售中心商标无效宣告请求行政纠纷案为维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例，是行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件。恒都代理TKD电缆公司取得该案的全面胜利。

一、案情摘要

上海梯客迪电缆销售中心（简称“梯客迪中心”）于2010年9月27日在第9类电缆等商品上申请注册了第8703076号“TKD KABEL”商标（简称争议商标）。2013年12月26日，德国TKD电缆有限公司（简称“TKD电缆公司”）针对争议商标提出无效宣告请求，主要理由为梯客迪中心曾经是TKD电缆公司的代理商，长期在中国代理销售TKD电缆公司的产品。梯客迪中心在明知“TKD KABEL”为TKD电缆公司企业名称及商标的情况下申请注册争议商标，其行为构成了2001年《商标法》第十五条、第三十一条以及第四十一第二款所指之情形。2015年4月24日商评委作出无效宣告裁定，裁定TKD电缆公司所提无效宣告理由不成立，争议商标予以维持。TKD电缆公司不服商评委裁定，遂起诉至北京知识产权法院。恒都代理TKD电缆公司不仅取得该案在实体上的全面胜诉，而且梯客迪中心还因虚假陈述被处以一万罚款。该案是行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件，入选北京知识产权法院建院两周年维护诉讼秩序、保障诚信诉讼类典型案例。

二、恒都观点

本案实体上的焦点问题共涉及两个方面，即（一）争议商标是否构成2001《商标法》第十五条所禁止的“代理人未经授权将被代理人的商标进行抢先注册”的情形；（二）争议商标的注册属于2001《商标法》第三十一条规定的情形，即诉争商标的注册是否损害了TKD电缆公司的“TKD KABEL”字号权并构成“以不正当手段抢先注册他人已经在先使用并有一定影响的商标”的情形。

关于实体上的焦点问题，恒都的主要观点与主张如下：

（一）不论是基于2005年德国TKD集团与上海翠辉贸易有限公司（简称“翠辉公司”）的代理协议的合同主体变更，还是根据上海海关缉私局洋山分局与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行出具的相关函件以及TKD电缆公司提交的2008年至2014年间与梯客迪中心之间的相关交易文件等证据，均可以直接证明梯客迪中心与TKD电缆公司之间构成事实上的直接代理关系；同时基于翠辉公司的法定代表人李永学与梯客迪中心的法定代表人李慎之间的姐弟亲属关系，梯客迪中心与翠辉公司存在恶意抢注TKD电缆公司商标的串通合谋行为，构成间接的代理人恶意抢注行为。

（二）梯客迪中心不仅一直以德国TKD电缆中国代表处的名义在宣传和从事经营活动，而且在梯客迪中心与国内其他不同公司所签订的销售合同中关于质量要求技术标准一项的规定均是：按德国TKD KABEL公司样本参数供货和验货。以上的特定交易行为均足以证明国内相关公众在向梯客迪中心公司购买电缆产品时不仅明确知晓电缆的来源和生产厂家是TKD电缆公司，而且相关公众认可德国TKD电缆公司的产品技术，这也更进一步说明了德国“TKD KABEL”商标及商号在中国相关行业及相关公众中的影响力和知名度。争议商标与TKD电缆公司的企业字号及商标完全相同，同时违反了2001年《商标法》第三十一条前半段及后半段的规定。

三、裁判要旨

在本案中，法院全面支持了恒都关于2001年《商标法》第十五条及第三十一条的实体主张，并针对梯客迪中心进行虚假陈述的行为进行了罚款。

 (一)裁判要旨之于2001年《商标法》第十五条

2001年《商标法》第十五条的立法目的在于给予特殊商业关系的当事人以特殊的保护，即避免代理人或者代表人基于此种特殊的商业关系抢注被代理人或者被代表人的商标，为诚实信用原则在商标法中的具体体现。该条款项下的“代理或者代表关系”不应局限于民法一般意义上的代理或者代表关系，其不仅应包含因接受商标注册申请人或者商标注册人委托在委托权限范围内代理商标注册等事宜而形成的代理或者代表关系，亦应包含因经销、代理等特定销售代理关系而形成的代理或者代表关系，否则将不当地限缩2001年《商标法》第十五条的适用范围，从而与诚实信用原则的基本精神相违背。同时，对于与构成2001年《商标法》第十五条之代理人或者代表人有串通合谋抢注行为的商标注册申请人，可以视其为代理人或者代表人，而此处“串通合谋行为”则可根据商标注册申请人与上诉代理人或者代表人之间的特定身份关系等进行推定，如公司之间的母子公司、总分公司、特定控股或持股关系，自然人之间的特定亲属关系、抑或特定公司股东或法定代表人之间存在特定亲属关系等。另外，该条款项下的“被代理人或者被代表人的商标”并不要求为其已注册的商标或者经过其使用已具有一定知名度的商标，仅要求被代理人或者被代表人具有在相应的商品或服务上已经使用该特定商标或者具备使用特定商标的意图即可。

本案中，无论从因经销、代理等特定销售关系而形成的代理或代表关系，抑或从与代理人或者代表人存在串通合谋行为的角度出发，均可以认定梯客迪中心与TKD电缆公司之间存在代理关系。同时，综合考虑本案的在案证据，本院认定TKD电缆公司至迟于2005年6月已成为“电线、电缆”等商品上“TKD”商标的所有人。

（二）裁判要旨之于2001年《商标法》第三十一条

虽然本院已经认定梯客迪中心注册争议商标已构成2001年《商标法》第十五条之情形，但考虑到2001年《商标法》第三十一条中对“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的抢注人的主体资格未施加任何限制，故若被代理人或被代表人的商标经过使用已经具有一定知名度，代理人或代表人未经被代理人或被代表人的同意擅自以自己的名义申请注册该商标亦可能同时构成2001年《商标法》第三十一条所指的“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

本案中，首先，TKD电缆公司评审阶段提交的证据5、诉讼阶段提交的证据7、23-26等可以证明在争议商标申请日前，梯客迪中心在中国大陆地区签订的相关销售合同中，已明确出现“按照德国TKD KABEL公司样本参数”的字样。如上所述，梯客迪中心与TKD电缆公司存在特定的代理关系，因此，上述使用应当视为TKD电缆公司的使用，在此基础上可以认定“TKD KABEL”字号和“TKD”商标在先已经具有一定的知名度，且该知名度已经及于梯客迪中心；其次，争议商标与TKD电缆公司的上述字号完全相同，且争议商标核定使用的商品与“电线、电缆”等商品亦属于同一种或类似商品。故争议商标的注册已经损害TKD电缆公司享有的“TKD KABEL”字号权，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

（三）裁判要旨之于诚信诉讼

在诉讼程序中，当事人有权就案件所涉事实、证据、法律适用等实体问题以及其他与程序相关的问题，陈述自己的主张、意见并进行相互辩驳，且并不必然要求当事人放弃自身利益径直主动陈述对自己不利的事实。但是，遵循诚实信用原则为当事人参加诉讼活动的基本原则。当事人对其所知晓的与案件相关的事实进行真实、客观的陈述是诚实信用原则在诉讼程序中的直接体现。当事人虽不负有成就法官形成正确事实认知的积极义务，但其具备不得通过提供虚假陈述的方式妨碍法官形成正确事实认知的消极义务。即依据诚实信用原则，当事人在诉讼程序中不得主张明知不真实或者不确信真实的事实，亦不得在其明知真实或者确信真实的情况下否认对方当事人主张的事实。

而本案诉讼过程中，梯客迪中心对于其与翠辉公司以及TKD电缆公司之间存在特定关系、李慎与李永学为姐弟的事实多次予以明确否认。且在合议庭向梯客迪中心明确告知提供虚假证据或陈述将可能构成妨碍诉讼而须承担相应法律责任的情况下，梯客迪中心仍坚持相关虚假陈述。基于上述事实，本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十九条第一款第二项规定对梯客迪中心做出了罚款的决定。

四、典型意义

在程序方面，本案作为行政诉讼中对虚假陈述处罚的第一起案件，对于当事人依据诚实信用原则在诉讼过程中应承担的“真实义务”与当事人为维护自身利益的辩护权利进行了合理的界定，对规范当事人庭审活动进行了有益的探索。

在实体方面，本案中对于《商标法》第十五条所规定的代理人或代表人直接抢注以及串通合谋的代理人或代表人抢注的认定要件进行了明确阐述，尤其是明确了该条款项下的“被代理人或者被代表人的商标”并不要求为其已注册的商标或者经过其使用已具有一定知名度的商标，仅要求被代理人或者被代表人具有在相应的商品或服务上已经使用该特定商标或者具备使用特定商标的意图即可。而且，本案同时明确了可以同时适用2001年《商标法》第十五条以及第三十一条抢注行为，在存在特定代理关系的情况下，抢注人作为代理人对相关商标的使用证据可以直接视为被代理人对商标的使用证据予以认定。

本案主管合伙人：

任雪瑞

出庭律师、作者：

张 瑜