基于美国相关案例对等同范围判断时间点的解读

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作者 | 徐卓斌 上海市高级人民法院知识产权庭法官、中国社科院法学博士

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

专利获得授权之后与发生诉讼之间，存在一个时间差，专利授权之际即被他人未经许可实施的可能性甚低。由于授权之后权利要求的文字并不会发生变动，就判断被诉产品字面上是否落入专利权保护范围而言，在任何时候的判断结论都应当是相同的，但在等同理论下判断被诉产品是否落入专利权保护范围而言，却是另一种情形。其原因在于，由于技术和工艺不断发展变迁和扩散，等同物的范围事实上一直处于扩张之中，在诉讼中以何时的等同物范围来作为判断的基准，将影响到是否落入专利保护范围的最终裁判结论。两个主要的判断时间点为发明日或专利申请日以及侵害行为发生日。

一、专利发明日或专利申请日

美国法院早期将等同物范围的确定时间点设定为涉案专利的发明日，而且必须是当时已知的等同物。在1860年的古尔德（Gould）诉里斯（Rees）案中，联邦最高法院认为，如果被控侵害行为人使用一个新的事物替代了专利的技术特征，或者该新事物实现实质不同的功能，抑或即使它是旧的，但在专利发明日其作为替代品是不为人所知的，那么它就没有落入保护范围。[1]联邦最高法院此处的观点是，判断等同物范围的时间点是涉案专利发明日，并且等同物必须是当时为人所知的，被诉侵害行为人用一个已知的等同物去替换专利技术方案中的某一技术特征，才被认定为落入专利保护范围。在这种观念之下，等同物的范围非常狭窄。现在来看，这一判断时间点严重不利于专利权人，基本没有合理性可言。

二、侵害行为发生日

联邦巡回上诉法院在1982年成立之后，采取亲专利的司法政策，便将等同物范围加以扩展，将其延展至专利发明日未知的等同物。在1983年的休斯案中，联邦巡回上诉法院认为，不能要求发明人预言未来的可以实质相同的方式实施其发明的技术发展。[2]此后，等同物的范围进一步拓展。在1997年的华纳案中，联邦最高法院认可了联邦巡回上诉法院关于以侵害行为发生日作为等同物范围确定时间（at the time of infringement）的观点，驳回了被告“范围不得延及后来等同物（after-arising equivalents）”的观点。[3]联邦巡回上诉法院在该案1995年的判决中认为，替代物范围限于专利授权时的已知替代物，否定了专利权人针对新式侵害行为所应享有的保护，这将削弱等同理论。[4]上述观点与中国最高法院的观点较为接近。中国最高法院在2015年的孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司、张泽辉、乔泰达侵害实用新型专利权纠纷案中认为，等同原则的适用须考虑专利申请与专利侵权时的技术发展水平，防止对专利技术方案中的某些技术特征，以申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的发生。[5]为了在运用等同理论保护专利权人和促进社会技术进步的利益间取得平衡，联邦巡回上诉法院引入了“周边设计”（design around）的概念，即如果被诉侵害行为人是在涉案专利的周边进行规避设计，将在比对中倾向于被认定为两者的区别是实质性的，从而不被认为是等同物。联邦巡回上诉法院认为，社会公众基于专利进行周边设计所取得的进步不落入专利的保护范围，这是公众的一种重要利益，也使得赋予专利权人的排他权得以正当化。当一个竞争者得悉专利并且努力在其周边进行设计时，事实发现者可以推定该竞争者已对其新产品进行了实质性的改动以避免落入保护范围，被告关于周边设计的证据可以牵制等同理论的适用。[6]将等同物范围的确定时间推后至侵害行为发生日，将大大扩展等同物的范围，因为在专利有效期内科技和工艺进步所可能带来的等同物，其中有一部分不可避免地将落入专利权的保护范围，只有那些被认定为存在实质性区别的等同物才可以幸免，这就进一步加大了对专利权人的保护。

三、不可预见的等同物

进入21世纪，联邦巡回上诉法院又提出了新观点，将等同物的范围进行了一定程度的收缩。在2003年的费斯托案中，雷德（Rader）法官提出应将等同的范围限于不可预见的等同物，他认为可预见性是一项首要的原则，它可以调和权利要求的公示作用和等同理论的保护作用。[7]该观点将专利发明日已知的等同物排除在外，认为既然是已知的等同物，专利权人又没有想办法改进撰写技能将其纳入到专利权利要求中，根据公示公信的原理，社会公众可以认为此种等同物并不在专利的保护范围之内，此时再运用等同理论去保护，无疑有损权利要求的公示作用。而且该观点更进一步，认为在专利申请时可以预见的等同物也不应纳入到保护范围中来，因有的等同物虽非当时已知的，但可能处于当时技术水平可以预见的范畴。只有那些在专利申请时无法预见、因而再富有远见的申请人也无法将其纳入权利要求的未来出现的等同物，才应通过等同理论纳入专利保护范围。这其实对专利申请人撰写权利要求的水平提出了很高的要求，几乎不允许权利要求的撰写出现任何差池，否则即可能丢失保护范围。

2005年，联邦巡回上诉法院又引入了限时性权利要求语言（time-limiting claim language）的概念，又某种程度上缩小了等同物的范围。在2005年的个人电脑连接器解决方案（PC Connector Solutions）公司诉智盘（SmartDisk）公司案中，原告的权利要求使用了“通常可以连接”、“传统上可以连接”的语言。联邦巡回上诉法院认为，这种用语本身具有限时性（time-limiting），意味着专利申请日之后产生的闪存技术、智能卡技术并不在权利要求的范围之内，用语本身已经明确将后来的技术排除在外[8]，如果运用等同理论，则会将“通常可以连接”、“传统上可以连接”的技术特征抹除，此时不应认定构成等同。[9]法院通过对权利要求语言的解释，将语言本身的含义发挥到极致，达到了限制等同物范围的效果同时又不背离解释权利要求的基本原理，体现出高超的法律适用水平的同时，不能不说也显现出限制等同理论适用的司法价值和政策导向。但在2014年的RING & PINION公司诉ARB公司确认不侵害专利权案中，联邦巡回上诉法院却认为在专利申请时对等同物是否可预见，并不影响在等同理论下落入专利权保护范围的判定，[10]这就使等同物的范围一下子又发生了扩张。

四、评论

美国法院的工作是一项创造性工作，而非对普通法原则的机械采纳，美国法官根据社会情况改造普通法，法官们思考的只是什么对社会有利，得到发展的法律原则和规则，是法官们公共政策观点的产物。[11]美国法院在专利法乃至美国社会技术进步的过程中发挥着重要的作用，有观点认为，保护专利权的责任主要由法院承担，法院演进出一系列的原则和程序，向专利权人和被许可人提供了相当有效的保护。[12]等同范围在不同历史时期的伸缩，可以视作是司法对社会的回应，反过来也影响着社会创新活动的活跃性。

如果把专利法看作是一种激励社会技术创新的公共政策工具，那么其主要的政策工具应该体现在两个方面：专利权保护范围的伸缩、侵权赔偿数额的高低。除此之外，并没有太多的政策空间。专利权保护范围的伸缩，对于社会的技术创新活动，具有明显的影响。总体而言，真正能够开创一个新的领域和行业的先驱性发明是不多见的，多数技术发明都是在原有技术方案的基础上展开，因其具有非显而易见性（当然还有新颖性、实用性）而被授予专利权，而如果技术特征等同物的范围加以扩大的话，很可能将处于灰色地带的技术方案纳入到等同范围。如果将保护范围严格限定在权利要求字面含义，则其保护范围最小，社会公众进行再次技术创新的空间就相对大。如果适用宽松的等同理论，则专利权的保护范围就大，而公众的创新空间就相对变小。一项新的技术方案相较于对比专利到底有无创造性，一项技术特征是否应当被纳入等同物范围，难以避免判断主体的主观裁量，专利法上的本领域普通技术人员是一个拟制的人，现实中无法客观化、标准化。

就专利诉讼而言，从字面上判断是否落入专利保护范围，标准较为明确，但等同理论却存在很大的弹性。就等同的范围来说，法院早期采取时间点是涉案专利发明日、等同物必须是当时为人所知的标准，到了20世纪80年代便将等同物范围加以扩展、延展至专利发明日未知的等同物，进入20世纪90年代，又采取了以侵害行为发生日作为等同物范围确定时间的标准，进入21世纪后又将专利发明日已知的等同物排除在外，而后运用限时性权利要求语言（time-limiting claim language）的概念加以收缩。到了2014年，态度又发生逆转，认为在专利申请时对等同物是否可预见并不影响等同的判定。看似简单的判断时间点问题，影响着等同范围的判断。依据专利权保护范围大则公众创新空间就变小的一般原理，如果法院采取了所谓的“亲专利”司法政策，某种程度上将对社会整体的创新活动产生阻滞效应。观察美国法院近三十年的专利审判，20世纪80、90年代的等同范围较大，而进入21世纪以后等同范围有缩小趋势。与此同时，侵权赔偿数额却又步步走高。美国社会的技术创新和经济发展在80、90年代进入低谷后，在新世纪出现向好甚至可以说是繁荣趋势并引领新一代技术革命，是否与专利法政策存在一定的因果关系，确实是一个值得思量和探究的问题。

注 释：

[1] Gould v. Rees. 82 U.S. 187 (1860)

[2] Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed.Cir.1983)

[3] Warner-Jenkinson Co.,Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.
 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 146（1997）

[4] Hilton Davis Chemical CO. v. Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995)

 [5] 最高人民法院（2015）民申字第740号民事裁定。

[6] Hilton Davis Chemical CO. v. Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995)

[7] Festo Corporation v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., a/k/a SMC Corporation, and SMC Pneumatics, Inc.344 F.3d 1359（2003）

[8] 通常、传统，用语本身即意味着指当时已知的或至少是可预见的技术。

[9] PC Connector Solutions LLC v. Smartdisk Corporation and FUJI Photo Film U.S.A.,INC.No.04-1180.（2005）

[10] Ring & Pinion Service Inc. v. ARB Corp. Ltd., 743 F.3d 831, 833-35, 109 U.S.P.Q.2d 1779 (Fed. Cir. 2014)

[11] 参见[美]伯纳德·施瓦茨著：《美国法律史》，王军等译，法律出版社2011年8月第2版，第50页。

[12] Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman, The Cambridge Economic History Of The United States, volume 2, Cambridge University Press, 2008, p396.