小熊观察｜商标代理机构注册商标后又转让，不能视为注册障碍情形消除
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作者 | 泰迪小熊
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这两年，商标代理机构的日子不太好过。一方面，随着新行政诉讼法的实施，商标代理人不能再作为诉讼代理人参与商标行政诉讼，另一方面，新商标法中在第十九条新增了第（四）款，导致商标代理机构无法在其代理服务之外注册商标。尤其是后者，不让商标代理机构直接注册商标了，无异于让专业演员告别舞台，让广大代理机构大呼崩溃。但新法刚实施不久，立即就有思维活跃的代理机构想到了好对策，我申请的商标不是被驳回了吗？你不是说我是商标代理机构所以不能注册其他类别的商标吗？那好，我把商标转让给一个非商标代理机构，然后再让新的商标受让人提驳回复审或行政诉讼，寻求救济，看能不能采取这条曲线救国的道路挽回这枚商标的生命。
日前，北京知识产权法院就遇到了这么一系列的新型案件。
“知果果”，是国内首家知识产权法律服务电商，主要业务是为用户在线提供商标注册及后期的知识产权维护等服务。2014年8月21日，“知果果”的经营公司——北京知果科技有限公司（简称知果公司）向商标局申请注册了一系列商标，结果，除45类4506“法律服务”群组的商标获得初审公告以外，其余商标统统被悉数驳回。理由便是，知果公司的营业范围中包含了“商标代理”服务，属于商标代理机构。
知果公司不服，向商标评审委员会提出了复审。与此同时，知果公司将这些被驳回的商标全部转让给了自己的关联公司——北京拍脑壳科技有限公司（简称拍脑壳公司），商标局于2015年5月12日受理了这批商标的转让申请。2015年12月14日,商标评审委员会作出了维持驳回的复审决定。2016年2月2日，知果公司向北京知识产权法院提出了行政诉讼。2016年3月6日，商标局作出核准转让通知，准许知果公司将这批商标转让予拍脑壳公司。
诉讼中，知果公司与拍脑壳公司一起参加了诉讼，并声称：两公司之所以对诉争商标进行转让和受让，如此折腾就是为了这些商标最终能被获准注册。知果公司注册诉争商标的目的都是为了实际经营使用，但商标评审委员会明知这些商标正在办理转让的情况下，不等转让核准完成就仓促作出驳回决定，未充分保护两公司的利益，有违商标法的立法原则。
那么，商标代理机构注册非代理服务商标后，又将商标转让给非商标代理机构，能否视为注册障碍消除呢？
面对这一新问题，北京知识产权法院经过审理，给出了否定的答案。法院在知果案的判决中指出：首先，商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”该条款对构成此类情形的主体要件、行为要件和客体要件均予以明确限定：即主体要件为“商标代理机构”；行为要件为“申请注册”；客体要件为“代理服务以外的其他商标”。本案中，最初向商标局提出诉争商标注册申请的主体为知果公司，该申请主体及相应的申请行为不应因知果公司在提出诉争商标申请之后将该商标申请权转让给拍脑壳公司而改变，由于知果公司系商标代理机构，诉争商标指定使用的服务类别亦非商标代理服务，因此，诉争商标的注册已满足了商标法第十九条第四款所规定的主体要件、行为要件和客体要件。其次，从法律规定实效性的角度考虑，商标法第十九条第四款之规定作为一条强制性的法律规范，其目的就在于禁止商标代理机构在代理服务之外的商品或服务上申请注册商标。如果允许将商标代理机构申请的非代理服务商标于申请日后任意转让给非商标代理机构的情况视为障碍消除，那么，该条款将失去规制作用，因为一旦该商标申请被受理，商标代理机构都可以通过商标转让的方式注册非代理服务商标。第三，鉴于商标法第十九条第四款系规定在“商标代理机构应当遵循诚实信用原则”的条款之下，如果将上述行为可以视为障碍消除，可能会在客观上起到纵容商标代理机构违背诚实信用原则利用自身业务优势恶意抢注商标再转让的方式进行牟利的行为。基于上述三点因素考虑，法院认为诉争商标发生转让的事实不能被视为注册障碍消除的情形。
一审宣判后，各方当事人均未上诉，目前该案已经生效。不得不说，新商标法第十九条第四款的规定不尽合理，因为该条款对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分，势必会使商标代理机构自用的商标无法获得注册，从而对其造成一定影响。而且从实践生活中来说，很多法律服务机构不仅从事商标代理业务，还有很多其他经营内容，仅仅因为其营业登记时的经营范围中包含了一项“商标代理”，就禁止其注册其他类别的商标自主使用，也的确不合适。但是，正如北京知识产权法院在“上专”商标案判决中所说：司法机关的职责在于适用法律，而非制定法律，在法律条文规定明确且清晰的情况下，司法机关必需严格遵照执行；至于相关法律规定是否妥当，应否修改，则属于立法机关的权限范围，并非司法机关的职责。
