关于商标法修改的十六条建议（下）

作者 | 王朝阳 北京致铭知识产权代理有限公司

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编者按：

日前，商标局对外公布了《商标局关于征求商标法修改意见的公告》，该公告显示，为切实提高商标知识产权审查质量和审查效率，商标局将启动商标法修改工作。为了广泛听取社会公众意见，进一步提高立法质量，形成符合新时代要求的商标法修改草案，现向社会公开征求意见。

为此，在商标的注册申请及保护方面具有丰富的理论知识及实践经验的北京致铭知识产权代理有限公司王朝阳律师，从关于审理时限的问题、关于商标异议人“主体资格审查”的问题、对于商标注册或商标注册申请应允许主动分割等16个方面提出了自己的意见。因篇幅原因，知产力将分上下两篇刊发该文，以飨读者。

现行商标法第十三条： 

为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。    

 就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。     

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

根据上述规定，在两种情形下能够启动该条规定对驰名商标进行保护，但无论是哪种情形，对于被认定达到驰名程度的商标予以保护还需要同时满足一种条件，即对于就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标的，需以“容易导致混淆”为条件，而就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标的，则以“误导公众”为条件。两种条件的表述略有不同，但性质是一样，其实是同一条件，即可能引起混淆。

由于这一先决条件的存在，使得驰名商标保护的适用变得非常困难，并且使适用保护的前景不容易预测。这就使得一个商标光靠知名度高影响大还无法保证自己一定能制止他人将复制、摹仿或者翻译其商标的标识使用在不相同或不类似的商品上。于是这些年中我们看到许多与驰名商标相同的商标被允许由其他人注册在不相同或不类似的商品上，比如“芝华士”沙发、“纳斯达克”商务酒店。笔者想“芝华士”威士忌酒以及纳斯达克股票市场应该都分别以驰名商标所有人的身份向上述商标提起过异议，但最终未能成功，很可能的原因除了驰名商标的地位未被认定之外，更可能的原因是沙发及酒店服务分别未被认为与威士忌酒及股票市场服务具有较强的关联性，其两组商品/服务共存被认为不会产生混淆的可能。在本人办理的代表纳斯达克股票市场向一件他人指定使用在“服装”上的“NASDAQ”商标提出的异议中，“服装”则被认定为与股票市场具有较高的关联性，因为审查员认定股票市场的工作人员有可能身穿带有“NASDAQ”标识的服装，因而他人将“NASDAQ”商标使用在服装上就有可能造成公众混淆，从而损害驰名商标所有人利益。

我们由此可以看出，现行商标法第十三条只有在非常有限的情形下能够向驰名商标所有提供保护。

《商标法》第五十七条： 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；

（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；

《商标法》第十三条第三款与上述《商标法》第五十七条第二款，均将容易导致混淆作为提供相应注册商标所有人以商标保护的条件，所不同的是《商标法》第五十七条第二款的保护是给予注册人禁止他人在在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的权利，而《商标法》第十三条第三款则是给予注册人禁止他人在不相同或不类似的商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的权利。对比两个条款可以发现，《商标法》第十三条第三款确实赋予驰名的注册商标的所有人高于给予普通商标注册人的保护。但是，这种两种情况下的保护从本质上看都是一样的，只是程度略有不同，因为两种保护都必须以可能产生混淆为前提。《商标法》第五十七条第二款与《商标法》第十三条第三款所提及的类似商品通常并不是一个依实际使用情形进行的个案的认定，而是依据商标局制订的类似商品区分表而做出的判断。这个区分表中标明的相互构成类似关系的商品之间被视为相互类似，否则就不被视为相互类似。当然在极个别的情况下，通过当事人的主张与举证，也有可能将区分表中未列明相互类似的商品认定为类似，但目前在通常情况下，商标申请的审查人员或者有关商标纠纷的诉讼案件中法官能够运用自由心证进行自由裁量的空间极小。《商标法》第十三条第三款所给予被认定人驰名的商标的保护则突破了上述限制，赋予审查员或法官将区分表中未列明相互类似的商品认定为类似的自由裁量权。但是自由裁量权是有非常严格的适用条件的，即仍需说明商品之间存在某种联系，从而使得商标的共存容易引起混淆，比如将他人注册的使用在罐头食品上的商标用于餐馆服务，或是将他人注册在啤酒上的驰名商标用于酒吧服务，或是将他人注册在“教育”上的驰名商标用于教学仪器上，使得相关公众确实可能发生将两种商标混淆起来的情形，这种给予驰名商标的跨商品类似群组的商标保护才会变得可能。

在笔者看来，上述规定使得商标法中给予已注册的驰名商标跨类保护的条款的重要性变得非常地弱，甚至说是可有可无。

事实上，类似商品区分表本来也只是供商标审查人员及执法人员在判断商品类似与否时使用的一种参考材料，而判断两个商品之间是否实际构成类似必须要综合地考查各自的材料、用途、销售渠道、目标消费者以及消费者购买习惯等因素，并非一定受限于类似商品区分表。同时，最高人民法院制订的相关司法解释中也规定了，在判断两个商标之间是否会引起混淆的时候，除了要分析商标本身的近似程度外，也应考虑在先商标的显著性与知名度。因此，对于显著性较强、知名度较高的商标所能给予的保护本来也应高于显著性强与知名度较弱的商标。这样一来，如果商标审查人员及执法人员的能动性稍高一些，完全可以仅仅依据《商标法》第五十七条第二款就禁止他人在酒吧服务上注册或使用与注册在啤酒上的商标相同或类似的商标，而无需求助于《商标法》第十三条第三款。

事实上，许多其它国家虽然也存在着类似于我国的类似商品区分表的指导性文件，但在判断商品之间相互类似与否的问题上会比我国现行的做法更有弹性。基本来说，是否可能引起混淆是决定是否允许在后商标与在先商标共存时需要考量的最重要的因素，而非一个固定的关于商品间判断类似与否的指导性表单上规定的内容。可以说，目前我国所谓给予驰名商标的保护水平在许多其它国家只是正常给予普通注册商标的保护水平。

因此，在下一次修改商标法时，如何提高对于驰名商标的保护水平，应该是一个重要的议题。

法释〔2009〕3号《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年4月22日最高人民法院审判委员会第1467次会议通过）第九条规定：“足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆””。

足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

从上述法条中划线部分可以清楚地看出，最高人民法院是将可能造成驰名商标淡化（即“减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉”）的行为视为属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。

也就是说，那些虽然不一定会造成混淆，但却容易使驰名商标的独特吸引力产生淡化的包括减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉的行为，也是可以适用商标法第十三条第二款保护的。可以说，最高人民法院的上述司法解释为驰名商标反淡化提供了法律基础。但是，在《商标法》中毕竟只规定了可能造成混淆是唯一启动适用第十三条第二款的条件，并且单纯从字面的含义上看“反淡化”与“可能造成混淆”之间很难找出显而易见的联系。事实上正好相反，以美国的立法与实践为例，提出“反淡化”保护的概念，就是为了要解决“混淆可能性”缺位的情况下如何给予驰名商标保护的难题。“反淡化”就是在承认他人的使用不太可能引起混淆的前提下对于驰名商标造成显著性降低也即冲淡（dilution）或者声誉被污损（tarnishment）的其他损害而提出的一种新型的、有别于防止混淆的保护缘由。

由于法律并无明文规定，最高法院也只能将减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉的行为视为可能造成混淆的行为看待，而无法在造成混淆的可能性较低的情况理直气壮地宣布即使并无造成混淆的可能性，减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉的行为本身就是违法的。由于这个原因，上述司法解释的内容并未获得足够的重视，在商标保护实践中运用此解释的情形也并不常见。这也解释了为什么芝华士沙发及纳斯达克酒店能够获得注册。笔者猜想，如果相关商标审查人员或执法人员本身并非一个威士忌酒的爱好者或者股票市场的关注者而可能对芝华士威士忌及纳斯达克股票市场格外关照的话，他们并不会认为多数相关公众在一接触到芝华士沙发及纳斯达克酒店就能误认为芝华士威士忌开始生产沙发了，而纳斯达克股票市场开始从事酒店服务了，他们很可能会认为相关公众很可能在接触到芝华士沙发及纳斯达克酒店时会分别想到芝华士威士忌及纳斯达克股票市场而已，但并不会真的认为芝华士威士忌及纳斯达克股票市场分别就是华士沙发及纳斯达克酒店的经营者与他们之间存在着控制、许可、赞助等关系。因此，只要公众不会误认就可以了，至于华士威士忌及纳斯达克股票市场的商标显著性是否会被冲淡、其市场声誉是否会被污损，则不在现行法律规制范围之内。

因此，虽然现行商标法框架已经勉强国驰名商标反淡化提供了不是特别清晰的渠道，但是在未来商标法修改的过程中，绝对有必要加驰名商标反淡化的内容明确地写入商标法。

现行商标法中没有关于放弃商标专用权的内容。但实践中，在商标注册申请中声明放弃商标专用权的，其声明的内容将被记载于商标注册档案及商标注册证上。也就是说，对于申请人提交的放弃商标中含有的商品或服务通用名称或标识或者对于商品或服务的功能、质量、材料等特点具有描述性的文字或标识的专用权的声明，商标局是有可能接受的。

但是，如果一个商标是完全由具有上述特点的文字或标识构成，整个商标就变成通用名称或是描述性标识了，不再具有任何显著性，这样的商标即使声明放弃专用权也不应获得注册。

商标法第九条 申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标法第十一条 下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

因此，一个商标要想获得注册，就不能仅有本商品的通用名称、图形、型号，也不能仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点。反过来说，一个商标含有具有显著性的文字或标识，并非仅有本商品的通用名称、图形、型号，也并非仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，整体而言具有显著性，就应该允许其注册，而不以是否声明放弃专用权为条件。同时，第五十九条规定: “注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”也就是说，对于“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”,法律规定了注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

因此，即使商标注册人未声明放弃对于上述名称或标识的专用权，也不可能造成商标注册人滥用其专用权禁止他人正当使用的情形。因此，放弃专用权完全是商标申请人自行决定是否采取的行为，而非部分含有商品通用名称或直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字或标识的商标获得注册的前提条件。那么，在实践中上述类型的商标如果在申请时未提出放弃专用权的声明，是否就不被审查员提出具有描述性或缺乏显著性的问题呢？

事实上答案是否定的。我们发现，甚至很多已经提出提出放弃专用权的声明的此类商标，仍会在审查中被以具有描述性或缺乏显著性为由而驳回。那么我们可以得出的结论就是，在很多时候，商标局审查员甚至商标评审委员会的审查员会对放弃专用权的声明视而不见。同时，对于哪些自恃商标法第十一条及第五十九条规定而未对商标中含有的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的文字与标识选择提出放弃专用权声明的申请遭遇驳回后，如果申请人对于审查员理解适用商标法第十一条及第五十九条规定的能力或意愿变得不太自信而宁愿选择提出放弃专用权声明的话，现有商标法却并不能提供这一补救措施的机会。

因此，笔者建议此次商标法修改应对放弃专用权的适用及其效力加以明确的规定，使其不再是目前由审查人员个人任意处置的没有任何法律保障的习惯做法，而是变为法律明文规定的由商标申请人在提交申请或驳回复审过程中启动的权利。

商标法第十二条： 以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。

根据上述规定中，使商品具有实质性价值的形状不得作为三维标志获得商标注册。但是，对于什么叫作实质性价值，商标法并未做作任何规定，商标审查人员只能凭借自己对于这个问题的理解自由裁量了。目前争议较大的问题是，具有美学意义或美学吸引力的形状算不算具有实质性价值? 事实上，具有显著性而又不具有美学吸引力的标志实际上很难明确地加以界定。以麦当劳的三维标志麦当劳叔叔的小丑形象来说，人们通常认为其显著性很强，能够发挥区分服务来源的作用，应当作为三维标志获得商标注册。但是这是否意味着麦当劳公司在申请麦当劳叔叔三维标志商标注册时必须承认该三维标志不具备任何实质性价值呢？事实上，麦当劳叔叔三维标志很可受、很有吸引力，尤其是对于目标消费者的主力小孩子们。它的存在，能够吸引更多的人前去麦当劳消费，它为什么就不可以具有实质性价值呢？

因此，建议从商标法中删去关于三维标志不得具有任何实质性价值的规定。

目前商标审查机关虽然制订了《商标实质审查规程》及《商标审查与审理标准》这类文件，但是这些文件的法律效力较低。虽然《商标实质审查规程》在商标局的网站上被列明为“商标规范性文件”，但是其规定十分粗略，能够发挥的对于商标审查人员的约束作用很小。而《商标审查与审理标准》虽然较为详细，并且在该文件的《说明》部分明确写明这份文件是“供商标局、商标评委员会、商标审查协作中心的全体审查人员在商标审查及商标案件审理时执行”并且也已在商标局的网站上公布，但目前在审查实践中这份文件中列明的审查标准并未被严格执行，尤其是当涉及类似商标的审查时，偏离审查标准的行为非常普遍。当驳回复审案上诉至法院后，商标评审人员通常会公开向法庭否认这份文件对于审查工作的约束力，即使这份文件是于2016年12月才更新过。在这种情况下，商标申请人很难过于商标申请的前景作出预期，尤其是当涉及在先商标的时候。商标代理人也很难无法对申请人提供任何具有实质意义的参考意见。

因此，强烈建议在商标法中加入保障商标审查机关制订的指南性文件对于审查人员约束力的规定，同时利用这次修改法律的机会，制订出一个有关商标审查程序的详尽的规范性文件来，并保障该等文件对于审查人员的约束力。

目前商标法下，对于姓名商标的注册未与普通商标进行区别对待，因此其享有的专用权与非姓名组成的普通商标无异。但是，在笔者看来，经营者或者经营者的创始人以自己的姓名作为商标从事经营是一种天然并且非常正当的权利，阻止经营者行使这种权利是不正当的，不具有合理性。事实上，某些国家或地区，比如英国及香港，在其各自的商标法里均规定（或曾经规定了 – 由于本人近年办理域外商标注册的频率有下降，因此并不保证这些国家在近年修改法律后仍有此类规定）在电话号码簿中出现次数在一定数目以上的商标不应获得注册，除非能够证明已经通过使用获得了显著性。这种规定的目的就是为了防止某个常用姓氏或名字被某个或某几个特定的所有人垄断而妨碍其他使用该姓氏或名字的人无法使用自己的姓氏或名字标识自己经营的商品或服务。

因此，建议在商标法中加入类似商标法第五十九条关于“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定，对于注册商标中含有常用姓氏或名字的，也作如此规定，以保证善意使用人以自己的姓名标记其经营的（不能仅为许可他人经营）商品或服务。

在现行商标法中，对于上述情况下如何处理相关商标注册或商标注册申请并无明确规定。因此，即使已经有第三人对相关商标注册提出无效宣告请求，或是对商标注册申请提出异议申请，在提供了上述条件成立的证据的情况下，审查机关仍然不会直接裁定相关申请成立而判定将商标注册无效宣告，或是裁定商标异议成立。因此，提出请求的第三人只能另行以提交撤销三年不使用商标注册申请的方式寻求将注册商标申请撤销。而对于商标注册申请，甚至只能放任其注册，然后等待三年以后再行提交撤三申请。这种现状对于清理商标垃圾，为在后商标开辟通道是非常不利的。

因此，建议在商标法中规定在商标所有人主体资格已消亡而未在一定期限内办理权利移转手续，且又无查明的权利继受主体的情况下，商标审查机关可以直接在诸如无效宣告请求、撤三的程序中裁定撤销相应商标注册，或在异议程序裁定商标注册申请视为撤回。

商标法第四十九条： 商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

理由：如何理解“自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的”?这一条的真实意思与目的究竟为何？难道注册人不能在注册商标外自行采用一个有所变化的商标，即使不将该商标进行注册？商标法难道不是允许未注册商标的使用吗？另外，商标注册人的名义、地址发生变化后难道不可以自行以新的名义、地址使用商标吗？如果以已经不存在的商标注册人的名义、地址继续使用，难道不违反其他行政法规吗?难道这样做不会引起消费者混淆吗？这一条款不具备法律条文应具有的起码的严谨性和逻辑性，也根本不可能在不引起极大不安的情况具备任何操作性。这样的条款根本就不应该出现在商标法中。

驳回复审的提出期限太紧了，目前只有15日，还得从收文邮局的收文日而非邮件由申请人或其代理人收到的实际日期开始计算，并且也不允许延期。应该是两个月才合理。如果是三十日以下，应允许延期。

只有这样，才能保证驳回通知的内容能够被正确理解，对于驳回理由的分析才能中肯，驳回复审申请的决定才能恰如其分、复审理由才能有的放矢。