电子商务领域专利保护之“三方博弈”

作者 | 王自栋 马远超 中伦律师事务所

（本文系知产力获得独家首发的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

（本文6857字，阅读约需14分钟）

　　根据我国商务部电子商务和信息化司发布的《中国电子商务报告2017》显示，2010年至2017年间，我国电子商务年均增长速度超过30%。2017年，我国电子商务交易额达到29.16万亿元，电子商务交易市场规模居全球第一，电子商务就业人员超过4000万人，互联网对中国经济增长的贡献率达7%。

　　2018年8月31日，我国《电子商务法》获得全国人大常委会通过，2018年10月26日，《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》（以下简称《专利诉讼程序决定》）获得全国人大常委会通过，它们都将于2019年1月1日起施行。其中“飞跃上诉制度”（即发明、实用新型等相关的技术类民事或行政的二审案件将直接由最高人民法院知识产权庭进行审理）的确立更是引起了社会的广泛关注。在当前时代背景下，讨论电子商务领域的专利保护问题恰当其时。

　　一、电子商务领域专利侵权纠纷的特点

　　1、 电商平台、网店卖家、专利权人“三方博弈”，急需制衡机制

　　在电子商务交易中，电商平台、网店、消费者形成了交易三方。在电子商务领域专利保护中，电商平台、网店卖家、专利权人形成了利益迥异、相互缠斗的博弈三方。

　　对于专利权人而言，一方面，其作为受害者需要通过直接侵权或者“通知-删除”规则追究网店卖家或者电商平台的侵权责任，另一方面，专利权人又可能存在滥用“通知”的可能。对于电商平台而言，如果对专利权人“通知”阳奉阴违就有可能偏袒网店卖家，如果一味迎合专利权人也很有可能“错杀”网店卖家，从而影响自身利益。对于网店卖家而言，一方面可能是借助电商平台大肆实施专利侵权的始作俑者，另一方面也可能成为专利权人滥用“通知”的受害者。为此，如何平衡三方利益，既能保护三方各自的合法权益，又能防止其“乱来”，保障电子商务健康有序发展，成为了《电子商务法》需要解决的重要问题。

　　2、专利纠纷数量大

　　在电子商务专利侵权领域，平台收到的侵权投诉数量很大。例如，在“美容器案”【北京市高级人民法院（2016）京民终245号民事判决书】中，原告松下电气产业株式会社拥有名为“美容器”的ZL201130151611.3号外观设计专利，被告珠海金稻电器有限公司在阿里巴巴、京东等电商平台上的网店销售涉嫌侵犯此外观设计专利权的产品数量超过1800万台，法院最终全额支持了原告320万元的索赔请求。此案入选了最高人民法院2016年度十大知识产权司法保护案例。

　　（2016）京民终245号

　　3、 专利侵权判断难度大

　　发明、实用新型专利都具有较强的技术性，理解专利的权利要求以及进行全面覆盖或者等同侵权判断，需要具备一定的技术背景知识与专利法律知识。法院审理一件专利侵权纠纷案件往往需要半年以上，如果要求电子商务平台的法务人员在短时间内完成判断并做出及时反应，只可能进行形式性审查，难以要求其完成实质性审查。

　　二、“通知-删除”规则在电商专利侵权纠纷中的演变

　　面对电子商务环境下的专利侵权，电商平台最常用的抗辩理由是适用“避风港”。当电商平台对于专利侵权行为尚未处于明知或者应知状态时，需要适用“通知-删除”规则。笔者以不同时期的典型案例为线索，介绍电商领域专利侵权的“通知-删除”规则的演变过程。

　　1、第一阶段：完全参照《信息网络传播权保护条例》的“通知-删除”规则

　　美国在1998年出台的《千禧年数字版权法》首次创设了“通知-删除”规则，我国最高人民法院在2000年出台的《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》首次对“通知-删除”规则进行了借鉴，2006年颁布的《信息网络传播权保护条例》进一步完善了我国版权领域的“通知-删除”规则制度。

　　《信息网络传播权保护条例》第14条至第17条详细规定了“通知-删除”规则，即（i）权利人通知→（ii）网络服务者 立即删除+同时转送此通知→（iii）服务对象 反通知→（iv）网络服务者 立即恢复+同时转送此反通知。

　　在著名的“曼波鱼案”【杭州市中级人民法院法院（2009）浙杭知初字第566号民事判决书，浙江省高级人民法院（2010）浙知终字第196号民事判决书】中，电商平台完全参照上述“通知-删除”规则：（i）康贝厂依据第ZL200520112649.9号“婴儿泳桶”实用新型专利独占使用权，向淘宝发出《专利侵权通知函》，要求其删除曼波鱼公司的“曼波鱼婴儿游泳池”产品的全部信息；（ii）淘宝随即删除，并转送此通知给曼波鱼公司；（iii）曼波鱼公司提交《反投诉申请书》；（iv）淘宝随即恢复了所删除的信息。此后，曼波鱼公司以不正当竞争为由起诉康贝厂，主张康贝厂构成恶意投诉，并要求淘宝承担赔偿损失的责任。

　　（2010）浙知终字第196号

　　一审法院对专利权人康贝厂和淘宝公司的以上行为分别予以评述：被诉侵权产品，不构成专利侵权，康贝厂投诉造成了曼波鱼公司的商业信誉和商品声誉的损害，构成不正当竞争；淘宝公司在收到《反投诉申请书》后，即恢复了已删除的产品信息，已尽到了合理的注意及协助义务。康贝厂对此不服，提出上诉；淘宝公司服从此判决。对于康贝厂的上诉，二审法院认为，现有证据不能当然认定康贝厂系明知涉案被控侵权产品不构成侵权，亦不能认定其涉案投诉行为具有毁损曼波鱼公司商誉和涉案产品声誉的主观故意。如果认定康贝厂的涉案投诉行为构成不正当竞争，会对正常的投诉行为产生深远的不良影响。因为要求只有侵权投诉得到司法的最终侵权判定方可认定为合适投诉的话，显然对权利人责之过苛，会给投诉行为带来极大的不确定性，并使相关的投诉争议机制形同虚设。曼波鱼如果因康贝厂涉案投诉行为造成损失，可另行提起损害赔偿之诉，以获得相应的法律救济。撤销原判，驳回曼波鱼公司的诉讼请求。康贝厂的行为不构成不正当竞争，对此予以纠正。

　　网店曼波鱼公司显然对电商平台淘宝的删除处理不满，认为自己作为网店并不侵权，其正常经营被康贝厂无端干扰，由此认为电商平台淘宝的“删除”行为已客观上帮助了康贝厂，虽然电商平台淘宝在接到曼波鱼公司“反通知”后立即恢复，但是在删除和恢复期间仍然对曼波鱼公司造成了损失，故要求淘宝承担相应的法律责任，但被法院驳回诉讼请求。

　　事实上，在电子商务专利侵权案件中，并不只是类似网店曼波鱼公司对电商平台颇有抱怨之词，作为专利权人，也往往对电商平台颇有怨言，在以下“百城案”中，得以充分体现。

　　在“百城案”【杭州市中级人民法院（2014）浙杭知初字第1221号民事判决书】中，杭州中院认为：阿里公司系网络服务提供者，其对卖家主体身份进行了核实，要求卖家在网店首页标注与实际经营者主体身份信息一致的信息，并告知卖家不得销售侵权商品；在接到权利人通知后，及时删除了侵权产品信息链接，已经尽到了合理的注意义务。鲲鹏公司在网站上发布的产品信息是否侵权涉及到专业技术判断，阿里公司不具有审查能力与义务，百城公司亦未提供有效证据证明阿里公司明知产品侵权而仍予提供网络服务。故阿里公司对于鲲鹏公司的侵权行为并未提供便利条件，不构成共同侵权，其不侵权抗辩成立。

　　（2014）浙杭知初字第1221号

　　在上述“百城案”中，电商平台同样参照执行了《信息网络传播权保护条例》中的“通知-删除”规则。尽管电商平台淘宝在收到专利权人通知的第一时间删除涉嫌侵权产品，但专利权人仍然不满，认为阿里电商平台提供经营场所的行为已客观上帮助了鲲鹏公司实施专利侵权，但法院并未支持专利权人针对电商平台的诉讼请求。

　　2、第二阶段：电商平台“只转送、不删除”规则

　　在《北京市高级人民法院关于审理电子商务侵害知识产权纠纷案件若干问题的解答》【以下简称《北高解答》），京高法发〔2013〕23号】中，北京市高级人民法院提出“被控侵权交易信息的侵权可能性较大的”，电子商务平台经营者才应当及时采取必要措施。电商平台针对专利侵权投诉通知，逐渐采取了“只转送、不删除”的态度，即（i）专利权人 通知→（ii）电商平台 转送此通知（不删除）→（iii）网店 反通知→（iv）电商平台 转送此反通知（保持不删除）。

　　在“贝格案”【上海知识产权法院(2016)沪73民初841号民事判决书，上海市高级人民法院(2018)沪民终8号民事判决书】中，电商平台就采用“只转送、不删除”规则，并得到了法院的认可。该案中，艾贝尔公司作为专利号为ZL200510028292.0号“自粘膜止回空气包装材料C型袋及其制造方法”的发明专利的专利权人，（i）艾贝尔公司向淘宝发出专利侵权通知（含专利号及侵权产品链接），要求其删除贝格公司涉嫌侵权产品的全部信息；（ii）阿里巴巴将此通知转送给贝格公司，但并未删除贝格公司的涉嫌侵权产品链接；（iii）贝格公司向阿里巴巴提交反通知，认为其产品未侵犯艾贝尔公司的知识产权；（iv）阿里巴巴认定反通知成立，未对投诉信息进行处理，并将此反通知转送给艾贝尔公司。随后，艾贝尔公司提起诉讼，要求贝格公司与阿里巴巴共同承担专利侵权责任。

　　(2018)沪民终8号

　　一审法院判决认为，贝格公司侵权成立。阿里巴巴公司收到投诉后，及时将该投诉转达给被投诉人，在收到被投诉人的反通知后亦及时将该反通知转送给投诉人，阿里巴巴作为网络服务经营者，对于其关于投诉人与被投诉人提交的投诉和反通知中专利侵权与否的判断不能苛以过高要求，故艾尔贝公司认为阿里巴巴公司存在主观过错，应与贝格公司构成共同侵权的主张不能成立。二审维持了原判。

　　3、第三阶段：《电子商务法》的新“四步法”

　　为了在专利权人、电商平台、网店卖家三方之间创设一项利益平衡的制度规则，《电子商务法》第42条、第43条创设了“通知-删除”新“四步法”，即：（i）专利权人 通知→（ii）电商平台 立即删除+同时转送此通知→（iii）网店 反通知→（iv）电商平台 转送此反通知并视专利权人是否在15日投诉或起诉，决定是否恢复。详见下图。

　　新“四步法”的前三步与之前《信息网络传播权保护条例》中的前三步基本相同，但对于第四步的规定与之前有较大区别。在新“四步法”中，电商平台不再在接到网店反通知（即“声明”）后，立即恢复此前被删除的信息，而是告知专利权人进行投诉或起诉，只有当专利权人在规定的15天内不投诉或起诉的，才恢复此前被删除的信息。换言之，一旦专利权人在15天内投诉或起诉，那么此前被删除的信息就将在投诉或起诉事项被处理完毕之前不会得到恢复。仍以曼波鱼案为例，曼波鱼公司在电商平台上销售的新款婴儿泳桶具有很强的季节性，一般每年6至9月为销售旺季，如果遭受到专利权人的投诉或起诉，那么按照新“四步法”的规定，在整个投诉或起诉被处理完毕之前不会重新在此电商平台上恢复上架，一旦错过销售旺季，就会对曼波鱼公司造成很大损失。

　　《专利诉讼程序决定》即将实施，与专利民事侵权有关的二审案件都将收归最高人民法院集中管辖，这对于进一步统一《电子商务法》新“四步法”在实践中的操作规则具有重要意义。“飞跃上诉制度”借鉴了美国联邦巡回上诉法院统一管辖美国全境专利上诉案件的经验，能够对技术类案件的裁判准确性得到很大保障。“飞跃上诉制度”也能促成我国范围内电子商务环境下专利侵权一审案件的统一裁判尺度。

　　三、专利权人“通知”将一石激起千层浪

　　1、专利权人“合格通知”的标准

　　对于专利权人“合格通知”所应包含的内容，已经存在一些地方性实践与探索。《北高解答》（2013年2月4日起施行）第11条中指出，一般需要权利人提供联系方式、权属证据、侵权证据、真实性承诺等。《北高解答》第12条中进一步指出，针对侵权与否难以判断的，可以要求提供实际交易情况信息，本条内容对于绝大多数电子商务环境下的专利侵权案件是适用的。阿里巴巴总部所在的浙江省，也出台了一系列地方性规则。《浙江省电子商务领域专利保护工作指导意见（试行）》（2014年12月15日起施行）第7条规定，电商平台还可以要请求专利权人进一步提交涉嫌侵权商品与专利权保护范围的对比材料。《浙江省专利条例》（2016年1月1日起施行）第34条规定，对于实用新型和外观设计专利，电商平台可以要求专利权人提交专利权评价报告。

　　在“嘉易烤案”【金华市中级人民法院（2015）浙金知民初字第148号民事判决书，浙江省高级人民法院（2015）浙知终字第186号民事判决书】中，被告金仕德公司产品构成对专利号为ZL200980000002.8的“红外线加热烹调装置”发明专利侵权，原告嘉易烤公司向电商平台天猫公司提交的投诉材料中，除了权属证据、侵权证据、联系方式等，还以图文并茂的形式，对技术要点进行对比，但天猫公司仍对该投诉材料做出审核不通过的处理。一审法院判决金仕德公司赔偿15万元，天猫公司对其中的5万元承担连带赔偿责任。天猫公司不服提出上诉。浙江高院二审认为，嘉易烤公司提供的技术比对表等通知内容已经合格，对于发明专利侵权案件，天猫公司应当综合考量各种因素，并不必然采取删除和屏蔽措施，但是应当及时转送此合格通知，保证有效投诉信息传递的顺畅，遂维持原判。

　　（2015）浙金知民初字第148号

　　（2015）浙知终字第186号

　　笔者认为，本案对于“合格通知”的要求，正是采用了《浙江省电子商务领域专利保护工作指导意见（试行）》的标准，即满足了权属证据、侵权证据、联系方式及技术特征比对表之后，通知就已合格。此案判决得到最高人民法院的认可，并成为第83号指导案例。

　　笔者注意到，在本案中，当专利权人发出合格通知后，法院认为，对于电商平台转送通知和电商平台删除的要求是不同的。根据本案，在收到合格通知后，电商平台应当及时转送此通知，但是对于是否删除，电商平台却可以视情况作出综合判断。但是，根据《电子商务法》的规定，电商平台不再拥有根据情况综合判断是否删除的权利与义务，而是必须立即采取删除等措施。

　　2、专利权人发出“不合格通知”的法律后果

　　在“怡信案”【杭州市中级人民法院（2013）浙杭知初字第391号民事判决书，浙江省高级人民法院（2014）浙知终字第169号民事判决书】中，被告夏六丽等涉嫌侵犯原告怡信公司专利号为ZL200720051806.9号实用新型“便携可充式喷液瓶”专利权。杭州中院在一审判决中认为：经对比技术特征，认定被诉产品构成侵权，虽然怡信公司两次致函淘宝公司要求立即停止全部侵权行为，但是怡信公司的通知函件中没有包含要求删除或者断开链接的被控侵权商品、信息的名称和网络地址，以及侵权成立的初步证明材料，不属于合格的侵权投诉通知，据此尚不能证明淘宝公司对被告夏六丽的侵权行为属于明知或者应知。淘宝公司系网络服务提供者，并不具有审查其淘宝网站上所有所传播信息的能力和义务，对被告夏六丽实施的侵权行为没有过错，无须承担侵权责任。浙江高院二审维持原判。

　　（2013）浙杭知初字第391号

　　（2014）浙知终字第169号

　　由于专利权人通知函件中没有包含需要删除的商品的名称、网址，特别是类似于权利要求特征比对表的侵权成立的初步证明材料，因此属于不合格通知，由此淘宝公司不进行转送和删除是合理的，但并不能免除网店夏六丽的侵权责任。需要补充的是，网店夏六丽此后又申请再审，最高人民法院经过再审后认为本案侵权不成立【（2016）最高法民再180号】，其主要理由涉及与涉案专利相关的两次无效宣告中专利权人的表述具有禁止反言的效果，因此最终判定侵权不成立。尽管本案是一个实用新型专利的侵权案件，但是也走完了一审、二审、再审程序，并且经历两次无效宣告程序，且最终被最高院改判，足见专利案件的复杂程度不是一般案件可以比拟。

　　（2016）最高法民再180号

　　3、专利权人“错误通知”的法律后果

　　专利权人的通知是否合格，主要是从形式角度判断是否符合《电子商务法》等法律法规要求的形式要件。专利权人的通知是否属于“错误通知”，则是从网店卖家是否构成实体专利侵权角度判断。北京市高级人民法院蒋强法官在《电商平台不仅仅是“信使”》一文中指出，平台下架网店产品，是“超级禁令”的强制手段，其对于网店的杀伤力非常巨大，直接剥夺了网店对该商品的继续销售的资格。如果网店卖家并不构成专利侵权，专利权人的通知即属于“错误通知”，需要对网店卖家的损失进行填平性质的赔偿。如果专利权人发出“错误通知”在主观上具有恶意，则需要对网店卖家承担惩罚性赔偿。这一规则正是为了防止专利权人滥用“通知”，也可以在相当程度上消除电商平台形式审查“通知”从而第一时间删除涉嫌侵权产品，所导致的对网店卖家产生的损害。

　　《电子商务法》煞费苦心地设置了这一弥补规则，但效果如何仍然有待观察，该规则仍有漏洞可循。例如，一方为达到“超级禁令”的效果，同时为了避免被追究“错误通知”、甚至“恶意通知”的赔偿责任，有可能采取使用许可方式以“马甲”名义发出通知，也有可能以“马甲”名义获得一项实用新型或者外观设计专利后发出通知。

　　四、简短结语

　　目前，国内经济需要转型升级，国内的电商平台已经日渐成熟壮大，中美贸易摩擦正在寻求折中解决方案，在这样的时代背景之下，强化知识产权保护已是国内外企业的一致需求。《电子商务法》新“四步法”的出台，或许是解决当下“三方博弈”较为经济、合理的制度安排。可以预见的是，一旦《电子商务法》实施，电商平台及时下线涉嫌侵害知识产权产品的力度将会越来越大，涉嫌侵害知识产权的产品将在电商平台难以立足。相应地，网店卖家因被“错杀”被迫提起索赔自救的诉讼，也将随之大量出现。