干货 | 国际专利转让交易实务初探

知产力（微信ID：zhichanli）

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。关注科技领域创新及相关知识产权问题，请订阅本微信公众号（zhichanli）、官方微博：知产力，亦可登录www.zhichanli.com查阅更多精彩内容。

作 者 | 徐建生

（本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

专利权利的流转发生在不同司法管辖区的民事主体之间，便产生了国际专利转让。国际专利转让的国际性和复杂性还首要体现在交易标的往往是所谓的“专利包”（patent portfolio），即所转让的专利权利不仅仅是一件由单一司法管辖区授权的专利或由其审查的专利申请，而更可能是基于一项或多项相互之间有着某种技术关系的发明而形成的由不同司法管辖区授权的专利与审查中的专利申请的组合。专利包也称专利组合，卖方根据一定的标准从其专利库里挑选出部分专利权利并把它们打包在一起投向市场，而专利包中基于同一发明在不同司法管辖区申请和获取的专利在国际专利转让交易中则被称为“专利族”或“族”（patent family）。

由于总体上中国企业对国际专利转让交易的知识与经验均有所欠缺，且绝大多数优质专利资产又恰恰掌握在交易经验十分丰富的数百家跨国公司手里，了解、学习与总结国际专利转让交易中的一些重要事项对中国企业来说显得十分重要。本人近年来有幸参与了一些国际专利转让项目，接触了为数不少的外国卖方和中国买方，感觉有必要将国际专利转让交易做个经验性介绍，并借此将本人对实际交易的观察与感受做阶段性小结，以达到抛砖引玉的目的。

为避免歧义，以下两点先做说明：（1）交易一方或双方为NPE（非专利执行实体）的不属于本文讨论范围；（2）专利转让与专利买卖相互关联却是不同概念，为前后文需要本文可能有时对两个概念混同使用，对两者的区别在第三部分详述。

一、国际专利转让交易的若干认识问题

（一）专利转让与技术转让

有人对专利转让与技术转让的关系不甚了解，甚至混同了这两种交易，而类似误解或理解偏差还发生在一些律师及其他专利从业者身上。之所以存在如此误区有其原因。首先，专利源自技术发明，人们常用但并非严格法律概念的“专利技术”、“专利产业化”等用语容易导致专利与技术在概念上的混淆；其次，很遗憾我国《合同法》及过往一些司法解释均将“专利权转让合同”和“专利申请权转让合同”包括在所谓的“技术转让合同”中；最后，某些专利转让交易确实包括技术转让的内容。

实际上，专利与技术是两个完全不同的概念，前者是法律概念，后者不是。即便是两者均在同一个交易中作为转让标的，对两者的交易内容、方式、条件等也应是严格区分的。外国卖方在进行一项国际专利转让交易中，对该交易是否包括技术转让的是非常明晰的。很多跨国公司将其专利部往往分为专利法律部门（IP Legal）和专利技术部门（IP Technology），前者负责法律问题，后者负责技术问题，交易中对外谈判的多是专利法律部门人员，若买方需要了解专利所覆盖的技术的相关问题，则需要特别要求卖方调用其专利技术部门人员或者是独立于专利部的其他智能部门（如研发部门）的技术人员参与技术层面的探讨。

（二）标的专利的权利国别选择

大家知道专利的保护具有地域性。可能是因为专利制度的这个基本原则，部分国内买方在理解不同国别的专利价值上可能有些误解或偏差。比较常见的理解偏差主要围绕在两个方面：（1）只有市场所在国的专利才有价值；（2）对中国公司来说中国专利更重要。

对两方面问题的解答自然不能一概而论，因为现实中的情况十分复杂。我们以领先世界的数个中国手机品牌商为例，它们的出货量都已分别名列前茅，但多数品牌的出口市场中偏偏缺失最重要的欧美市场，这种缺失与其说是企业的战略选择，不如说是企业的无奈之举，因为普遍缺乏专利储备的它们一旦产品进入欧美市场，必然会在凶险的专利战场中被竞争对手打得头破血流。但是，如果中国企业拥有欧美专利，那么即便其产品仅在非欧美国家遭受竞争对手提起的专利指控，它们仍可拿手里的欧美专利对提起指控的竞争对手发起反击，从而迫使对方进行和解或交叉许可。一些案例表明或提示，一个中国企业甚至可以拿美国专利在美国起诉另一个中国竞争企业，以在全球范围内制衡该中国竞争对手。

国际市场上，企业之间往往是竞争与合作兼有的关系。若某中国显示器厂家的重要客户是美国手机品牌商，而该美国手机品牌商的某些产品可能因为用了某韩国显示器厂家的显示器而侵犯到了中国企业的美国专利，一般情况下该中国企业是不会去起诉自己的美国客户的，但为了竞争它可以用同样的美国专利在美国起诉韩国显示器厂家。类似情形五花八门，显然此时不能简单说对中国企业来说中国专利最有用。

总之，由于行业特性、标的专利技术领域、竞争格局、供应链关系、技术发展与变革、法律与司法环境等因素在实际案例中均可能对专利权利国别的选择产生影响，很难说哪种理解是更加正确。中国企业在对专利国别进行甄选时一定要综合考虑以上因素。

（三）标的专利的数量

是否含有高质量的专利固然是评估一个专利包价值的最重要因素之一，但相关专利的数量也同样不能忽视。姑且不论卖方是否愿意让潜在买方根据其喜好来拆分待售的专利包，国际专利许可实践中交易对方无论在主张权利或谈判时，常常会扔出一系列专利以支持其主张，此时作为防御一方的国内公司若没有相当数量的专利予以对抗，要达成交叉许可的可能性将大大降低。在交叉许可普遍的行业（如智能移动终端）中，一个企业如果拥有的专利数量没有达到一定规模，就难保在遇到竞争对手的专利挑战时能够应对自如，更难以期待获得好的谈判结果。另外，对初创企业来说，专利数量本身在公司投资价值方面也会起到正面作用。

（四）标准专利与应用专利

一直以来，专利资产构建者对标准必要专利（standard essential patent, 下称“
SEP”）趋之若鹜，本人还遇见过国内手机厂家在评估专利包时只关注SEP。诚然，SEP的固有特性必然使其受到追捧，权利人也必然会将SEP设定为其待售专利包的价值驱动专利。然而，对待SEP应更加客观，评估专利包也不能只看SEP。

首先，一般情况下标准制定组织（standard development organization, 下称“SDO”）并不负责评定某件专利是否是“标准必要”，所谓的SEP更多的是权利人向SDO的单方宣告，SEP是否真是“标准必要”这个重要问题实际上是留给权利人、产品制造商或者法院去评判的。其次，近年来各主要国家（如美国）的专利审判法院和相关行政监管机构[1]的实践与表态均提高了SEP定价的不确定性，特别是法院对SDO就SEP许可实践所要求适用的FRAND[2]原则的解释发生了不少变化，法院在审查一项SEP许可交易是否遵照FRAND时已不再像过往那样只关注许可价格，而是全面性审查该等交易的各个条款及其谈判状况，这些变化及SDO的知识产权政策都直接或间接地导致了对SEP估值的下调。[3]最后，当今专利诉讼环境下对非SEP的保护力度也可能使该等专利的估值增高，回到技术和产品本身，某些行业（如移动终端行业）产品应用类的专利（implementation patent），例如涵盖多点触摸技术的专利，因为其提升用户体验等实用功能而可能变得十分值钱并被法院认可。

（五）专利所涉技术领域

国内大多数企业常年忽视知识产权战略，一些制造业企业虽然已意识到专利在国际竞争中的重要性，但仍缺乏对专利资产构建技术的研究，在购买资产时也自觉不自觉地更多考虑与自己产品直接相关的专利。

专利的本质是一种对世的排他权利，它更多地被用于防御目的。专利决非是与自己产品相关才对企业有用，认为专利所涉技术自己的产品不会使用因而对企业没有价值，那更是错误的。一个具有完善专利体系的企业不仅要拥有与自己产品所涉技术相关的专利，还应有策略地构建其专利资产使某些看似“无关”于自身产品的专利能够在必要时被用以规制其对手。举个例子，爱立信是世界领先的通信解决方案提供商，拥有通信领域大量的专利，当它以其拥有的手机专利起诉某手机品牌商侵权时，最害怕的不是被告手里也同样拥有手机专利，而可能是与基站相关的专利，这是因为爱立信手机终端业务早已日薄西山，而基站业务才是其主要收入来源，一旦被告反过来起诉爱立信的基站设备侵犯其拥有的基站设备专利，则若侵权成立爱立信被判赔的数额可能远远超过其起诉手机品牌商的预期判赔额，若发生此种情形爱立信定会选择与被告尽快和解。

专利权利人一般通过三种模式变现专利资产：出售（sales）、第三方许可（3rd party licensing）[4]和直接许可（direct Licensing）。理论上权利人从专利许可中可获取的变现金额最高，但由于许可变现是个长期的过程，许可的运营不断有成本发生，且权利人需要持续维护其专利权利（包括诉讼）。相反，出售专利虽然绝对利益较低，但因为其周期更短、风险和成本更低、资源与技能的要求更少等优点成为了权利人越来越常采用的变现模式；此外，近年来科技发展提速迫使跨国公司调整业务，它们的某些专利成为可处置资产，而新兴经济体企业的国际化需求更使专利转让市场变得十分活跃。

专利包买卖对双方来说都是技术活，流程可能异常复杂。本文仅介绍相对标准的流程，且为了方便表述更多的是从出卖方管理交易的角度述说。

（一）卖方组构专利包

专利包的组构是卖方从专利资产中识别、挑选、搭配、组合欲出售专利的过程。有经验的卖方一般会精选出一个或数个价值驱动专利（value driving patents），每个价值驱动专利再配以一些相关专利，这样组成的专利包方更有吸引力及潜力。

顾名思义，所谓价值驱动专利即是能提升专利包整体价值的专利。如果一件专利有权利要求对照表（Claim Chart，下称“CC”），且CC是针对市场上的热销产品或高价值产品的，那么这样的专利就是价值驱动专利。CC说白了就是侵权分析，这个概念有时会被扩大解释成包括任何类型的使用证据（Evidence of Use）或使用迹象（Indication of Use），此类证据往往是针对那些保护相对较新的技术而不容易立即形成明显CC的专利。遇到这种情形时，分析专利价值将变得更具挑战性，虽然有现成CC的专利更能直接表征其价值，但没有CC的专利有些恰恰是涵盖了某种技术趋势，只是这种技术是否最终会被市场所广泛使用尚无法准确预测。识别出价值驱动专利的重要意义在于，它是说服买方购买的理由。它还可以帮助卖方围绕该等价值驱动专利组构其专利包，对营销资料的准备也聚焦于该等专利，以提高专利包出售的成功率及交易价格。

（二）搭设销售渠道

卖方可能自己也可能通过中介销售专利包。实践证明，规模较大的专利包由卖方自己操作出售事宜成功的可能性更高，主要原因是大型专利包的买卖双方往往都是业内领先者，相互之间也已比较熟悉。中介服务则在国际专利买卖交易中发挥着极其重要的作用，市面上有不少专门提供中介服务的机构。从卖方角度看，他们希望聘用合适的中介以使其专利包能够被兜售给更多的潜在买方，并以最佳条件完成交易。从买方角度看，其聘用中介很多情况下是因为他们有比较明确的目标专利但却缺乏与卖方实质接触的途径或者他们缺少专利交易所需的能力与经验。有些交易中买卖双方的诉求差异巨大，对目标专利的理解不同，这时中介的专业能力将起到重大作用，其表现甚至可以决定交易的成功与否。

（三）卖方构建价值主张，完善专利包

卖方为能顺利将其专利包卖出并争取好价钱，通常会想方设法构建并表达专利包的价值。在按前述方法围绕价值驱动专利组构专利包后，他们会收集、组织、准备各种信息以主张专利包的价值。交易进入实质操作之前，甚至是在与潜在买方签订保密协议之前，他们会先提供一份关于专利包的最基本情况的介绍以吸引潜在买方。卖方还会对市场进行分析，为其价值主张提供现实证据，这些证据可能是相关发明的背景、过程与成本、所涉技术领域概述、专利申请的过程、相关产品权利许可情况、成功的诉讼案例等等。

一个比较完善的专利包通常包括以下多数或全部信息：（1）专利清单；（2）适用市场与产品描述；（3）侵权分析；（4）卖方背景介绍；（5）初始要价；（6）投标期限；（7）特殊情况说明（许可安排、权利负担等）。

（四）推出专利包

卖方会在与潜在买方签署了保密协议后将包装好的专利相关信息发给后者。

（五）潜在买方评估专利包

潜在买方基于其从卖方收到的专利信息对专利包进行评估，评估即要聚焦于专利本身，也要与企业的战略、商业计划与内部条件等因素相结合。评估的过程卖方或中介机构一般会提供力所能及的支持。

（六）卖方监测投标或选定买方

（略）

（七）交易谈判、签约、交割与转让

谈判、签约及交割是每个商业交易的必有步骤，而专利买卖交易中的特别之处基本上都涉及一些关键的法律问题，因此将安排在本文最后一部分阐述。 

国际专利转让交易需要经过合同的谈判、达成与履行，作为律师这其中涉及的法律问题（特别是围绕合同条款的问题）自然是本人最关注的。此处就几个最重要的法律问题与大家探讨。

（一）专利买卖与专利转让的关系

专利买卖与专利转让是两个相互关联但不同的概念，前者描述的是买卖双方以专利为标的买卖合同行为，后者则关注标的专利的权利、权属和利益从卖方（此时为出让人，Assignor）转移到买方（此时为受让人，Assignee）并归其所有的问题，涉及到政府规制。专利买卖并不当然导致专利转让，卖方若不履行法律对专利转让的规定可能导致转让无法完成，虽然其可能需因此承担违约责任。

一份完整的专利转让合同应当肯定地、明确地表达卖方的行为是“出售（sells）、让渡（assigns）并转让（transfers）”所有标的专利中的及与其相关的权利（right）、所有权（title）和利益（interest）。转让的权利范围还应包括优先权及主张优先权的权利，转让的专利应包括所有族成员，如继续申请（continuations）、分案申请（divisionals）、部分继续申请（continuations-in-part）、再颁申请（reissues）和续展（renewals）等。

专利买卖合同的附件常包括专利权利转让（patent assignment）的模板，该等转让模板还可能按专利包中各专利所属司法管辖区的规定进行区分，合同要求买卖双方在转让专利时采用与该等模板内容实质性相同的转让合同。

（二）权属转移链条

因为专利权利从申请开始可能几经易手，确保权属转移链条上没有瑕疵是很有必要的。一般来说各国专利管理部门都负责记录专利权利的转让细节，审查这些记录可以确认以下问题：是否记载出让人与受让人的正确名称及被转让专利的正确题录信息；转让链条是否完整且没有残缺；是否所有的权利都被转让；有否任何权利负担；是否存在共有权；等等。

权属链条的审查还应包括发明人审查，确保所有发明人在发明专利技术时是卖方（或最早权利人）的雇员，若发现有发明人受雇于他人则需要进行共有权方面的分析。审查发明人可能需要查看雇佣合同，特别是其中对雇佣期间及知识产权权利让渡的安排。

（三）权利负担

一件专利上是否及如何设有权利负担首先可能影响该专利的估值，而有关应对权利负担的条款也将成为专利买卖合同中需重点考虑与安排的问题。

1.债务负担/质押

中国法律要求专利权的质押必须向国家知识产权局登记。美国法律对专利质押登记并无类似硬性要求，但若某质押确在美国专利商标局（USPTO）进行过登记，则买卖交易前应确保对该等质押的注销也进行了登记且注销手续已完成。在美国，专利权质押也可能根据UCC[5]进行登记，UCC质押的登记机关是各州的州务卿办公室，谨慎的买方应提早确保相关的质押已解除。

2.现存第三方权利

与债务负担相比，现存第三方权利对专利来说是更常见也是更复杂的负担。第三方权利是指卖方之前通过协议就待售专利向第三方授予的某种权利。若此种第三方权利是一项专利，则无论该等许可是否在专利主管部门登记，买方一定需要了解其详情。一般来说卖方会在进入合同谈判前即告知待售专利包里有哪些专利已有何种第三方权利安排。

买卖双方通过专利买卖合同明确约定如何对待现存第三方权利。一般情况下，那些在交割[6]之日或之前已存在的第三方权利会首先被定义为现存第三方权利，产生这些权利的合则会被作为合同的附件。现存第三方权利通常有以下几种：许可（license）、责任免除（release）、不起诉契约（covenant not to sue）、停火协议（standstill agreement），而它们又可能有变种。现存第三方权利的直接后果就是买方必须在买卖合同中确认：现存第三方权利将在买卖合同成立后继续有效。换句话说，买方即将受让的专利权利会受制于现存第三方权利，虽然买方也可设法在买卖合同中对某些现存第三方权利的行使设定条件。

3.政府资助

若标的专利所保护的发明源于政府资助，则该等专利的买卖与转让可能会受到政府的规制。

（四）卖方保留权利

卖方会在专利买卖合同中对其权利做一些保留：

1.卖方及其关联方可以制造、使制造、使用、销售、进口、出口或其他方式分销以及利用标的专利披露或主张的产品，并可实施或使实施标的专利披露或主张的方法。该等保留权利通常是不可撤销、永久、不可转让的全球权利，其对价会被约定为已考虑在买卖合同的标的价款中，且业已由卖方支付给受让专利的买方。当然，合同还应约定卖方不得将其保留的权利再转许可给他人，除非有前述现存第三方权利。

2.若发生卖方控制权[7]的变化，卖方为其自身和其继受者（包括给收购方）利益可将其保留权利做相应转让。但是，若买方有理由认为收购方在卖方控制权变化之前的产品与买方产品有竞争关系，则该等保留权利不及于该等产品。若控制权变化后卖方不再以独立法律实体存在，则该等卖方保留权利随之终止。

 3.若卖方将其某业务单位或分支机构剥离，而被剥离实体恰恰剥离之前在卖方保留权利内制造、使用相关产品，则卖方可将其保留权利许可给被剥离实体由其在原地域范围内继续使用专利，但该许可不及于接手被剥离实体的机构在剥离之日前制造、销售、使用的产品。

（五）卖方重要义务

因为专利买卖的标的是专利权利，但由于专利包里各专利的权利状态不一，所以有必要在买卖合同中为卖方设定一些义务。

1.专利维护

卖方一般会同意在交割后的一段时间内（例如权利转让前）负责维护好专利，包括继续负责尚在申请流程的专利的申请事宜，卖方还需确保在专利转让完毕前不会为专利设定实质性负担，但就某专利向SDO或等同机构宣告、承诺SEP地位（包括承诺FRAND标准）等则不应被视为是设定负担。

2.合理努力

双方需共同努力完成专利转让交易所需的步骤，包括但不仅限于签订转让合同。交割日后的约定期限内，买方应有权要求卖方交付标的专利的纸质证书或类似文件、发明披露资料等。

3.协助义务

卖方应在合同生效后向买方交付所有申请中专利的申请历史资料。若买方在继续专利申请或诉讼的过程中有需要，卖方将在一定期限内为买方安排与发明人接触。

4.陈述与保证义务

除一般性保证之外，卖方还需针对标的专利对买方做出特殊保证。权益方面，卖方需保证除了列明的权利负担和卖方保留权利外，标的专利上不再附有其他实质性负担；卖方还需保证签订合同之日不存在任何挑战标的专利所有权的诉讼。流程方面，卖方应保证在交割时已授权专利不涉及已知的任何复审（reexamination）、再颁、冲突（interference）、双方复审（inter partes review）、异议（opposition）或任何类似的挑战专利有效性或可执行性的程序，卖方还需进一步保证据其所知没有任何授权专利被任何行政、仲裁、司法或其他法律程序判定为无效或不可执行。

（六）卖方免责

买方必须了解并同意，依照专利交易惯例其购买的专利是“依原样（as is）”交付的。除卖方明示保证的事项外，卖方不保证标的专利的有效性、可执行性及第三方侵权，也不保证买方有权实施专利或者实施专利的行为具有适销性、适合特定目的、有效、可执行或不侵权；合同一般还会特别强调，卖方不对买方因制造、使用、销售、许诺销售、进口或其他分销或处置任何被标的专利权利主张覆盖的产品或使用其方法而侵犯任何第三方的专利或其他知识产权承担任何责任。

在未来很长的时间内，不少中国企业将需要通过购买专利来搭建或补强其专利库，以便能够在复杂、残酷的国际竞争中应对挑战并提升自己的竞争力。由于本文内容基本上来自于本人参与的有限的项目，因此定有许多不完善之处，但仍希望此文能为初步接触专利买卖的国内企业和律师提供一些基础信息，并引起关注与思考。

注  释：

[1]如美国联邦贸易委员会和美国司法部。

[2]即公平（fair）、合理（reasonable）与非歧视（Non-discriminatory）原则。

[3]对于主张SEP的权利人来说，法院的最新态度意味着他们恐怕需要在向被许可人提出要约之前须对许可交易的方方面面都做出认真的自我评估。

[4]所谓第三方许可系指权利人按照一定的条款与条件将特定专利包的许可事务外包给专业的许可机构，由后者与被许可人进行交易。有些情况下，第三方许可人直接接手了专利权。

[5]指《美国统一商法典》（Unified Commercial Code）。

[6]本文中交割是指卖方将标的专利通过专利转让合同（patent assignment）交付给买方。

[7]显然，合同需对“卖方控制权变化”予以定义。