专利许可区域约定条款可否对抗平行进口中的专利权用尽？

作者 | 刘良勇 方春晖 宋献涛 北京德和衡律师事务所

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专利权用尽作为一种抗辩制度，在我国第一部专利法中即有规定，历次修法将其适用范围不断拓宽。根据2008年第三次修改的专利法第六十九条的规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。与之前的专利法相比较，2008年第三次修改的专利法中增加了进口情形，即，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，进口该产品的，不视为侵犯专利权。由此，中国专利法通过2008年的第三次修改已经确立了平行进口中的专利权用尽。[1]

在实际应用中，专利权人时常在专利许可协议中与被许可人约定专利权的实施区域范围，从而将某国排除在专利权实施区域之外，为其预留进一步行使权利的空间。然而，随着国际贸易的发达，全球经济一体化的进程加速，即使约定了专利权的实施区域范围，也可能会有国内进口商从境外进口相关专利产品。那么，这种“约定专利权实施区域范围”的条款（简称“专利许可区域约定条款”）能否产生保留平行进口中的专利权用尽的法律效果呢？本文就此问题展开探讨。

从专利权用尽原则的价值目标方面分析

专利权是国家为专利权人提供的在一定期限内依法享有的独占实施权，即，他人只有经专利权人许可才能实施专利权，这使得专利权人可以从中获益。当专利权人首次销售专利产品或者许可他人实施专利权时，专利权人已经从其所首次销售的专利产品或专利许可中获益，无权再对出售后的专利产品行使控制权或支配权，因此专利权用尽也被称为“首次销售（first sale）原则”。[2]

专利权具有地域性，在不同国家所获得的专利权均是独立的，专利权人有权独立行使在不同国家所获得的专利权。专利权人与被许可人在专利许可协议中可以约定专利权的实施区域范围，由此所对应的专利实施许可费一般会随着专利权实施区域范围的不同而有所不同，例如某特定区域的专利许可费相比全球专利许可费一般会有所减少，其目的就是为了保留专利权人在所排除专利实施区域的独占实施权，以获得在该所排除专利实施区域的独占经济利益。如果仅基于这方面考虑，通过在专利许可协议中约定专利权的实施区域范围来保留平行进口中的专利权用尽的法律效果，似乎具有一定的合理性。

然而，专利权用尽原则的核心是：在保护专利权人合法权益的前提下，维护正常的市场交易秩序，保护经营者和一般消费者的合法利益，便于贸易活动的正常开展，防止专利权对商品的市场流通造成阻碍。如果专利权人在其将专利产品或者许可被许可人将专利产品投放市场后，仍然控制该专利产品的后续再销售和使用，这势必会阻碍专利产品的市场流通和应用，严重影响正常的市场经济秩序，违背专利权用尽原则的价值目标。而且，在专利法中确立专利权用尽原则，其另一重要的价值目标是为平衡专利权人与经营者和一般消费者之间的利益，以有效地实现专利权人和专利产品购买者之间的利益分配。

由此可见，如果仅基于专利权具有地域性的特点，就允许通过合同约定来排除专利实施区域，以保留平行进口中的专利权用尽的法律效果，其不符合专利权用尽所要达到的维持正常市场经济秩序以及平衡专利权人与经营者和一般消费者之间的利益的价值目标，有违专利法的基本价值取向。

从请求权基础方面分析

请求权作为救济权,是基于基础权利而发生的。一般情况下, 请求权的类型与基础权利的类型相对应，可能以侵权法为基础，也可能以合同法为基础。对于专利侵权纠纷中的请求权，与其相对应的是基于专利法的基础权利。经营者和一般消费者进口经专利权人许可的被许可人在境外售出后的专利产品的行为，根据2008年第三次修改的专利法第六十九条的规定，不视为侵犯专利权。因此，专利权人以在专利许可协议中约定专利权的实施区域范围而保留平行进口中的专利权用尽为由，认为经营者和一般消费者进口经专利权人许可的被许可人在境外售出后的专利产品的行为侵犯了其在国内的专利权，其缺乏相应的请求权基础。

对于“约定专利权的实施区域范围”，这种约定以合同法为基础，仅能约束作为合同双方的专利权人和被许可人的行为，而经营者和一般消费者作为专利许可协议之外的第三人，不受此约束。根据《合同法》第八条的合同相对性原理，合同的主体和内容都是相对的，而不能无限延伸。在专利许可协议中，经营者和一般消费者不是专利许可协议的当事人，如果将专利许可协议中由专利权人和被许可人所约定的专利权的实施区域范围适用于经营者和一般消费者，则相当于作为合同当事人双方的专利权人和被许可人为作为第三人的经营者和一般消费者设定了权利义务，其违反了合同相对性原理，因此该约定对于经营者和一般消费者应当不具有法律约束力。

然而，如上文所述，专利权具有地域性，在不同国家所获得的专利权均是独立的，而不同国家对于进口专利产品的行为可能有不同的定性，这就给专利权人签订专利许可协议留下了足够的操作空间。从保护专利权人合法权益的方面来看，如果专利权人在所排除专利实施区域拥有专利权却对进口专利产品的行为无能为力，这必然导致专利权人在所排除专利实施区域的专利权形同虚设，从而导致其合法权益的损害。那么，如何保护专利权人在所排除专利实施区域的合法权益？只能靠合同约定。被许可人可能仅对特定国家的市场感兴趣，未必想获得全球范围的许可，专利权人也可能希望对全球许可市场进行策略性的布局安排。在合同法的王国里，专利权人和被许可人完全可以约定一些专利实施区域，并约定保留另一些区域，被许可人可以由此获得许可费的优惠，专利权人也会为此付出相应的对价，这对双方而言是公平合理的，如此做出的约定符合意思自治和诚实信用原则。既然作为专利许可协议双方当事人的专利权人和被许可人约定了排除专利实施区域，其对专利权人和被许可人产生约束力，如有违约行为，可以追究被许可人的违约责任，以保护专利权人在所排除专利实施区域的合法权益。概言之，即使专利权人对此种进口行为已经失去了专利法体系下的禁止权，但合同法体系下所约定的权利并不因此而丧失。

案例演绎

2017年6月15日，天津市第二中级人民法院就大王制纸株式会社和大王（南通）生活用品有限公司（以下统称“大王公司”）诉天津森淼进出口股份有限公司（以下简称“森淼公司”）涉及侵犯商标权纠纷一案做出二审判决[3]。在该案中，森淼公司进口销售由大王公司投放在日本市场的带有“GOO.N”商标的纸尿裤产品，在该纸尿裤产品上印刷标识“日本国内限定贩卖品”，大王公司以森淼公司侵犯其商标权为由向天津市滨海新区人民法院提出商标侵权诉讼。本案的主要争论点在于，该有关产品限定销售区域的约定（“日本国内限定贩卖品”）能否产生保留平行进口中的商标权权利用尽的法律效果？就该争论点，本案的一审法院持否定态度。一审法院认为，大王公司在日本投入市场的产品的商标权在其产品第一次投入市场后即权利用尽，大王公司自己在其产品外包装印刷标识“日本国内限定贩卖品”不能代替一国法律及司法对商标权权利用尽的态度，即使大王公司与其国内经销商具有有关产品限定销售区域的约定，但这种约定仅能约束合同双方的行为，如果合同相对方违约，大王公司可以追究其违约责任，但不妨碍平行进口商合法进口该商品的行为，更不能产生保留商标权权利用尽的法律效果，从而认定大王公司在日本首次销售出该有关产品后已经商标权用尽，森淼公司从日本进口该相关产品并在中国国内销售不构成侵犯大王公司的商标权[4]。大王公司不服一审判决，并上诉至天津市第二中级人民法院，二审法院维持一审法院的判决。虽然上述案件涉及侵犯商标权事宜，但是对于专利权的相关事宜同样具有借鉴意义。

无独有偶，在2017年5月份美国最高法院做出关于Lexmark v. Impression一案[5]中，打印机墨盒的知名厂商Lexmark对于其出售的一种更加便宜的回收型墨盒，其明确告知购买者这种回收型墨盒只能一次使用(single use)而且不得转售(no resale)，被告Impression公司却直接向消费者回收使用过的墨盒并在美国境内转售，以及将Lexmark在美国境外销售的回收型墨盒进口到美国重新销售，由此Lexmark在美国联邦地区法院起诉Impression的销售行为构成专利侵权。联邦地区法院判决认为售后限制条件不应该影响专利权用尽的适用，从而认定Impression的销售行为不构成专利侵权。Lexmark不服联邦地区法院的判决，并上诉至美国联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院认为，在本案中Lexmark自己在美国境内和境外销售墨盒产品，并没有许可第三方这样做，并在销售时清楚地表达了禁止购买者再次使用和转售行为的意思，Lexmark制定的合法的许可条款来限制被许可人，以保留其后续追究侵权责任的权利，这是被允许的，不受到专利权用尽的限制。同时，联邦巡回上诉法院还认为，如果专利权人在美国境外销售产品，并没有许可购买者可以进口该产品到美国销售的权利，那么这些进口销售行为仍然构成侵权。由此，联邦巡回上诉法院推翻联邦地区法院的判决，认定Impression的销售行为构成专利侵权。然而，美国最高法院在对该案的判决中认为，尽管销售时已经明确禁止转售，但该限制条款并不影响专利权的用尽，该禁止转售的限制条款可以用合同法来约束而非用专利法来规制[6]，专利权利已然用尽。同时，美国最高法院在对该案的判决中还认为，Lexmark在美国境外销售的正常使用型墨盒和回收型墨盒，专利权仍然是用尽的，权利用尽是纯粹的、具有无瑕疵的历史血统的。

另外，在Lexmark v. Impression一案中，美国最高法院强调了著作权的权利用尽和专利权的权利用尽具有很强的相似性和相同的目的，换句话说，有关著作权的权利用尽原则可以适用于专利权的权利用尽事宜。

可见，在Lexmark v. Impression一案中，美国最高法院明确了处理类似案件的态度，无论专利权人意图附加的限制条件或者出售的地理位置为何，专利权人一旦售出某个产品，即用尽了其在该产品上的专利权。

小结和建议

对于平行进口是否导致权利用尽，美国法院在美国专利法没有明确规定的情况下通过判例造法的方式确立了国际用尽的解决思路，我国法院在我国商标法没有明确规定的情况下基于首次销售和市场自由流通理论的考虑而认可了国际用尽的作法[7]，与之相比，我国专利法第六十九条明确规定平行进口导致权利用尽，实务中对此没有必要再做争论。

因此，为降低平行进口中的专利权用尽对专利权人产生的不利影响，我们建议专利权人就专利权实施区域范围做出明确且周延的约定。也希望通过上述分析，给那些喜欢设定售后限制条件的公司提供借鉴，在订立需要约定专利权实施区域范围的专利许可协议中，尽量通过合同法来保护其在所排除专利实施区域的独占经济利益，而不要寄希望于通过专利侵权诉讼来解决问题。[8]

注释

[1]国家知识产权局条法司编：《〈专利法〉第三次修改导读》，知识产权出版社2009年版，第87-88页。

[2]吴汉东：《知识产权法》，北京大学出版社，2000年版，第287-288页。

[3]（2017）津02民终2036号民事判决书。

[4]（2015）滨民初字第1154号民事判决书。

[5]137 S. Ct. 1523, 1529 (2017)

[6]联邦最高法院在本案中认为，专利权人可以在专利许可协议中限制购买者的转售权，如果购买者违反了该限制条款，专利权人可以借助合同法来保障其权利，只要这样的限制条款在合同法下是明确且可执行的即可。在之前的LGE v. Quanta案中，联邦最高法院就曾表态，专利权人的授权销售并不必然限制其合同法的权利，由于原告的起诉状中不包括违约之诉，故法院也没有评论是否可以支持合同法下的赔偿。

[7]北京高院在2016年发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》中关于平行进口是否构成侵害商标权的问题特别指出，商标权利用尽规则应当是市场自由竞争所必需存在的基本规则之一，在此基础上，若被控侵权商品确实来源于商标权人或其授权主体，此时商标权人已经从“第一次”销售中实现了商标的商业价值，而不能再阻止他人进行“二次”销售或合理的商业营销，否则将阻碍市场的正常自由竞争秩序建立的进程，因此“平行进口”应被司法所接受，不认定构成侵害商标权。

[8]在维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司与上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，被告在国内采用批发销售而非零售销售的方式，违反了其与授权方LBI公司的约定，对此，被告仅构成合同法意义上的违约，授权方可以依据合同法追究违约责任，但被告的违约行为并非侵犯商标权的行为。言下之意是原告选择的诉讼案由错误。参见(2012)沪二中民五(知)初字第86号民事判决书，本案入选《最高人民法院公报》2013年第12期。