再论专利权利要求解释之“捐献规则”

作者 | 刘庆辉   北京安杰律师事务所合伙人

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拙文《专利确权程序中权利要求解释之“捐献规则”》于2018年5月7日发表于知识产权新媒体平台“知产力”后，引起一些争议。有的人认为捐献规则是专利侵权程序中限制等同原则适用的规则，不是权利要求解释规则，不能适用于专利确权程序。这些争议不仅是概念之争，而且是法律适用规则之争，意义重大，因此，笔者继续撰文，把讨论深入下去。

什么是权利要求解释？

专利权利要求是采用语言文字表达的技术方案。如何理解权利要求的内容？如何确定权利要求表达的技术方案？这涉及权利要求的解释。对此，我国专利法第59条第1款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（简称专利法司法解释一）第3条进一步规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。 以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”根据上述规定，专利权的保护范围以其权利要求的内容为准；要确定专利权的保护范围，就需要确定权利要求的内容；要确定权利要求的内容，就需要运用一定的资料对权利要求所采用的语言文本进行解释，以明确其所表达的技术方案的客观含义。概况言之，所谓权利要求解释，是指所属领域的普通技术人员，依据一定的资料对权利要求的语言文本进行解释，确定其所表达的技术方案的客观含义，并据此确定权利要求的保护范围的过程。[1]

权利要求解释涉及解释主体、解释对象、解释资料、解释原则、解释方法等诸多方面。[2]

1.解释主体。根据《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2017）》（简称专利侵权判定指南）第12条的规定，解释权利要求的主体是本领域普通技术人员。本领域普通技术人员，是一种假设的“人”，他能够获知该领域中所有的现有技术，知晓申请日之前该技术领域所有的普通技术知识，并且具有运用该申请日之前常规实验手段的能力。

2.解释对象。权利要求解释的对象是权利要求的语言文本，无需多言。

3.解释资料。解释权利要求需要运用一些解释资料。首先是内部证据。依据专利法司法解释一第3条第1款的规定，解释权利要求首先依赖的资料是说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案等。这些资料被称为内部证据。其次是外部证据。依据专利法司法解释一第3条第2款的规定，依据内部证据仍不足以明确权利要求的含义的，可以结合所属领域的工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。这些资料被称为外部证据。在解释权利要求时，应当遵循内部证据优先、外部证据次之的规则。

4.解释原则。专利侵权判定指南第1-4条分别规定了专利权有效原则、公平原则、折衷原则、符合发明目的原则。由于条文规定得很清楚，此处不再赘述。

5.解释方法。专利侵权判定指南第11-34条对权利要求解释方法作出了非常详细的规定，不再赘述。

权利要求解释是一个宏大的主题，本文无法详细展开。需要强调的是，专利权的保护范围有文义保护范围和等同保护范围之分。文义保护范围是权利要求的语言文字所确定的保护范围，也就是权利要求中的文字所表达的技术方案所覆盖的范围。与文义保护范围不同，等同保护范围是为了更有力地保护发明创造，打击显而易见的技术规避行为，将专利权的文义保护范围适当扩展至与权利要求中的技术特征等同的技术特征所覆盖的范围。等同保护范围在权利要求的文义解释阶段无法确定，而要等到等同侵权认定的阶段才能确定，而且随着个案中等同特征的不同，权利要求的等同保护范围也有所不同。亦即，权利要求的文义保护范围理论上应当始终保持不变，而等同保护范围可能会随着个案不同而有所不同。通常而言，权利要求解释是确定权利要求的文义的过程，是确定权利要求的文义保护范围需要做的功课。确定权利要求的等同保护范围，虽然要就权利要求的技术特征与被控侵权技术方案中的相应特征是否等同进行判断，但是，由于权利要求中的技术特征的含义已经在之前的权利要求的文义解释阶段已经固定了，通常不需要在确定等同保护范围的阶段再进行解释。即使需要再解释，那也仍然是技术特征的文义的解释。等同原则的适用，等同保护范围的确定，不是通常意义上的权利要求解释的作业范围。因此，简单地说，权利要求解释是解释权利要求的文义、确定其表达的技术方案的过程，是确定权利要求的文义保护范围的过程。等同原则的适用、等同保护范围的确定不是权利要求解释的作业范畴。

捐献规则是权利要求解释规则吗？

鉴于等同原则的适用、等同保护范围的确定不是权利要求解释的作业范畴，假设捐献规则仅仅是限制等同保护范围的规则，那么似乎可以认为捐献规则不是权利要求解释规则。捐献规则到底是不是权利要求解释规则呢？这就有必要探讨捐献规则与等同原则的关系。

专利法司法解释一第5条规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该条规定确立的规则被称为捐献规则。权利人主张将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案纳入专利权保护范围，可以有多种方法，既可以主张“等同范围”的保护，即主张将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案纳入等同保护范围，也可以主张“文义范围”的保护，即要求将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案通过解释方法解释到权利要求中去。后者在实践中是完全可能发生的，尤其是在权利要求的用语有歧义时，权利人完全可能主张通过解释方法把说明书中已描述但权利要求中未明确记载的技术内容解释到权利要求中去。就前者而言，捐献规则确实是对等同保护范围的限制。就后者而言，由于权利人未主张等同范围的保护，法院如果适用专利法司法解释一第5条的规定，显然就不是对等同保护范围的限制，而是对权利人主张的权利要求解释方法的限制。因此，我们不能依据专利法司法解释一第5条简单地认为捐献规则仅仅是对权利要求的等同保护范围的限制。

专利侵权判定指南第58条规定：“仅在说明书或者附图中描述而未被概括到权利要求中的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。权利人主张该技术方案落入专利权保护范围的，不予支持。”该条确立的规则是捐献规则，而且位于该指南“二、发明、实用新型专利权的侵权判定”之“（三）等同侵权”中。由此似乎可以认为捐献规则仅仅是对等同保护范围的限制。但是，如前所述，假设权利人不主张“等同侵权”，而是要求将仅在说明书或者附图中描述而未明确记载在权利要求中的技术方案通过解释方法解释到权利要求中去，这个时候难道法院不能适用专利法司法解释一第5条确定的捐献规则限制权利人的解释方法吗？

最初，捐献规则可能是用来限制等同原则的适用的。即使如此，这也仅仅是“立法原意”。立法原意是我们解释法律条文的参考因素，但从来都不应该限制我们对法律条文的解释。法律条文一旦制定出来，就脱离了制定者，而应当由执法、司法人员来确定其含义。随着时势变迁，我们总会适度地扩张或者缩小法律条文的立法原意，以保持法律条文的弹性，适应社会的变迁。我们对司法解释条文的解释和适用也应当如此，不应当总是局限于条文制定者的“原意”。如果认为捐献规则仅仅是对等同保护范围的限制，当权利人不主张“等同侵权”，而要求将仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未明确记载的技术方案通过解释方法解释到权利要求中去的时候，难道法院不可以适用专利法司法解释一第5条来限制权利人的解释主张吗？当然可以。将捐献规则视为仅仅是对等同保护范围的限制的观点，有些片面和狭隘。

根据专利法司法解释一第5条的规定，我们在确定权利要求的等同保护范围时，不应当把记载在说明书而未记载在权利要求书中的技术方案纳入专利的保护范围，而应当视为捐献给了社会公众；同样，我们在确定权利要求的文义保护范围时，也不应当把记载在说明书而未记载在权利要求书中的技术方案通过解释方法解释到权利要求的保护范围，而应当视为捐献给了社会公众。捐献规则应当包含上述两种含义。这里暂且称前者为捐献规则的第一含义，后者为捐献规则的第二含义。就第二含义而言，捐献规则是限制权利人主张的解释方法的规则，无疑是一项权利要求解释规则。

捐献规则适用于专利确权程序吗？

上文已述，第二含义上的捐献规则是专利侵权程序中的一项权利要求解释规则。接下来的问题是，这项规则是否可以适用于专利确权程序？

在陈华清与专利复审委员会、东莞市明驰光电科技有限公司发明专利权无效行政纠纷案中，二审法院明确认为：专利的保护范围以权利要求为准，专利权人在撰写权利要求2时仅记载了电池盒底座“可以很隐蔽的装在瓶子底部”，并没有要求保护“安放在底座上”的技术方案，对于明显排除权利要求保护范围之外的技术方案，应视为“捐献”，不应读入权利要求中。[3]虽然二审法院没有说这就是捐献规则，但其精髓无疑就是捐献规则——仅在说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案，不能通过解释方法解释到权利要求中去，而应当视为“捐献”给了社会公众。这是上文中讨论到的第二含义上的捐献规则。为了避免误解，笔者在此作出澄清，专利确权程序中的捐献规则并不是上文第一含义上的捐献规则，而是上文第二含义上的捐献规则。显然，上述案件中的二审法院是在第二含义上使用“捐献”一词的。第二含义上的捐献规则是确定权利要求的文义的解释规则，当然可以适用于专利确权程序，无需赘言。

小 结

捐献规则仅仅是对专利法司法解释一第5条所确定的规则的一个简便的称呼，其表达的含义是：仅在专利说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案，权利人不得在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权的保护范围。该规则应当包括两种含义：第一种含义是指，当权利人主张将仅在专利说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案纳入等同保护范围时，法院不应支持，应当将该技术方案视为捐献给了社会公众。在该意义上，捐献规则是对等同保护范围的限制。第二种含义是指，当权利人主张将仅在专利说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案通过解释方法解释到权利要求的文义保护范围时，法院不应支持，应当将该技术方案视为捐献给了社会公众。在该意义上，捐献规则不是对等同保护范围的限制，而是对权利人主张的权利要求解释方法的限制，是一种权利要求解释规则。将捐献规则视为仅仅是对等同保护范围的限制的观点，有些片面和狭隘，面对实践中的复杂情况可能无能为力。专利确权程序中不涉及等同保护范围的问题，因此，专利确权程序中的捐献规则是第二种含义上的捐献规则，是一种权利要求解释规则。

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