晓知论知 | 选择发明中预料不到的技术效果的作用

第169867号复审决定书的决定要点中写到：在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

　　基于专利法第22条、第38条、第45条，专利法实施细则第53条、第65条的规定可知，一项发明或实用新型能被授予专利权且能维持权利稳定，具备创造性是其需要具备的极其重要的条件之一。上述决定要点中提到了“选择发明”，什么是选择发明？其与专利法第22条第3款创造性定义中的“发明”是什么关系？其创造性又该如何判断？“预料不到的技术效果”在创造性判断中起什么作用？笔者希望通过解读上述复审决定书能够解答上述疑问。

　　该复审决定书涉及申请号为201480042534.9，名称为“用于乙烯低聚的催化剂组合物及方法”的发明专利申请。经实质审查，国家知识产权局原审查部门以权利要求第1-23项不具备专利法第22条第3款规定的创造性为由驳回了该申请。

　　驳回决定所依据的权利要求1如下：

　　“一种催化剂组合物，包含：

　　(a)铬化合物；

　　(b)以下通式结构的配体

　　(A)R1R2P-N(R3)-P(R4)-NR5R6或

　　(B)R1R2P-N(R3)-P(XR7)R8或R1R2P-N(R3)-P(XR7)2，X＝O或S，其中，R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7和R8独立地是未取代的C1-C10烷基、C6-C20芳基、C3-C10环烷基、芳烷基、烷芳基、或三烷基硅烷基；以及

　　(c)活化剂或共催化剂；

　　其中结构(B)的配体是Ph2P-N(i-Pr)-P(Ph)S(i-Pr)、Ph2P-N(i-Pr)-P(Ph)OC2H5、Ph2P-N(i-Pr)P(Ph)OCH3、Ph2P-N(i-Pr)-P(OC2H5)2、或包含前述至少一种的组合。

　　驳回决定认为：1）权利要求1要求保护一种催化剂组合物。对比文件1（CN1741850A，公开日：20060301）公开了一种烯烃四聚方法，权利要求1的技术方案与对比文件1相比，区别特征在于：在对比文件1的大范围中选择特定的物质（即上述通式结构（A）和通式结构（B）的配体是对比文件1公开的大范围中选择的特定物质）。针对上述区别，在对比文件1公开内容的基础上，选择特定的物质从而得到适合的催化剂组合物，属于本领域技术人员的常规选择，并且上述选择并未带来预料不到的技术效果。至于其他未公开的取代基团的并列技术方案属于本领域技术人员在对比文件1公开内容的基础上容易想到的。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备创造性。

　　申请人对上述驳回决定不服，向专利复审委员会提出了复审请求，提交了修改后的权利要求1-23。修改后的权利要求1如下（可见，申请人删除了通式结构（B），保留了通式结构（A））：

　　(a)铬化合物；

　　R1R2P-N(R3)-P(R4)-NR5R6，

　　其中， R1、R2、R3、R4、R5和R6独立地是未取代的C1-C10烷基、C6-C20芳基、C3-C10环烷基、芳烷基、烷芳基、或三烷基硅烷基；以及

　　(c)活化剂或共催化剂。

　　基于上述修改，国家知识产权局原审查部门在前置审查时仍坚持驳回决定，在前置审查意见书中认为：

　　对比文件1已经公开了基于PNP配体的大范围，而该申请PNPN配体仅是在对比文件1所公开的范围内的选择，因此，该申请的PNPN配体依然符合对比文件1的PNP配体的要求，从而并不会丧失对比文件1原有的针对1-辛烯的选择性。此外，尽管如申请人所述“对比文件1仅描述了1-辛烯的选择性，而仅提及了C6馏分的产率，未提及C6馏分中1-己烯的量”，然而C6馏分中必然包括1-己烯。虽然对比文件1并未给出1-己烯的选择性，但是对比文件1的催化剂体系必然客观存在1-己烯的选择性数据，并没有证据证明在相同评价条件下使用对比文件1的催化剂体系时对1-己烯和1-辛烯的选择性劣于该申请。

　　复审委合议组经审议后撤销了该驳回决定，主要观点如下：

　　权利要求1要求保护一种催化剂组合物。对比文件1公开了一种烯烃四聚方法，权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1相比，其区别在于：权利要求1限定的配体没有被对比文件1公开，其是在对比文件1的大范围中选择特定的物质。那么，在对本发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

　　对此，根据该申请公开的具体内容可以判断，该申请对该配体结构的选择目的是为了满足催化剂使用过程中同时得到1-己烯和1-辛烯两者的高选择性。该申请技术方案中实质上具体涉及两类主要的配体结构，即PNPN结构以及PNP结构，根据该申请实施例中具体的表征数据可见，表1对应为目前该申请针对的PNPN结构配体，表2对应为PNP结构配体。其中，虽然二者均实现了较高的C8中1-辛烯的选择性，但是，对比二者C6中1-己烯选择性可见，其中PNPN结构配体选择性为92.6-97.6%范围，而PNP结构配体选择性相应在86.2-92.5%范围，可见，采用PNPN结构配体对于C6中1-己烯选择性的提高有着明显的影响。这恰恰能证明在相同评价条件下使用对比文件1的催化剂体系的1-己烯和1-辛烯的选择性劣于该申请。对此，对比文件1的关注点仅在于产物中C8组分中1-辛烯的高选择性，并没有关注催化剂在C6馏分中具有针对1-己烯的选择性，或者针对1-己烯和1-辛烯两者的选择性，本领域技术人员也并没有动机从对比文件1的PNP配体出发，通过配体结构的选择而提高产品中C6馏分中1-己烯的选择性。并且，PNPN结构配体对于C6馏分中1-己烯具有高选择性也不是本领域的公知常识。综上可知，该申请权利要求1在对比文件1的公开的PNP配体结构中，具体选择PNPN配体结构，使得产品在使用过程中同时得到C6产品中1-己烯和C8产品中1-辛烯两者的高选择性，得到了有价值的共聚单体，取得了预料不到的技术效果。因此，权利要求1具备突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

　　通过上述案例，我们能够明确了解什么是选择发明。专利审查指南（2010版）第二部分第四章第4.3节中规定：选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。对比文件1对于配体的主体结构公开了PNP结构配体，同时其公开了其中的A和C可独立地为磷或被S或Se或N或O氧化的磷，如果当A或C为N氧化的P时，该结构包括了如PNPN的结构，但其显然没有具体提到目前权利要求1中的“以下通式结构的配体R1R2P-N(R3)-P(R4)-NR5R6，其中，R1、R2、R3、R4、R5和R6独立地是未取代的C1-C10烷基、C6-C20芳基、C3-C10环烷基、芳烷基、烷芳基、或三烷基硅烷基”，即该申请的技术方案相当于是从现有技术公开的宽范围中选择未提到的特定的物质（窄范围）而形成的技术方案，可以被认为是选择发明。从复审决定书中国家知识产权局原审查部门和复审委员会均认可相比于现有技术，该申请为选择发明也能够得到证明。

　　选择发明也是一种发明，与专利法第22条第3款创造性定义中的“发明”应该是一致的。也就是说，它也需要满足该法条中关于创造性的规定，即与现有技术相比，发明应具有突出的实质性特点和显著的进步。

　　若按照确定是否具有“突出的实质性特点”的常规的所谓三步法去判断，选择发明是很容易被判断为是本领域技术人员基于现有技术显而易见容易得到的。但是，为了鼓励发明，充分体现专利法设立的意义和目的，专门设立了“选择发明”这一特殊的发明，并就其创造性的判断给予了明确的指导。

　　在专利审查指南（2010版）第二部分第四章第4.3节规定了选择发明的创造性判断，在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

　　在专利审查指南（2010版）第二部分第四章第5.3节还规定，预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

　　上述判断中，选出的方案能否取得预料不到的技术效果，显然是选择发明创造性判断中的重点，这也是上述案例中双方争议的焦点，可以说审查员和复审委之间的观点是不同的。

　　首先，笔者是同意复审决定书中的观点的，上文中已经写明，此处不再赘述。同时，笔者进一步认为，在评价选择发明的创造性时，表面上看似乎预料不到的技术效果起到了关键作用，但实际上这与技术方案是否具有非显而易见性之间并不矛盾，反而可以说是一致的。笔者认为，在预料不到的技术效果的认定过程中，是要基于本领域技术人员在主观上是否能够预期所述效果，或者说是否能够预期基于所述效果所确定的本申请预解决的技术问题。

　　从上述案例中可以看出，对比PNPN结构配体和PNP结构配体，二者对C6中1-己烯选择性可见，其中PNPN结构配体选择性为92.6-97.6%范围，而PNP结构配体选择性相应在86.2-92.5%范围，可见，采用PNPN结构配体对于C6中1-己烯选择性的提高有着明显的影响。

　　同时，由于对比文件1的关注点仅在于产物中C8组分中1-辛烯的高选择性，因此，本领域技术人员即便进行合理的预期，也没有可能将关注点偏移至该催化剂在C6馏分中具有针对1-己烯的选择性，或者针对1-己烯和1-辛烯两者的选择性上。可见，该申请的技术方案能够实现通过显著提高1-己烯和1-辛烯两者的选择性，解决该问题是本领域技术人员基于对比文件1无法预期的，自然也不会显而易见的想到要具体选择权利要求1的通式结构（A）的方案去解决该问题，因此，所述方案对于本领域技术人员而言是非显而易见的，且取得了预料不到的技术效果，符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。该申请已于2019年3月20日获得授权也是有利的证据。

　　通过对上述案例的评判过程的简要分析，也为后续的专利申请的撰写或是答复提供指导意见，申请人可以在撰写申请文件时，基于已了解的现有技术、已掌握的技术方案和本领域普通技术人员的预测能力基础上，设计合理的实验数据，即通过科学合理的实验来证明该发明的效果超过了通常能认识到的预期效果。