特别策划|诉拟上市公司专利侵权不是吃“唐僧肉”

作者 | 叶素烁  上海大邦律师事务所

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7月末8月初，新闻事件涌动。一则标题为“上海破获敲诈拟上市公司案：囤数百“专利”再借诉讼之名勒索”的新闻则引起了IP界的广泛关注。近日一期《第一财经人物广播》中，案中李某更是“榜上有名”成为一周财经人物。

2018年8月3日 《东广早新闻》 第一财经广播：财经人物盘点，本周人物二：针对企业IPO进行敲诈勒索的李某。新闻观点认为：IPO是企业走向资本市场融资的关键步骤。企业一旦拟定上市计划或开启上市程序，因涉及利益主体众多，便会受到来自各方的广泛关注，可以说，拟上市公司是一块“唐僧肉”，容易被某些不怀好意者惦记着。

近期，上海市公安局经侦总队会同浦东分局组成联合专案组，经缜密侦查，成功破获一起以影响企业发行上市为要挟、非法索取巨额钱财的敲诈勒索案件。犯罪嫌疑人在某企业发审等候上市期间，以提起所谓的知识产权诉讼并向证监会举报为要挟，向该企业非法索取巨额钱财，实施敲诈勒索的违法犯罪行为。

上述案件并非该嫌疑人首次进行类似的操作。2015年至2017年间，李某曾多次以专利侵权名义对多家公司发起多项诉讼，而且所选时间多为企业拟融资或拟上市期间，并且索要金额越来越多。目前，涉案犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索罪已被公安机关移交审查起诉。

据上海公安局经侦总队介绍，本案是目前破获的首例以提起知识产权诉讼为威胁，利用发审规则向企业非法索取巨额钱财，实施敲诈勒索的案件。而这起案件为拟上市公司及上市公司注重知识产权保护敲响了警钟。

笔者作为一名知识产权从业人员，不赞同上述观点，拟从“敲诈勒索”犯罪构成及专利保护二个维度，讨论为什么起诉拟上市公司专利侵权不是吃“唐僧肉”，并不构成敲诈勒索。

一、专利权人起诉涉嫌侵权人不够成“敲诈勒索”

讨论前，不妨首先理解一下什么是刑法意义上敲诈勒索罪。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定了敲诈勒索罪，是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。本罪在客观方面表现为行为人使用胁迫手段，向被害人强行索取公私财物进而取得财产的行为。主观方面，除故意的责任要素外，还需要具有非法占有目的。构成敲诈勒索罪必须符合上述两个条件，即主观上的非法占有目的和客观上的胁迫行为。这其中，“以非法占有为目的”对于判定敲诈勒罪是否成立尤为重要。这是因为很多案件中，许多行为人貌似使用了某种胁迫手段取得了他人财物，但行为人要求他人给付财物却是基于某种真实的原因或合理行使权利，即所谓的“事出有因”型敲诈勒索[1]。在合法之因+特定权利的情况下，行为人的权利主张有着完全的合法性基础，此时，如果行为人向“被害人”索要的金钱或者财物数额没有超过或者稍微超过其应当合法获得的赔偿数额的话，无论行为人客观上是否采取了使被害人陷入心理强制的“威胁”和“胁迫”手段，是否给被害人造成了心理恐惧，都不能认定行为人具有非法占有目的。也就是说，行为人在这种情况下行使特定权利的自救行为并不构成敲诈勒索罪。

结合上述新闻事件，若李某是以其拥有的合法专利权对拟上市公司提起专利侵权诉讼，其行为属于对法律规定的权利的正当行使，存在主张权利的合法性基础。因为根据我国现行《专利法》第六十条规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。可见，专利权人有权就专利权纠纷与案件当事人交涉甚至以提起诉讼相“威胁”。本案中，虽然拟上市公司A事后报案称是迫于上市压力与李某达成和解，但这并未排除李某具有诉权的合法之因。综合新闻元素披露的信息，李某以其拥有的专利权这一合法之因，向A公司主张特定权利，其所获金额也没有超过专利法规定的法定赔偿数额，难说其存在非法占有目的，不构成敲诈勒索罪。

二、拟上市公司是“唐僧肉”，专利权人动不得？

东广早新闻中用“唐僧肉”一词形容拟上市公司，这是因为其即将公开上市要满足证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条的规定，发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：（一）发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；（五）发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险。另外，证监会还规定了拟上市公司严格的信息披露义务，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。社会公众可以从证监会网站上查询到发行人过会前预先披露的《招股说明书》等关键信息。预先披露的《招股说明书》中必须记载发行人的经营模式、产品或服务的品种结构和在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术。不但如此，证监会还专门在官网设置了举报专栏，并设有实名举报匿名举报两个入口，相关举报工作则依据《证券期货违法违规行为举报工作暂行规定》。这些规定的目的，不但是要求拟上市公司保证其公司的合规性，更是鼓励社会监督，防止企业带病上市，避免因为重大知识产权隐患影响企业持续盈利能力。通过信息披露和公众监督，严格企业责任，更是对广大投资者的承诺。相关权利人如若发现拟上市公司存在侵权的问题，举报甚至诉诸法庭，也是其法定之内的权利。

三、IPO前起诉是否属恶意诉讼，对其认定应持较高标准

恶意诉讼是指当事人以获取非法或不正当而故意提起一个在事实上和法律上无根据之诉，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。在我国司法实践中，法院认定恶意诉讼成立时援引的法律依据包括《民法通则》第一百零六条第二款、《民法总则》第七条、《侵权责任法》第六条第一款等。但是，民事诉讼是彰显权利、保障权利的重要途径，为保障并鼓励权利人保护其知识产权，对所谓恶意提起知识产权诉讼必须依法设置较高的认定标准，否则，将不当地阻吓权利人正当维护其知识产权。

四、加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容

专利权不是躺在文本上的权利，企业投资专利的过程实际上是挖掘潜在创新价值的过程，这也是近年来国内企业愈发重视专利运营的原因所在。例如，美国高通公司就采取专利授权模式，通过专利成果的市场化获得了可观回报。以专利价值促进技术发展，是专利保护制度的应有之意。而保护专利就是保护创新，这也将有助于形成一个良性循环的市场竞争环境，不断推动行业的进步。

加强知识产权保护是我国当前的重要任务。习近平主席指出，产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面。要完善知识产权保护相关法律法规，提高知识产权审查质量和审查效率。要加快新兴领域和业态知识产权保护制度建设。要加大知识产权侵权违法行为惩治力度，让侵权者付出沉重代价。要调动拥有知识产权的自然人和法人的积极性和主动性，提升产权意识，自觉运用法律武器依法维权。因此，在合法取得专利授权后，专利权人对拟上市公司提起诉讼，不能视为要吃“唐僧肉”，动他人奶酪，作为基本的维权手段，行使该权利原则上不构成敲诈勒索罪。

（本文仅代表作者个人观点，与知产力无关）

注释：

[1]宋继圣：《“事出有因”型敲诈勒索罪中的主观占有目的》