手记 | 特朗普商标注册困境的救济之道

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作 者 | 陈志兴  北京知识产权法院 

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伴随着特朗普当选美国第58届（45任）总统，其在中国起诉商标评审委员会败诉的二审判决突然被热炒起来，很多媒体报道将落脚点放在特朗普“输了官司”，充分满足了网友们的娱乐需求。笔者想借此机会谈谈此类案件中可能存在的商标注册困境的救济问题。

为方便讨论，还是简要梳理一下案情。

2006年12月7日，唐纳·川普（即特朗普）向商标局申请注册第5771154号“TRUMP”商标（简称申请商标），指定使用在第37类商业、住宅及饭店不动产的室内装潢修理等服务上。在此之前，自然人董伟于2006年11月24日向商标局申请注册第5743720号“TRUMP”商标（简称引证商标），核定使用在第37类建筑施工监督等服务上，商标专用权期限至2020年1月20日。

2009年11月30日，商标局作出商标部分驳回通知书，对申请商标在第37类“商业、住宅及饭店不动产空调设备的安装与修理；商业、住宅及饭店不动产的室内装潢修理；商业、住宅及饭店不动产供暖设备的安装和修理；商业、住宅及饭店不动产电梯的安装与修理”服务上的注册申请予以初步审定并公告，对“提供商业、住宅及饭店不动产的建筑信息；商业、住宅及饭店不动产的建筑信息”服务予以驳回。

特朗普不服商标局作出的部分驳回通知，向商标评审委员会提出复审申请。商标评审委员会于2014年2月10日作出商评字（2014）第2758号关于第5771154号“TRUMP”商标驳回复审决定（简称第2758号决定），认定：申请商标与引证商标在字母构成、呼叫方面相一致，已构成近似商标；申请商标指定使用的“商业、住宅及饭店不动产的建筑；提供商业、住宅及饭店不动产的建筑信息”服务与引证商标核定使用的“建筑、工厂建设”等服务属于类似服务，两商标并存于市场，易使消费者对服务来源产生混淆误认，已构成使用在类似服务上的近似商标。唐纳·川普提交的证据不足以证明申请商标经使用可与引证商标相区分，不能成为申请商标获准注册的当然依据。唐纳·川普称“引证商标所有人未经许可，将唐纳·川普的姓名申请注册为商标，损害了他人姓名权”不属于本案审理范围，不予审理。

特朗普不服第2758号决定，诉至法院。不过，特朗普认可申请商标与引证商标属于注册使用在类似服务上的近似商标，但认为引证商标是对其在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，目前正处于商标异议复审过程中，法律状态并不稳定。

一、二审法院均判决维持第2758号决定。

浏览各类媒体的报道，没有一篇文章对该案的法律适用和审理结论提出质疑。这或许也能够在一定程度上说明此类案件比较常规，审理起来难度不大。根据《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第五条的规定，商标授权确权行政纠纷案件（一审）由北京知产法院专属管辖。据统计，2015年北京知产法院共受理此类案件5501件，其中商标申请驳回复审行政纠纷案件2564件，占比46.6%；审结此类案件3228件，其中商标申请驳回复审行政纠纷案件2085件，占比64.6%。此外，在审结的3228件商标授权确权行政纠纷案件中，涉及《商标法》第三十条、第三十一条（即2001年《商标法》第二十八条、第二十九条）适用的案件为1915件，占比59.3%。这些数据也进一步佐证，仅涉及2001年《商标法》第二十八条适用的“TRUMP”商标案确实是一起常规案件。

尤其是在诉讼过程中，特朗普认可申请商标与引证商标属于注册使用在类似服务上的近似商标，而这恰恰就是2001年《商标法》第二十八条需要解决的全部问题。因此，本案的法律适用确实不存在疑难，审理结论自然也就不会有偏差。

不过，该案还是隐藏着此类案件中经常会遇到的一个问题，即引证商标的效力问题。

根据第2758号决定的记载，特朗普在复审程序中提出过一项理由，即认为“引证商标所有人未经许可，将唐纳·川普的姓名申请注册为商标，损害了他人姓名权”。对于该项复审理由，商标评审委员会认为不属于本案审理范围，不予审理。在诉讼过程中，特朗普也认为引证商标是对其在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，目前正处于商标异议复审过程中，法律状态并不稳定。对于该项诉讼理由，一、二审法院的意见分别是“引证商标目前仍为有效状态，可以作为在先引证商标加以使用”、“至本案审理期间，引证商标仍为在先有效注册商标，可以作为评判本案申请商标能否得以注册的依据”，也就是说，对于引证商标的效力问题并没有进行实质审理。而且，本案中商标评审委员会、法院的认定也是实务中的常见做法。

《商标法》第三条第一款规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。也就是说，特定的标识一经核准注册即享有注册商标专用权。并且注册商标专用权是法定权利，在被异议、无效宣告或者撤销之前，该项权利是推定有效的。至于说对特定的商标提起异议、无效宣告或者撤销，也必须通过《商标法》的相关条款设置的异议、无效宣告或者撤销制度进行。

这样可能就会造成本案中出现的困境，即在该案审理过程中，引证商标在被异议、无效宣告或者撤销之前是被推定有效的，特朗普无法在本案中挑战引证商标的效力。特朗普想对引证商标提起的异议、无效宣告或者撤销，必须启动另外一起案件。而且，随之而来的问题是，在先的本案是否能够中止审理。

参照《商标评审规则》第三十一条的规定，依照《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款和实施条例第十一条第（五）项的规定，需要等待在先权利案件审理结果的，商标评审委员会可以决定暂缓审理该商标评审案件。根据《商标法》第三十五条第四款、第四十五条第三款的规定，商标评审委员会在依照相关规定进行复审或者对无效宣告请求进行审查的过程中，所涉及的在先权利的确定必须以人民法院正在审理或者行政机关正在处理的另一案件的结果为依据的，可以中止审查。也就是说，对于是否“暂缓审理”、“中止审查”，相关法律、行政法规和规章使用的是“可以”，而非“必须”。

实务中，最终决定“暂缓审理”、“中止审查”的情形可能并不是很多。这样的话，对于那种确实是因为遭受“抢注”而存在权利冲突的真正权利人来说，无疑增加了维权难度。以本案为例，假定特朗普主张的“姓名权”是能够成立的，其仍得面临复杂的救济程序。

因此，笔者认为，在商标授权确权过程中，对于申请人质疑引证商标效力的理由，只要不是完全没有事实基础，法律应给予其更加便捷的救济途径，尤其是在商标“抢注”泛滥的大背景下。一方面，商标评审委员会可以更为积极地决定“本案”暂缓审理或者中止审查，另一方面，相关单位也可以研究将申请人需要启动的“另案”与“本案”合并审理的可行性，为立法机关日后修法提供理论和实务支撑。