独家 | 首例新商标法第十九条适用案今日过堂

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今天（2月6日）上午9点半，上海专利商标事务所有限公司诉国家工商行政管理总局商标局不予受理“上专”“SPTL”“上专及图”“SPTL及图”等8件商标在第35、41、42类服务上的注册申请行政诉讼案，在北京知识产权法院第7法庭公开开庭审理。

该案备受关注之处在于，商标局在不予受理决定中，首次适用了现行商标法第十九条关于“代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，这也是现行商标法新增第十九条第四款以来，北京知识产权法院受理的首批涉及该条款适用问题的案件。而在当下知识产权代理机构从事跨领域服务日益频繁的行业背景下，该条款的适用将亦有可预见的现实争议。

“上专”遇阻新商标法

涉案的“上专”“SPTL”“上专及图”“SPTL及图”等8件商标由上海专利商标事务所于2014年8月提出注册申请，分别指定使用在第35类广告设计、商业调查；第41类培训、辅导培训、组织学术研讨会；第42类技术研究、质量评估等服务上。

2014年9月，商标局以上述申请商标有违现行商标法第十九条第四款规定的，商标代理机构不得自行申请注册商标的义务，作出了不予受理的决定。

上海专利商标事务所不服上述决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，要求判令撤销商标局不予受理的决定，并要求商标局受理该商标注册申请。

上海专利商标事务所成立于1984年11月27日，是我国史最悠久和规模最大的综合性国际知识产权代理机构之一。最初名称为“上海专利事务所”，2004年改制为有限责任公司，并开始使用“上海专利商标事务所有限公司”的名称。自成立后，“上专”二字逐渐成为该事务所惯用简称，在对外宣传中，其亦一直以“上专”作为自己的代称，而“SPTL”为其英文公司名称 “Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC”的首字母缩写，也是其在国际业务开展中常用的简称。

目前，上海专利商标事务所申请注册有3件“上专”商标，分别注册在第42类和第45类上，涉及的服务主要为知识产权代理、咨询服务，及无形资产评估，其中有两件商标已经通过初审公告。同时，在第42类和45类上，上海专利商标事务所分别注册有“SPTL”商标，均已获得确权。

作为老牌知识产权服务机构，上海专利商标事务所自1997年开始每年举办涉外知识产权培训班，至2014年，已举办了22届相关培训班。此外，自2006年开始，上海专利商标事务所每年举办一届“企业知识产权保护研讨会”，至2014年已举办8届相关活动。其间也涉及与知识产权相关的广告、市场调查、科研活动等业务的开展。

也正是基于上述业务范围的扩展，上海专利商标事务所希望将“上专”“SPTL”标识的注册扩展至与培训、广告、科研等相关的业务领域，却未想在注册申请上遭遇现行商标法第十九条第四款的阻碍。

商标局将现行商标法第十九条第四款中“代理服务”的理解仅限定为《类似商品与服务区分表》中的4506群组，据此认为，涉案8件申请商标指定使用的服务类别均超越了《类似商品与服务区分表》中的第45类，并非属于“代理服务”范围。

截止目前，这8起案件正在进一步审理过程中。

第十九条4款适用存争议

“上专”注册遇阻源于现行商标法中新增的对商标代理机构申请注册商标范围的设限条款。商标局正是首次适用现行商标法新增第十九条中“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的相关规定，对“上专”“SPTL”商标在第35、41、42类相关服务上的申请作出不予受理的决定。

该条款的立法本意在于对国内商标代理市场的净化和规范。自2003年我国取消商标代理机构和商标代理人资格审批后，商标代理机构在宽松的行业环境下得到了迅速发展。自2013年起，经备案的律师事务所亦可从事商标代理业务，全国商标代理机构呈现爆发式增长。据统计，2013年全国共有备案的商标代理机构1.7万家，数量是10年前的20倍。

与代理市场迅速扩张相对应的是，由于商标代理行业准入门槛的放低，代理从业人员素质参差不齐，同行之间恶性竞争，在法律法规对商标代理行为监管相对滞后的情况下，屡现商标代理机构利用其业务上的优势，恶意抢注他人商标予以牟利。对此，现行商标法增设了诸如第十九条针对商标代理机构职业抢注他人商标的纠偏性规定。

但该条款的司法适用在现下的商标代理行业背景下却存在可预见的争议性。

近年来，面对竞争日益激烈的商标代理市场，众多商标代理机构不断扩充商标业务范围来突破原有的行业局限，以期形成差异化的竞争优势。如提供商业咨询、法律培训、组织专业研讨会议等，均是目前代理机构较为常见的除代理服务之外的业务类型。此类衍生服务只要未超越相应的经营范围及主体资质，亦具有合法地位，但在现行商标法框架下，代理机构在此类衍生服务上申请与代理业务上同一商标的注册却可能遭遇如“上专”商标一样的尴尬。基于此，该8起案件的审理结果也将具有重要的理论和现实意义。

可以预见，“上专”案将会是一种类型案例的开端。对于知识产代理机构尤其是以商标为主业的代理机构而言，在本案涉及的法条尚待明晰之前，虽较为尴尬，但亦非无路可走，某种意义上更是一种改变经营观念的启示：一方面需要其确认指定注册的服务确为自己从事和需要的服务，以增强商标申请的正当性和合理性；另一方面，以其他主体名义申请，然后进行授权使用甚至不妨以这一新运营主体开展衍生业务，根据当前的竞争态势和用户认知实践来看，其实这样的模式更有利于新业务团队的培养与新业务模式灵活性的实现。

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