提出适当优先权要求的重要性
作者 | 闻宁阁 美国博钦律师事务所
在今年早些时候由联邦巡回上诉法院判决的“Droplets, Inc. 诉E*TRADE案”（案号16-2504）中，专利权人的专利因一项失败的优先权要求而被认定无效。如果之前正确做出优先权要求，它就会早于专利权人自己的已公布的 PCT 申请了。根据法规，要求在先申请的申请日期的优先权必须包括“对先前提交的申请的特别提及”。（美国法典第35编第120条）。因为在所涉的专利明确只对紧接在先的申请提起优先权要求，而不是在其之前的临时申请，因此专利审判与上诉委员会（PTAB）正确地决定，在先提交的对比文件——一份具有相同说明书的国际公开，使得该专利的所有权利要求无效。
虽然专利权人通过引用专利申请的方式来要求所需的临时申请的优先权，但它无权享有该申请的优先权日，因为第120条要求它“特别参考”追溯到所需要的优先权日期的优先权链中的每一个申请。在专利链中缺失了中间的一个专利，因此打破了回溯到临时申请的专利链。美国专利商标局的条例和《专利审查程序手册》的条款中规定允许以引用方式纳入的条款并不适用，是因为它们涉及到遵循112条款的书面说明的要求，而非涉及要求优先权的条件。
所涉申请如下图所示：
•所涉的专利’115曾经与于2003年11月24日申请的美国专利号7,502,838（’838 专利）的申请共同在审中。
•所涉的专利’838 曾经与于2000年6月22日申请的美国专利号6,687,745（’745 专利）的申请共同在审中。
•所涉的专利’745 曾经与于最早的申请，于1999年9月14日申请的临时申请号60/153,917（’917 临时申请）的申请共同在审中；以及
•PCT申请（Franco PCT申请）于2000年9月14日被申请，并于2001年3月22日被公开的。
然而，优先权要求仅表示“当前申请是延续已授权的申请号为10/720,728、题为“提供远程存储的应用和信息的系统和方法”的美国专利。该申请于2003年11月24日提交，现为7,502,838号美国专利，该项的公开现已全部以参考形式纳入”（添加了强调）。即并没有明确参考 ’745 专利或 ’917 临时申请。
通过参考引入的’838专利中，包括对’745 专利 和 ’917 申请的优先权要求，但是并没有挽救’115专利的优先权要求。美国联邦巡回上诉法院认为，“要求公众通过合并的材料寻找一个未明确声明的优先权要求，将会造成不确定性，并且引发法规所要避免的猜测”。
因此, 申请人应确保完整的优先权链在说明书中详细描述出来。例如, “此申请是于AA/BB/CCCC年提交的 PCT/CNXX/YYYYY 的延续，其要求了于EE/FF/GGGG年申请的中国申请号CNDDDDDDDD的优先权，所有这些以引用的形式并入。” 优先权要求也应被记录在申请请求书（Application Data Sheet，ADS）中。
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