代工厂在知识产权侵权纠纷中的责任问题

作者 | 吕晓彤  广东方图律师事务所

随着行业细分，不少企业将生产制造外包给其他企业，于是众多代工产业蓬勃发展，而里面也暗含不少法律风险，一不小心就“掉坑”背上侵权责任。代工厂如何才能规避各种风险，又如何进行有效抗辩呢？

首先，纵观司法实践，代工厂在知识产权侵权诉讼中，常见的抗辩理由及法院判定侵权的事由如下：

一、抗辩对代工产品侵权主观上不知情

一般代工厂被起诉后，会抗辩自己对所生产侵权产品的事实毫不知情。但根据最高人民法院《关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复》的相关内容，任何将自己的姓名、名称、商标或者可资识别的其他标识体现在产品上，表示其为产品制造者的企业或个人，均属于《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国产品质量法》规定的“生产者”。因此，为了保护信赖利益及维护正常的市场秩序，会根据产品上记载的信息推定代工厂为产品制造者，除非有完整且充分的证据证明产品上使用的企业名称或标识系他人所为，否则难逃被追责的下场。

1、并无产品生产行为，系他人在包装上冒用其企业名称

【案例一】（2023）粤03民终21276号－罗伯特·博世有限公司与和田市家美生活电器商行等不正当竞争纠纷案

深圳中院：佐驰公司否认系其制造，主张系其他公司冒用其公司名称所为；深圳博世公司辩称，其与佐驰公司曾经合作过，但本案商品系合作期届满后佐驰公司自行生产。但两公司均不提交相关授权资料、委托合同等证据……因涉案商品上标注的生产厂家、客服电话等信息均直接指向佐驰公司，且深圳博世公司承认两公司曾经合作，但两公司均不提交授权材料、委托合同等证据，一审据此采信博世公司的主张，认定涉案商品系佐驰公司接受深圳博世公司委托制造，符合证据规则，本院予以确认。

2、产品出厂为白标产品，系他人贴附侵权标识

【案例二】（2023）川知民终356号－罗伯特·博世有限公司与四川博世新创贸易有限公司、成都一路行石油化工有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

四川省高院：迈斯拓公司上诉认为，其仅仅是受托生产润滑油，生产的润滑油出厂未附商标，在被控侵权产品包装上标示迈斯拓公司名称并未得到迈斯拓公司的授权，且迈斯拓公司并未参与商标的制作和粘附过程，迈斯拓公司在本案中不应承担侵权赔偿责任。本院认为，在案证据显示，双方存在商业往来关系，从迈斯拓公司曾申请注册与博世公司涉案商标近似的“MANBOSCH”商标，被国家知识产权局决定不予注册可看出，迈斯拓公司存在侵权的故意，迈斯拓公司在本案中并未提交充分证据证明一路行公司擅自在被控侵权产品上标注其公司名称……根据一审法院查明事实，被控侵权产品4、15上印制有“迈斯拓新能源润滑材料股份有限公司授权灌装”字样，博世公司、博世中国公司完成了对于迈斯拓公司系被控侵权产品的生产者的初步举证责任。

3、侵权包装由委托方提供，只是代为包装

【案例三】（2019）辽民终25号－福州米厂、丹东市大公粮油有限公司侵害商标权纠纷案

辽宁省高院：关于龙凤山米厂的责任承担问题。加工带有他人注册商标的商品的，加工人应当对委托人是否享有注册商标专用权进行审查，未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，加工人构成侵权，应承担损害赔偿责任。龙凤山米厂成立于1998年，系五常市多年从事稻谷加工的企业，对“稻花香2号”品种名称应具有一定的认知，对于包装袋的标识是否侵权亦应具有一定的认知和审查义务，而龙凤山米厂并未提供证据证明其履行了相应的审查程序，故一审法院认定其未尽到相应的审查义务存在过错，应承担相应的赔偿责任，符合事实和法律规定，应予支持。

二、抗辩已履行合理的审查义务

代工厂另一个主要的抗辩理由，系已审查授权方提供的商标证、专利权证明文件等，并在签订的委托加工协议文件中约定知识产权侵权免责条款。在侵权认定时，法院往往会结合代工厂自身的业务范围（是否与被侵权方作为同行业竞争者）、企业规模、是否曾为被侵权方代工等情节，推定其是否应知被侵权方的权利，认定代工厂是否履行了合理的审查义务。另外，即使代工厂与授权方签订了委托加工协议，并约定知识产权瑕疵担保责任，即授权方承诺委托生产的产品不存在侵犯第三方知识产权的情形，并明确如若发生知识产权侵权时由授权方责任侵权承担。然而，对于合同中约定的责任仅能约束合同权利义务双方，也即赋予代工方在承担侵权损害赔偿后对授权方享有追偿权，对外不足以构成免于承担侵权赔偿责任的理由。

 1、以代工厂所处行业及规模推定未履行审查义务

推定恶意－【案例四】（2021）鲁民终18号－喜力酿酒厂有限公司与青岛喜力啤酒有限公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷案

山东省高院：赣州百惠作为与喜力公司具有竞争关系的企业，在签订该加工协议时，应当知道涉案商标以及喜力公司字号具有较高的知名度，对被控侵权产品上使用与涉案商标近似的标识具有较高的注意义务，但其不仅在被控侵权产品上使用了该商标，同时使用了与喜力公司图形商标近似的绿色跑道形标识，上述行为表明赣州百惠并没有尽到合理的注意义务，且其在针对被控侵权产品所做的“荷兰喜力百惠酿酒有限公司隆重招商”宣传中突出使用“荷兰喜力”文字，表明其具有造成公众混淆的主观故意，故本院对赣州百惠的该主张不予支持。

推定过失－【案例五】（2020）最高法知民终580号－广州华欣电子科技有限公司、广州诚科商贸有限公司等侵害发明专利权纠纷案

最高人民法院：峻凌公司作为一家规模较大、成立时间较长的电子产品代工企业，在兆科公司委托加工的被诉侵权产品与此前曾为华欣公司代加工制造的专利产品在类型和功能方面均相同的情况下，未履行基本的知识产权审查义务，便进行被诉侵权产品的大规模加工制造，存在较大的过失。厦欣公司系成立不久的电子产品代工企业，从其提交的《加工合作协议》中关于知识产权侵权免责条款的约定来看，该公司虽具有避免侵害他人知识产权的意识，但该公司践行其注意义务的程度与其接受委托代加工的规模相比并不相称，亦存在一定过失，其仅以与委托人自行约定的知识产权侵权免责条款，不足以构成免于承担专利侵权赔偿责任的理由。对于峻凌公司和厦欣公司存在的上述不同程度的过失，本院将在赔偿责任的承担方式部分予以考虑。

2、认定委托加工协议免责条款不影响外部侵权判定

【案例六】（2023）鲁民终635号－美盛农资（北京）有限公司、湖北三宁农资贸易有限公司与兰陵文安化肥农药种子站等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

山东省高院：三宁化工公司、三宁农资公司与富利农公司在《委托加工合同》中有不得侵害他人权利等的约定属于内部约定，是否违反该约定，属于合同当事人之间的争议，不影响本案是否构成侵权的判断。

三、抗辩只是单纯代工行为，不属于商标法规定的“使用”商标的行为，不构成商标侵权

实践中也有代工厂抗辩自己只是按照授权方要求进行纯代工，没有“使用”商标，也并没有将产品投放市场进行销售，不构成侵权。然而，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节。[1]此外，从整个侵权链条来看，代工厂处于前端制造环节，在整个交易链条中的贡献比例是最重的，从源头打击、根本消灭侵权的角度而言，代工厂被施以的注意义务相对于下游经销商而言是更重的，在侵权认定的门槛上会更低而被施以的打击力度会更强。

【案例七】（2019）湘知民终311号－晋中市旺泉酿造有限公司、湖南省长康实业有限责任公司侵害商标权纠纷案

湖南省高院：至于旺泉公司抗辩其只是代工生产，没有销售被诉侵权产品。本院认为，被诉侵权产品的瓶贴及包装纸箱上标注的生产商为旺泉公司，商品条形码的检索结果显示生产者为旺泉公司，结合一审庭审笔录及其他在案证据，可以推定旺泉公司生产销售了被诉侵权产品。综上，旺泉公司将被诉侵权标识使用在醋产品上，该商品系用以流通，其行为系直接将近似的商标使用在相同的商品上，且基于诉请保护商标的知名度和显著性，该行为足以导致消费者产生混淆，误以为被诉侵权产品系长康公司生产销售或与长康公司存在特定联系，构成商标侵权。

除此之外，代工厂构成侵权的其他情形：

（一）未经许可生产超出数量的产品并向第三人销售

【案例八】（2021）粤20民终7773号－广东格优智能控制系统有限公司与被中山市杰希特电气科技有限公司侵害商标权纠纷案

中山市中级人民法院：杰希特公司未经格优公司同意，擅自对外销售格优公司委托其定牌加工产品的违约行为，属于“未经商标注册人许可，在同一种商品上的使用与其注册商标相同或者近似的商标”的情形。由此可见，杰希特公司未经格优公司同意，擅自将格优公司委托其定牌生产的被诉侵权产品对外进行销售，不仅属于违约行为，而且侵害了格优公司第14235713号、第14235853号注册商标专用权。

（二）在委托合同终止后继续生产假冒产品

适用惩罚性赔偿-【案例九】（2024）苏06民终3332号－胜达集团江苏开胜双灯纸业有限公司与如皋市如城镇洁爽纸品包装厂等侵害商标权纠纷案

南通市中级人民法院：第一，关于侵权故意的认定。张某军、张某钰曾通过某包装厂与双灯公司签订《委托加工合同》并得到双灯公司的商标授权，应当明知双灯公司商标的知名度和影响力，但仍在双灯公司终止授权后，仍控制如皋某贸易公司、某包装厂等继续生产、销售全面仿冒双灯公司品牌的产品，侵权故意明显。第二，关于侵权情节的认定。根据张某军、张某钰自认的生产及销售情况，其实施侵权行为一年以上，经核算的被诉侵权产品销售金额逾百万，给权利人造成了巨大损失，应认定为情节严重。综上，某包装厂、如皋某贸易公司、张某军、张某钰侵权故意明显，侵权情节严重，双灯公司关于本案应适用惩罚性赔偿的诉请有事实及法律依据，应予支持。

（三）曾因侵权签订和解协议后再次侵权

以代工厂承诺再次侵权的违约金作为赔偿数额－【案例十】（2019）粤73民终5977号－张家港华夏帽业有限公司与卡拉威高尔夫公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

广州知识产权法院：华夏帽业公司再次实施的不正当竞争行为表明其对《承诺书》所约定赔偿数额的漠视，是其在本案中实施不正当竞争行为应当付出的代价。侵权人自己不仅通过合同理性选择赔偿数额，且通过自己实施不正当竞争行为触发这一承诺与担保的发生，本身说明这一赔偿数额属于华夏帽业公司放任或者希望追求这一结果的发生。在其不能举证证明这一赔偿数额过高的情况下，《承诺书》所确定的分配正义绝不是赌博，更不是对自己法律责任的搪塞，而是沉甸甸的责任。

来到这里你可能会说，那究竟怎样才被法院认定为履行了合理的审查义务，是否有不认定为侵权的案例？经过笔者的检索，还是有的，虽然比较少。

【案例十一】（2024）闽民终694号－山东洁伶卫生用品有限公司与恒安（中国）纸业有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案

福建省高院：关于创佳公司是否应承担责任的问题。创佳公司抗辩其并未生产被诉侵权产品，产品上标注的制造商系洁伶公司伪造。洁伶公司提供采购合同证明洁伶公司、创佳公司双方存在采购合作关系，但上述合同中约定的采购产品型号与涉案被诉侵权产品的型号无法对应，且明确载明采购的产品为白片装。结合洁伶公司和创佳公司存在仿冒纠纷等事实，恒安公司仅依据产品包装上标明创佳公司为制造商而认定其有生产行为证据不足，一审法院不予采纳。

从上述案例可知，代工厂作为产品制造者，相对于销售者而言系侵权的源头，从遏制侵权、源头保护的角度而言，我国司法审判对于代工厂一般施以更重的注意义务及不侵权抗辩举证责任。因此作为代工厂，在接受委托之前需要仔细严格审查权利来源，要求对方提供商标及专利权利证明文件，并对明显仿冒或者擦边产品（即使具有权利外观）的代工进行拒绝，因为即使被起诉认定侵权，若能举证已经履行了较高程度的注意和审查义务，也能在法院判赔时纳入考量从而争取降低赔偿数额。此外，还要与授权方签订委托加工协议，并约定知识产权瑕疵担保条款，以便在侵权赔偿后向授权方追偿。

注释

[1] 湖南省高级人民法院（2019）湘知民终311号民事判决书。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

封面来源 | Pixabay  编辑 | 有得