恒都SHOW | 保护未注册商标前应作“合法性审查”

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——以“凯撒”、“赖茅”、“荣华”商标等案件为例

作 者 | 文 萁  恒都律师事务所知识产权事业部

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

一、恒都代理“凯撒”商标无效宣告行政纠纷二审案件分析

1.案情简介

2.案件审理经过

（1）评审阶段，商评委认定诉争商标指定使用在“啤酒”商品上构成对他人在先使用并产生一定影响商标的抢注，违反2001年《商标法》第三十一条，裁定诉争商标在“啤酒”商品上予以无效宣告。

（2）北京知识产权法院一审判决维持被诉裁定。

一审凯撒公司委托恒都代理，通过向法院提交的40多份证据，证明及主张：第一，凯撒公司拥有的在先“凯撒”系列商标早在2003年申请，2005年获得注册，核定使用在第32类“啤酒，果汁”等商品上，诉争商标是在先“凯撒”系列商标基础上的合理延伸，因此，凯撒公司不具有“以不正当手段抢先注册”的恶意；第二，凯赛多公司主张的“在先使用”虽然早于本案诉争商标申请日但却晚于凯撒公司在先其他“凯撒”商标申请注册日，实为侵权性质的使用，不具有合法性，不应当成为受法律保护的未注册商标权益；第三，凯赛多公司使用“凯撒”商标并未达到一定影响。

然而，北京知产法院认定凯赛多公司在先使用“凯撒”商标并具有一定影响，且凯赛多公司的使用行为是构成对凯撒公司在先注册商标专用权的侵犯不属于本案审理范围，一审判决依然认定诉争商标属于2001年《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”，维持被诉裁定。

（3）北京高院二审撤销被诉裁定及一审判决

凯撒公司不服一审判决提起上诉，并在二审中坚持一审主张并提交凯撒公司在先“凯撒”商标实际使用证据及“荣华月饼”、“采蝶轩”商标侵权案最高院判决予以证明。

北京高院最终撤销一审判决及被诉裁定，并认定：依据现有事实，不足以认定凯赛多公司主张权利的“凯撒”商标在诉争商标申请日之前，在啤酒商品上已经具有一定影响，亦不足以认定凯撒公司存在抢先注册凯赛多公司所称“凯撒”商标之恶意。至此，凯撒公司最终胜诉，诉争商标效力已然确定。

值得关注的是，本案凯撒公司始终没有放弃主张凯赛多公司商标使用行为属于侵权性使用，不应成为对抗注册商标的权益。对此一审法院认为超出本案审理范围，二审法院则未予评述，究竟为何？留给我们一个在此探讨的空间。

二、从在先判例来看“未注册商标权益的合法性审查”的必要性

从理论上讲，任何一种权利或利益受到法律保护的前提当然是具有合法性，未注册商标也不例外，但司法实践中不同案件中针对类似问题作出的判决并不相同，下面从三个案例角度进行简要分析：

1、“赖茅”商标异议复审案件，最高人民法院再审审查《行政裁定书》

赖世家酒业公司对贵州茅台酒厂第4570381号“赖茅”商标提起异议的理由即该商标系对其在先使用并具有一定影响商标的抢注，违反2001年《商标法》第三十一条后半段的规定。最高院审查认定赖世家酒业公司八十年代的使用行为实为侵犯“赖茅”商标专用权的行为,并不能因违法行为而产生商标权益，最终被异议商标予以核准注册。

2、“荣华”商标侵权及不正当竞争案件,最高院再审《民事判决书》

1997年香港荣华公司诉苏氏荣华商行侵犯其知名商品特有包装、装潢，并得到法院支持，此后香港荣华公司与苏氏荣华商行双方关于“荣华”月饼商标民事侵权及确权行政纠纷历时十几年，从东莞中院、广东高院到最高院均对不同案件作出审理判决，其中关于香港荣华公司在中国大陆销售“荣华”月饼是否拥有“知名商品特有名称权”、“未注册驰名商标权”或构成“在先使用并具有一定影响的商标”，各法院甚至有相反认定，其中就涉及本文讨论的未注册商标合法性审查问题，特选（2012）民提字第38号最高院再审民事判决作说明：

2006年香港荣华公司诉“今明公司”（经苏氏荣华商行授权使用“荣华”商标）等商标侵权及构成不正当竞争，东莞中院一审认定香港荣华公司在在大陆使用“荣华”形成了未注册的驰名商标，二审法院纠正认定“荣华月饼”为“知名商品特有名称”，“今明公司”等构成《反不正当竞争法》第五条第（二）项规定的不正当竞争。

然而，最高院2012年再审作出（2012）民提字第38号判决，认定“今明公司”在第533357号“荣华及图”商标范围内使用商标，并不侵权。最高院虽未在该案判决中对香港荣华公司对“荣华”的使用是否为侵权性使用明确评述，但在向国家商标局出具的《关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函》中认为并无证据证明在第533357号“荣华及图”商标申请注册前香港荣华公司的“荣华月饼”已在内地具有一定知名度，不存在通过善意在先使用行为而获得知名商品特有名称权的情况，并答复：

“根据我国的商标注册制度，商标一旦获准注册即具有专用权，排斥他人在相同类似商品上使用相同近似商标。反不正当竞争法对于知名商品特有名称的保护本质上是对未注册商标的保护，相对于商标法对注册商标的保护而言具有补充性。商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称杈，否则将损害商标注册制度的基本价值。”

3.“卡尺牌”商标侵权案件，朝阳区法院《民事判决书》

在永利密封公司诉吉林海鸿公司侵犯注册商标专用权案件中，吉林海鸿公司以《商标法》第五十九条第三款规定的“在先使用并具有一定影响”提出不侵权抗辩，永利密封公司主张在案外人注册的第104937号“卡尺牌及图”商标有效期间，吉林海鸿公司的商标使用实为侵权，违法性使用不能形成受法律保护的“在先使用商标”权益。但一审法院对此并未评述，并认定吉林海鸿公司不侵权抗辩成立。目前该案处于二审程序中。

上述三个案件法院对“未注册商标”使用合法性审查所持不同态度直接决定了案件结果，在“赖茅”案件中法院进行了审查，并认定“在先使用”实为侵权性使用，不受保护；“荣华”案件虽有复杂背景，但最高院仍在答复体现了同样的观点；“卡尺牌”案件中，一审法院回避该问题并给予其保护。我们认为无论是在行政案件还是在民事案件，法院在一方当事人提出“合法性审查”主张的基础上，应当对当事人这一主张进行审查。那么在具体案件中应否审查、审查范围、举证责任的分配则需要更多探索……

三、未注册商标权益合法性的具体审查

对未注册商标权益的保护是对商标注册制度不足的弥补，现行《商标法》第十三条第三款、第十五条、第三十二条、第五十九条第三款，《反不正当竞争法》第五条第（二）项基本可以囊括未注册商标受保护的全部情形。结合这些法律法规，前述案件的在案证据均显示一方当事人所主张使用“未注册商标”的权益，系侵权性使用或者具有侵权的高度概然性，在此前提下，能否保护此类“未注册商标”使用利益自然需要足够的谨慎。

分析“赖茅”和“荣华”案件，需要对“未注册商标”使用行为合法性进行审查的情况均是除却本案诉争商标（以行政案件为例），尚存在其他更早“在先注册商标”，具体时间关系如下：

具体可分为两种情况：其一为“在先注册商标”与“诉争商标”注册人相同（或关联），如“赖茅”案；其二为“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同，但后来可能存在“在先注册商标”转让、被撤销、未续展、主体消亡而导致权利消亡的情形（如“荣华”及“卡尺牌”案）。此两种情况下法院对合法性的审查面临的问题有较为明显的差别：

1.情况一，“在先注册商标”与“诉争商标”注册人相同（或关联）

“赖茅”案件中，最高院的裁判逻辑相对简单明了，即贵州茅台酒厂“在先注册商标”权利产生在先，即使该商标后来因未续展而无效，但并不改变赖世家酒业公司在该在先商标有效时“侵权性使用”的事实，使用行为不具有 “合法性”，无法形成对抗贵州茅台酒厂“在后”注册的诉争商标的在先权益。

2.情况二，“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同

当“在先注册商标”与“诉争商标”注册人不同，“诉争商标”注册人主张对方对其商标提出无效、异议或诉其侵权，依据的“未注册商标”使用实为侵权性质的使用，不应受法律保护，此时待审查的是“未注册商标”使用是否侵犯案外人商标专用权，从常理来看，“诉争商标”注册人并无权提出此主张，因为权利人有权自由处分自己的权利，也不排除在个案中存在影响侵权认定的事实，除非已有生效判决或其他证据能够确认侵权事实成立，可是从大多数案件来看，这样的证据较难获得，大致会遭遇如下困难：

第一，案外人主体已经灭失，让其主张权利已无可能，也无法考究其是否曾有许可或“容忍”他人使用商标；第二，“在先注册商标”因被撤销或未续展而归于无效，或者商标发生转让，让原注册人此后再主张此前的权利已无依据；第三，诉讼时效所限，等等。

因此，在存在“在先注册商标”情况下，“未注册商标”使用行为是否合法看似“性质待定”，但当在案证据让侵权判定“显而易见”时，如果仅因被认定侵权就直接认可其合法性，并进而对抗诉争商标，对诉争商标注册人似乎极为不公平，也损害了商标注册制度的基本价值。最高院在“荣华”月饼民事案件中，抛却复杂背景所维护的注册商标权利，应当也包含了该制度考虑。

笔者认为诉争商标注册人在证明在先商标权利存在后已经尽到举证义务，后续应当由“未注册商标”使用人来举证证明其使用确实经过许可授权（或者存在“更早的在先使用”等其他不侵权的抗辩），因此其行为合法，应当受到法律保护，否则不应当对“未注册商标”使用形成的利益进行保护。

四、再评“凯撒”案件

“凯撒”案件属于上述情况二，即“在先注册商标”原始权利人并非凯撒公司，但凯撒公司受让商标后，在先商标的注册人已经消亡，凯赛多公司并未证明其转让前的同意使用意愿，而且，凯赛多公司主张的最早时间晚于“在先注册商标”的申请日和注册日，不具有绝对的“合法性”，其进入中国市场并未尊重已有的注册商标权利，亦难言善意。因此，从这个角度来说，其主张的“未注册商标”权益即“在先使用并具有一定影响的商标”属于侵权获得，并不合法，当然不应受到保护。

综上，虽然注册商标效力并非绝对，但法律给予“未注册商标”使用利益保护的前提是其具有合法性，侵权性使用或具有侵权的高度概然性的使用不具有“合法性”，自然不能成为对抗注册商标的权益，这在商标民事案件和行政案件中应该并无差别。因此，在案件出现不得不回答“未注册商标”使用行为侵权与否时，法院应该通过证据规则的适用，对“未注册商标使用”行为合法性进行基本审查，而不是以“超出本案审理范围”为由对“显而易见”的侵权行为“视而不见”。

声明：本文引用案例，均仅为说明本文“未注册商标使用合法性审查必要性”相关话题，对其中涉及的“未注册商标使用”情况及是否合法或侵权的表述均基于判决中法院查明的事实及评述，如有不当之处，欢迎指正。