商标共存协议的最新审查风向及认定标准的些许探讨

作者 | 王杨 钱多多  智信禾（北京）知识产权代理有限公司

编辑 | 祝余

近年来，随着法院、国知局对共存协议效力的普遍采信，与在先商标权人商议出具共存协议已成为众多商标申请人取得商标权利的重要途径之一。然而，在最新的实务中，笔者发现国知局对商标共存协议逐渐不予采信，即使走到诉讼阶段，法院也不一定对共存协议予以全盘采信。据此，本文就商标共存协议的最新审查风向及认定标准进行些许探讨，以期为诸位欲通过共存协议取得商标权的申请人提供一些有价值的参考。

01

共存协议在商标评审阶段审查标准的变化

由于商标评审阶段的共存协议主要存在于驳回复审案件中，故笔者以2021年7月1日至2021年9月30日之间三个月内涉及共存协议的657件驳回复审案件数据为基础（不包含经诉讼后的重审案件），统计出在这一期间内国知局对共存协议的采信情况，具体如下表：

（数据来源：摩知轮）

从横向看，7月1日至9月30日之间，对共存协议予以采信的驳回复审案件共138件，对共存协议不予采信的驳回复审案件共519件。其中，对共存协议予以采信的驳回复审案件逐月减少，数量由7月份的82件降至9月份的3件，呈断崖式下跌；对共存协议不予采信的驳回复审案件则逐月增加，从7月份的96件增至9月份的219件。值得一提的是，在9月份采信共存协议的3起案件中，国知局均未直接采信共存协议，而是对出具共存协议的商标以“商标之间具有一定的区别”为由，认定未构成近似商标。

由此可以看出，国知局自今年9月份开始，在驳回复审案件中，对商标共存协议基本不予采信。国知局不予采信的主要观点在于，《商标法》的立法目的除保护商标权利人的利益外，亦在于保护消费者利益，而商标权利人对自身权利的放弃或让渡并不必然使消费者免受混淆之苦。因此，国知局自今年9月开始的审查回归到前述立法宗旨，即以保护消费者利益为宗旨，考量是否存在混淆可能性，而共存协议不能取代混淆可能性的审查。

在当前国知局对商标共存协议不予采信的情形下，那如果走到诉讼阶段，法院是否会采信共存协议呢？

02

商标共存协议在诉讼阶段的审查标准

笔者通过查询自2021年7月1日以来的商标行政诉讼案件发现，一、二审法院对商标共存协议的认定标准基本相同，其并不会像国知局“一刀切”式认定，而是结合商标的近似程度、共存协议是否有瑕疵等因素进行综合考量，最终判断对共存协议是否予以采信。换言之，法院仍采用原来的审查标准采信商标共存协议。

接下来跟随笔者一起透过案例来分析，诉讼阶段对于共存协议的审查要点：

1.共存协议的瑕疵问题

（1）共存协议的形式瑕疵

在诉讼阶段，共存协议的形式是否真实、合法、有效，是对其是否予以采信的第一考量因素。比如，涉外当事人的共存协议需提交经公证认证的原件。具体详见下述案例：

在“BELVEST”商标驳回复审行政纠纷案中[(2020)京行终7405号]，由于当事人未提交经认证的共存同意书，二审法院认为，无法确认共存协议的真实性，故不予采信。

（扫码进入知产宝阅读判决原文）

（2）共存协议的主体瑕疵

在审查过程中，共存协议的主体名义、地址与引证商标权利人的名义、地址是否一致也是重要考量因素之一。对处于转让程序中的引证商标，若我们想与其受让人出具共存协议，则应更加谨慎，确保该引证商标的转让已经全部完成后再签订共存协议。具体详见下述案例：

在“DYNAMICS365”商标驳回复审行政纠纷中[(2021)京行终3990号]，因同意书中出具人的地址与引证商标所有人的地址不一致，国知局难以认定其为同一主体，对该同意书不予认可。而在一、二审阶段，当事人两次重新出具同意书，使出具人的地址与引证商标所有人的地址达到一致，最终共存协议被予以认可。

（扫码进入知产宝阅读判决原文）

在第32738553号图形商标驳回复审行政诉讼案件中[(2020)京73行初12460号]，由于截至一审判决作出时，引证商标四转让程序尚未完成，引证商标四尚未获准转让至惠州市安德玛实业有限公司名下，故北京知识产权法院认为惠州市安德玛实业有限公司出具的商标共存同意函尚不具有法律效力，从而认定引证商标四仍构成诉争商标获准注册的障碍。

（扫码进入知产宝阅读判决原文）

2.商标间的近似程度

（1）商标整体外观的近似度

标识外观基本相同或完全相同，对共存协议不予采信。

具体详见下述案例：

标识的文字构成、呼叫、外观差异明显，对共存协议予以采信。

具体详见下述案例：

（2）商标文字构成的近似度

标识在文字构成上仅有一字之差，对共存协议不予采信。

具体详见下述案例：

标识文字存在两个或两个以上字符的区别，对共存协议予以采信。

具体详见下述案例：

（3）商标显著识别部分的近似度

商标之间具有完整包含关系，若商标显著识别部分完全相同，则对共存协议不予采信。

具体详见下述案例：

商标之间不具有完整包含关系，若商标显著识别部分相同，但商标文字构成、含义有所差异，则一般仍认可共存协议。

具体详见下述案例：

除了上述因素，在对共存协议予以认定时，法院还会考量当事人的主观意图、商标知名度、市场实际环境等多重因素，对是否采信共存协议予以综合判断。而在这一过程中，商标权这一私权与社会公共利益也始终维持着动态的平衡。

03

小  结

商标共存协议是当事人在驳回复审中常用的排除在先权利障碍的途径之一。笔者认为，在当前国知局对商标共存协议基本不予采信的趋势下，作为当事人，仍可对标识存在一定差异的商标之间出具共存协议，在确保共存协议无任何瑕疵的情况下，争取进入诉讼程序，在诉讼阶段取得法院的采信。如果是关联公司/母子公司之间的商标，也可以通过商标转让或者引证商标注销的方式，在国知局阶段就排除在先权利障碍，达到缩短审查周期及节省成本的诉求。

（图片来源 | 网络）