另一个视角看“微信”商标案：商标挟持与注册商标权的限制
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作者 | 崔国斌 清华大学法学院
(本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)
知产力按微信商标案一直备受社会关注，据知产力获悉，近期，微信商标异议案二审即将在北京市高级人民法院开庭审理。同时，创博公司在第42类服务上申请的“微信”商标也遭遇驳回，理由与此前在第38类服务上申请注册时的驳回理由相同。目前，创博公司已经决定就此提起行政诉讼。
下文为作者相关学术论文精简版，知产力获得作者本人授权进行发布，希望能借此为大家提供看待“微信”商标案的另一重维度。
北京知识产权法院一审判决的“微信”商标案在知识产权学术界引发广泛的讨论。创博公司于2010年11月12日在第38类信息传递等通讯服务上申请注册“微信”商标。2011年8月27日该申请经商标局初审公告。2011年1月21日腾讯发布微信即时通讯软件的测试版，随后在很短时间里吸引了超过5千万的注册用户，“至2013年7月用户已达4亿，至2014年11月用户更超8亿”。第三方张某在法定异议期内对创博公司的商标申请提出异议，认为该商标注册会产生《商标法》（2001）第10条第1款第（八）项意义上的“其他不良影响”。商标评审委支持张某的主张，拒绝核准注册该“微信“商标。北京知识产权法院一审维持了这一决定。
“微信”案涉及商标法上多个争议性问题，比如，商标申请权的法律属性、 “公共利益”或“不良影响”条款的适用范围、 商标评审委考虑“不良影响”的时间点选择等。本文无意重复讨论这些技术性问题，而是关注这一案件所揭示的一个更为根本的问题，即先注册原则下善意后来者投资利益的保护问题。更具体一点，在先注册商标的申请者或权利人的权益与善意后来者的投资利益发生冲突时，商标法是否应该以及如何适当变通在先注册原则，以保护后来者的正当利益？
商标的“先注册”与“后使用”
商标法要保护的是商标与商品来源之间的联系，而不是商业标志本身。理论上，只有经营者使用商标并建立起商誉，才值得法律保护。但是，中国商标法并没有贯彻这一原则。究其原因，强调实际使用才产生可保护的商誉的商标制度，预见性很差，商标权的公示不够，商标权属纠纷出现后，确定产权归属需要耗费大量的社会资源。立法者选择淡化“先使用”的意义，转而强调“先注册”的重要性。
在先注册原则下，商标法规则缺乏弹性，即便善意的在后使用者已经在争议商标上积累巨大商誉，也无法得到保护。最近的微信案和先前的iPad案就充分揭示了商标法先注册原则可能造成明显不公的后果。
产权公示的过程本身和公众事后的产权调查，都需要耗费社会资源，完全消除产权边界的不确定性几乎是不可能的。在知识产权领域，产权边界的模糊性和不确定性更为突出。因此，财产法发展出配套性的制度安排，包含善意第三方（后来者）的保护制度，比如，物权法上善意取得制度、添附制度、专利法上的拒绝禁令救济制度等，在一定程度上降低后来者被在先权利人过度挟持的法律风险。
由于各种原因的存在，比如商标从申请到公开的时间差，商标检索的不确定性等，商标法下的后来者即便履行了合理的注意义务，依然有可能陷入尴尬境地：在自己投入巨资在某一商标上建立起商誉之后，却发现该商标与在先注册商标相同或类似。商标权边界的模糊性所带来的投资风险比很多人想象的要大得多。
先注册原则绝对化的代价
在商标先注册原则下，在先注册者可以阻止善意的后来者继续使用该商标。商标争议发生后，理想解决方案是注册商标权人与在后使用者协商谈判解决彼此的纠纷。不过，注册商标权人很可能采取策略行动，索要过高价款。在后的善意投资人在商标权人“停止使用”的威胁下，可能被迫接受注册商标权人的远远高于普通商业标志市场价值的转让费或许可费要求。
这样的交易是不公平的，是因为在先注册商标的权利人可能只是比别人早一步跑到商标局，除此之外并没有实质性投入，甚至没有实际使用注册商标。在大很多情况下，它也没有多大的智力上的贡献。后来者在实际使用争议商标后，尤其是作出实质性投资之后，则处于一种被挟持的状态，在谈判中处于明显劣势地位。
这里可以借用iPad案和微信案来说明情况可能有多糟糕。在iPad案中，当初台湾唯冠公司同意将全球范围内iPad商标出售给苹果公司，标价不过区区3.5万英镑。在签署协议之后、完成商标转让手续之前，苹果公司就开始在全球范围内使用该商标。没想到，后来发现商标权人不是台湾唯冠公司，而是其子公司深圳唯冠公司。深圳唯冠公司拒不承认该协议效力，在苹果公司陷入被挟持状态。最终，双方和解的转让费居然高达6000万美元。
再比如微信案。在先的申请者虽然宣称已经将“微信”商标用于服务，但使用范围非常有限。如果不是腾讯的在后使用，该商标本身的价值微乎其微。但是，腾讯公司大力推广争议商标，积累了巨大的商誉：在争议商标初审公告后不久，腾讯微信就积累了数千万的用户；在诉讼发生时，则用户已经达到数亿。有一点可以肯定，腾讯公司就微信商标取得巨大商誉之后，实际上已经进入了在先申请人挟持的状态。
透过上述个案我们可以看出，维护商标先注册原则对于社会形成稳定的产权预期有巨大的帮助，但是，如果将这一原则绝对化，就可能会出现后来者巨额投资被在先注册商标挟持的情形，在后者创造出上亿的商誉价值，而在先注册者却没有实质性地使用该商标。如果法律不提供救济机制，就会造成巨大的商业不公。
先注册原则绝对化的另一后果是过度刺激整个社会申请注册商标的积极性。商标挟持的可能性使得商标囤积和抢注更加有力可图。中国商标申请量存在巨大的泡沫，与过分强调先注册原则有直接的关系。商标先注册原则原本为了降低商标制度的管理成本，但是，绝对化以后反而在更大范围内增加企业的经营成本。
在先注册商标权的限制
在传统财产法或现代知识产权法领域，同样存在在先财产权与在后投资利益冲突的情形。原则上，法律也会坚持在先财产权优先的原则，保障在先权利人对自己财产的控制和自由处分。不过，在一般原则之外，法律还是许可存在一些例外情形，使得在先产权边界不够清楚所导致的个案的极度不公和集体的非理性投资能够避免。这些例外情形包括物权法上的善意取得制度、添附制度，侵权法或知识产权领域的拒绝禁令救济制度等等。
商标的先注册与后使用的冲突，本质上也是在先财产权与在后投资利益的冲突。传统财产法在添附与禁令救济方面的基本思路，同样可以用于处理商标法领域的利益冲突。对应地，商标法应当许可法院在个案中进行综合权衡以决定是否给予被挟持的后来者以必要的救济。
参考法院在专利侵权案件中决定是否提供禁令救济时所要考虑的各项因素，本文认为法院在商标权益冲突案件中应权衡的因素至少包括：注册商标权人的使用情况、后来者实际取得的商誉、在后者的主观过错、误导消费者的可能性等等。这些因素中的每一项都很重要，但任何一项单独都不是决定性的。
注册商标权人是否实质性使用争议注册商标，应该是法院权衡的一项重要因素。后来者取得独立而实质性的商誉是法院考虑此类“衡平”救济的基本入门条件。法院还应当考虑消费者利益受损的可能性及程度。如果双方都已经实际使用或做出实质性投入，在完全相同市场上引发消费者混淆的可能性较大，则法院更有可能禁止后来者的使用。相反，如果只有后来者一方使用，或者二者所处的细分市场并不相同，则几乎没有消费者混淆。
微信商标案就是一例。“微信”商标注册的申请人不太可能在相同的市场上提供与腾讯公司服务直接竞争的及时通讯服务。法院许可腾讯公司继续使用该商标用于指示自己的服务来源，对消费者利益的负面影响微乎其微。相反，如果法院禁止腾讯公司继续使用，倒是会对相关公众带来不便。比如，无数公共网络平台甚至连地铁站台广告上的微信标志都需要更改，会产生相当的社会成本。这实际上也应该是微信案一审法院认为在先注册人获得注册会有“不良影响”的原因。从这一角度看，微信案一审判决对于公共利益或不良影响的分析，并不像很多批判意见想象的那样离谱。
那么商标法的立法者应该设计何种程序使得法院有机会向后来者提供必要的救济呢？
目前，最为成熟的途径是在注册商标权人提出的侵权诉讼中，法院拒绝支持权利人提出的责令后来者停止使用争议商标的诉讼请求，即拒绝提供禁令救济。 如果在先注册商标权人没有使用该商标，法院可以拒绝其损害赔偿请求。在此基础上，立法者可以让法院有权拒绝责令后来者停止使用争议商标。
在商标权人发起的侵权诉讼中，后来者只能被动地请求法院解决后来者是否可以继续使用相关商标或是否可以获得合理补偿的问题，却不能主动解决商标权最终归属的问题。本文建议，将来的立法者可以参考物权法的添附（加工）制度，许可善意的后来者在满足一系列苛刻条件的情况下，与在先权利人争夺注册商标的所有权，同时对在先注册者给予合理补偿。有了此类制度安排之后，现在的微信案，可能更容易解决。
商标法上先注册与先使用的协调，是一个非常重要而且困难的问题。世界各国给出的答案至今依然五花八门，而且还在不断被修正。中国的立法者在选择先注册原则之后，并没有针对这一原则可能的负面影响采取周全的应对措施。iPad商标争议和微信商标案刚好揭示了中国商标法这一方面的制度缺失，为我们深入反思商标制度的改革提供了绝好的机会。立法者应该参考物权法或专利法等领域应对在先财产权与在后投资利益冲突的法律规则，在商标法领域建立相应的善意后来者投资利益保护机制，恢复商标权保护的制度弹性，许可法院在个案中限制甚至剥夺注册在先的商标权，以实现个案正义并提高商标法的制度效率。
