新书推荐 | 中国专利侵权判定诉讼实务指南：正义——从粗糙到精细
编辑 | 玄袂
目前，很多技术类知识产权的纠纷处理，往往是没有足够的直接可用的规则可依，没有可直接遵照的先例可循的，是审案法官在‘智慧’的引导下，在现有法律规定及司法解释的基础上，通过法律解释的方法‘发现’所‘缺少’的裁判规则，以此定分止争的同时，通过一个个判决建立起引导后来者前行的 灯塔’，或者‘路标’的”。这些“灯塔”或“路标”自有其发光和指引的奥妙，不是三言两语能说得清楚的。有心的读者自然会顺着作者指出的路径，寻到自己所欲的宝藏。
以下为於兴中先生为本书所作序言
章建勤、张小娟二位律师的新书《中国专利侵权判定诉讼实务指南 正义——从粗糙到精细》，即将付梓，作者嘱我写序，我深感荣幸，欣然命笔。
本书是作者多年来在知识产权领域辛勤耕耘的成果，立足于实务，但充满理论关注。全书分为两大部分，第一部分讨论外观设计专利的侵权判定，第二部分探讨发明、实用新型专利的侵权判定。本书作者结合自己求知和成长经历，希望通过对自己实践经验的总结，为从事专利实务的青年律师和学人提供相应的指南。律师著书立说，在西方是司空见惯的事情，但国内似乎并不多见。学者们从理论的角度阐明基本原理固然重要，但法学毕竟还是实用之学。从这个意义上说，实务部门实践者的著作更具有指导实践的意义，而其价值并不亚于理论上的推理。
本书的一大特点是，书中除阐述了作者本人在实践中积累起来的经验之外，还重现了优秀法官在处理各种案件时表现出来的司法智慧。正如作者指出的，案例在成文法国家已经越来越重要。以案释法、以案说法是对成文法规定的具体运用和补充。因此，本书的重要性是显而易见的。本书作者脚踏实地而视野高远，精于业务又勤于思考。
1985年我应卡门卡教授和郑汝纯教授之邀，在澳大利亚国立大学做访问学者时，曾翻译过一些法规。在哈佛读书时，我的导师安守廉教授的研究兴趣之一也是知识产权，我虽然没有得其真传，但也曾恭读过该领域的重要文献，不敢疏怠。在麦肯斯律师事务所芝加哥办公室工作时，我偶尔也跟着资深律师做过知识产权方面的业务。近年来，我对新科技与法律的研究兴趣渐浓，对算法领域稍有涉猎。算法可否受到专利保护是该领域中一个非常有趣但难以回答的问题。英国学人莱恩•阿伯特（ＲｙａｎＡｂｂｏｔｔ） 积极提倡赋予算法专利，并且在好几个地方提交了算法专利申请。我在写这篇序的时候，刚刚拿到他在剑桥大学出版的新书《理智的机器人》（ＴｈｅＲｅａｓｏｎａｂｌｅＲｏｂｏｔ）。该书为倡导算法专利大张旗鼓，不遗余力。一旦算法被赋予专利权，那就是等于承认了人工智能载体的法律人格，机器人侵权该谁赔偿，机器人是否该纳税等一系列问题都会有新的答案。
专利特许证或称专利证书出自英文“ｌｅｔｔｅｒｓｐａｔｅｎｔ” （源自拉丁语ｌｉｔｅｒａｅｐａｔｅｎｔｅｓ），是由国家或国家元首签发的法律文书，以一页公开信的模式授权，以建立及确立某个官方组织，授予某人某种特殊权利，以至授予某人职位、地位或头衔。现代的发明专利发源于专利特许证制度。所谓“专利” 指发明人由此获得特别权利。英国国王以君主名义发出的特许证，如果与发明专利无关，也称为“君主制诰”。这种证书没有封印，证书中的内容是公开的，任何人都可以展开观看。据英国大法学家布莱克斯通解释，专利证书是“敞开的信件”，不同于另一种封印的皇室信件（ｌｅｔｔｅｒｓｃｌｏｓｅ），只供收信人展阅。１６世纪，英国皇室习惯性地恩赐或给准备为之付款的人授予垄断专利权。
专利的概念至少在１８４３年就传入中国。英国１８４２年占领香港以后，为了给英国政府对香港的统治提供指引，英国女王维多利亚在１８４３年以皇家特权立法的形式颁布了《英皇制诰》（ＨｏｎｇＫｏｎｇＬｅｔｔｅｒｓＰａｔｅｎｔ） 及《皇室训令》。《英皇制诰》作为英国殖民统治时期的重要宪制性法律文件确立了香港总督的职权，授权设立行政局与立法局以及确立各官员的职责等，授予总督全权管理香港的独占权。《英皇制诰》后来又有不同版本，直到1997年废止。
1898年， “戊戌变法” 时期，光绪皇帝签发了《振兴工艺给奖章程》，这可能是中国历史上的第一部专利法，但它并未付诸实施。
中华人民共和国成立以后，早在１９５０年就颁布了《保障发明权与专利权暂行条例》，但后来几经周折，到１９８４年才有了第一部专利法。１９８５年中国加入了《保护工业产权巴黎公约》。此后，专利申请工作有了长足的进步。汤森路透研究人员在２００５年预测，中国国家知识产权局已取代美国专利商标局成为全球最大的专利局。在２０１２年，全球五个最大的专利局提交了约１９８万份专利申请，其中中国提交了５２６４１２份，超过了美国的５０３５８２份。这种发展速度是惊人的。但是这些提交的专利申请在何种程度上促进了中国发明创造的真实状况，尚待实证研究予以澄清。中国的科技大公司在模仿和应用方面已经取得可观的成就，但在发明创新方面努力的空间仍然很大。毫无疑问，专利制度是一项对于一国经济发展举足轻重的制度，其重要性在各国宪法和法律中均有规定。在科技飞速发展，科技创新引领经济发展的大潮中，我们面临的是一个鱼龙混杂、泥沙俱下、真伪难辨的时代。专利制度对于刺激并保障真正的发明创造尤为重要。随着新科技———人工智能、大数据、算法、云计算、神经网络等的不断更新发展，专利诉讼案件必然会大幅度增加，专利实践方面人才的需求也会随之增加。专利侵权诉讼是一项复杂的任务，它涉及众多可做灵活处理的细节，往往会让非专业人士难以理解。由于专利案件常常涉及难懂的技术和独特的诉讼程序，并牵涉需要仔细分梳的法律问题，处理此类案件需要高度专业的精神和技术。
本书的出版恰逢其时，作者对精选案例的认真编排和专业分析，为有志于从事专利事业的青年学子和实务工作者提供了入门的指南和参考的坐标。一如作者所言，在经历了很多研读判决书时的智力快感和逻辑享受之后，终于领悟到“在我国目前的发展阶段，很多技术类知识产权的纠纷处理，往往是没有足够的直接可用的规则可依，没有可直接遵照的先例可循的，是审案法官在‘智慧’的引导下，在现有法律规定及司法解释的基础上，通过法律解释的方法‘发现’所‘缺少’的裁判规则，以此定分止争的同时，通过一个个判决建立起引导后来者前行的‘灯塔’，或者‘路标’ 的”。这些“灯塔”或“路标”自有其发光和指引的奥妙，不是三言两语能说得清楚的。有心的读者自然会顺着作者指出的路径，寻到自己所欲的宝藏。
於兴中
２０２０年８月１２日
作者：章建勤 张小娟
书号：978-7-5130-7617-3
定价：98.00元
作者简介
章建勤 理学学士、法律硕士，北京市隆安律师事务所律师、专利代理师。早期致力于维护法律尊严和公平正义，因而在刑事、行政、民商事法律实务特别是诉讼方面有着丰富的经验和深厚的功力；后期为助力“中国创造”，投身到中国技术类知识产权保护的学习和实践中，在个案推进的同时努力“著书立说”。
近年在专业期刊发表文章：《试论在中国专利侵权诉讼中引入无效抗辩的不可行和不可取》(《中国发明与专利》2019年第8期)；《试论说明书所声明的专利所要解决的技术问题的重要性》（《中国知识产权》总第147期)；《专利侵权判定中权利要求解释的经验分享》(《中国发明与专利》2019年第10期)；《浅析包含功能性技术特征的专利权的保护范围判定》(《中国发明与专利》2019年第11期)；《浅析发明、实用新型专利权保护范围的确定》 （《中国发明与专利》2019年第12期)；《浅析落入发明、实用新型专利权的保护范围的判定规则》(《中国发明与专利》2020年第1期)。
张小娟 工学学士(计算机科学与技术)、北京市隆安律师事务所律师、专利代理师。曾就职于中石化企业，从事过多年技术工作和企业知识产权保护工作，具有丰富的大型化工企业自动化设备机电系统技术经验和企业知识产权保护经验，曾代理各类知识产权民事、行政、刑事诉讼，非诉案件数百起。
近年在专业期刊、网络媒体发表文章：《试论说明书所声明的专利所要解决的技术问题的重要性》 (《中国知识产权》总第147期）；《专利侵权判定中权利要求解释的经验分享》 (《中国发明与专利》2019年第10期）；《浅析包含功能性技术特征的专利权的保护范围判定》(《中国发明与专利》2019年第11期）；《浅析发明、实用新型专利权保护范围的确定》(《中国发明与专利》2019年第12期）；《浅析落入发明、实用新型专利权的保护范围的判定规则》 (《中国发明与专利》2020年第1期）。
目 录
第一编 外观设计专利权侵权判定
第一章 外观设计专利权侵权判定中需要掌握的概念和问题
一、外观设计专利权的保护时间
二、外观设计专利权的保护范围
三、侵犯外观设计专利权
四、外观设计专利权侵权判定中所指的“相同或者相近种类产品”
五、“以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”的含义
六、外观设计专利权侵权判定中“一般消费者”的含义
七、“设计空间”的含义
八、区别于现有设计的设计特征
九、“对整体视觉效果更具有影响”的含义
十、“功能性设计特征”与“装饰性设计特征”的含义
十一、成套产品外观设计专利权侵权判定
十二、变化状态产品外观设计专利权侵权判定
十三、组件产品外观设计专利权侵权判定
十四、同一产品多项相似外观设计专利权侵权判定
第二章 《侵犯专利权纠纷案件解释（二）》中“设计空间”的理解和适用
一、《侵犯专利权纠纷案件解释（二）》中“设计空间”的含义
二、《侵犯专利权纠纷案件解释（二）》发布前判例中引入的“设计空间”的含义
三、北京高院《专利侵权判定指南（2017）》中“设计空间”的含义
四、《侵犯专利权纠纷案件解释（二）》中“设计空间”的理解和适用
第三章 包括图形用户界面产品外观设计专利权侵权判定
一、包括图形用户界面产品外观设计专利权的含义
二、包括图形用户界面产品外观设计专利权侵权判定
第四章 外观设计专利权评价报告在专利侵权诉讼中的价值
一、外观设计专利权评价报告的含义
二、外观设计专利权评价报告的内容
三、外观设计专利权评价报告的获取及更正
四、外观设计专利权评价报告对原告的价值
五、外观设计专利权评价报告对被告的价值
第五章 外观设计专利权侵权判定
一、外观设计专利权侵权的构成要件
二、判定是否构成外观设计专利权侵权的步骤
三、外观设计专利权近似侵权判定难点———整体视觉效果无实质性差异
第六章 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件制造另一产品并销售构成侵犯专利权的判定
一、法律依据
二、构成要件
三、适用《侵犯专利权纠纷案件解释》第10条第2款需注意的问题
第七章 产品外壳在侵犯外观设计专利权判定时的作用
一、廖某云与深圳市展昊德塑胶电子有限公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案
二、法官评析
第八章 现有设计抗辩是否成立的判定
一、现有设计抗辩的含义
二、法律、司法解释中关于现有设计抗辩的规定
三、现有设计抗辩成立的构成要件
四、现有设计抗辩是否成立的判断步骤
第二编 发明、实用新型专利权侵权判定
第一章 发明、实用新型专利权侵权诉讼原告胜诉的必要条件
一、原告有起诉资格
二、据以起诉的专利权符合法律规定
三、在诉讼期间原告据以起诉的专利权利要求没有被宣告无效
四、被诉行为发生在据以起诉的专利权有效期内
五、被诉行为属于未经专利权人许可实施了据以起诉的专利权的行为
六、被诉行为不属于《专利法》规定的不视为侵犯专利权的行为
七、被告的现有技术抗辩不成立
八、被告的诉讼时效抗辩不能成立
九、被告适格
十、向有管辖权的法院起诉
第二章 侵犯专利权的含义及是否构成侵犯专利权的判定
一、《专利法》中侵犯专利权的含义
二、司法实践中判断被诉行为是否构成侵犯专利权的准则和方法
三、法律、司法解释中对侵犯专利权行为规定的合理性及其在司法实践中的合理性
四、司法实践中判断一个被诉行为是否构成侵犯专利权的步骤
第三章 发明、实用新型专利权利要求的解释
第一节 权利要求解释的规则及方法
一、确定待解释的权利要求中包含的技术特征
二、确定所确定的技术特征的含义
三、权利要求解释中特殊情况的处理
第二节 关于权利要求解释的典型案例
一、最高人民法院对是否为封闭式权利要求及权利要求中“活性钙”是否包括了“葡萄糖酸钙”再审作出解释的案例
二、关于权利要求中的使用环境特征、所用名词术语如何解释及用于解释权利要求的公知参考文献如何选取的案例
三、根据发明所要解决的技术问题及发明的技术原理对权利要求进行解释的案例
四、将权利要求中的选择关系错误认定为并列关系的案例
五、对含义模糊的技术特征解释错误的案例
六、将实施例的信息错误认定为权利要求中技术特征的含义的案例
七、对权利要求中技术特征的解释存在分歧导致5次审理的案例
八、权利要求撰写有明显错误的应按所属领域技术人员阅读说明书后能够得出的唯一正确的内容解释该“明显错误”技术术语含义的案例
九、因不能确定技术特征含义而无法确定权利要求保护范围驳回诉讼请求的案例
十、专利权人有悖于专利授权文件、授权档案、确权档案等相关内容对权利要求的解释不被最高人民法院支持的案例
十一、隐含对专利权的保护范围具有限定作用步骤顺序的权利要求解释的案例
十二、依据专利授权程序中的意见陈述判定权利要求中的“使用环境特征”属于必须适用的“使用环境特征”的案例
十三、含有不易识别和修正的瑕疵的权利要求解释的典型案例——— 《侵犯专利权纠纷案件解释（二）》第3条、第4条如何适用
第四章 发明、实用新型专利权保护范围的确定
第一节 确定发明、实用新型专利权保护范围的解读
一、通常情况下由专利授权文件中的权利要求单独决定专利权的保护范围
二、例外情况下由专利文件中的其他内容与权利要求共同决定专利权的保护范围
三、个别情况下引用在前的独立权利要求的在后独立权利要求的保护范围由该两个独立权利要求共同决定
第二节 确定发明、实用新型专利权保护范围的典型案例
一、适用捐献原则确定方法专利权的保护范围的典型案例
二、在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案不能包括在权利要求的保护范围之内的案例
三、权利要求被无效与禁止反悔原则关系的典型案例
四、确权程序中对专利合法性理由的陈述并不导致禁止反悔原则适用的案例
五、确权程序中的意见陈述构成技术方案放弃的案例
六、适用捐献原则及授权程序中的答复构成技术方案的放弃的典型案例
七、作为授权依据的技术内容限定构成禁止反悔原则适用的典型案例
八、《侵犯专利权案件纠纷解释（二）》第13条规定的“明确否定”该如何正确理解的典型案例
九、主题名称对专利权的保护范围的限定作用及被引用的并列独立权利要求对引用该并列独立权利要求的在后并列独立权利要求的保护范围的限定作用的案例
第五章 是否落入发明、实用新型专利权保护范围的判定
第一节 判定是否落入专利权保护范围的规则及解读
一、关于是否落入专利权保护范围的判定的司法解释
二、对关于是否落入专利权保护范围判定的司法解释的理解和应用
第二节 对《专利法》第66条第1款及《知识产权证据规定》第3条的理解
一、对《专利法》第66条第1款的理解
二、对《知识产权证据规定》第3条的理解
第三节 是否落入发明、实用新型专利权的保护范围判定的典型案例
一、错误将被诉侵权产品与专利的实施例的技术特征进行比对的案例
二、判定落入权利要求保护范围特别是落入包含使用环境特征的权利要求的保护范围的典型案例
三、是否落入主题名称参与限定的专利权利要求的保护范围判定的典型案例
四、对技术特征划分及比对易于理解具有示范性的案例
五、根据被诉产品结构特征推定其技术功能进而认定被诉产品落入专利权保护范围的典型案例
六、将被诉侵权产品的技术特征与权利要求技术特征的“错位”比对的典型案例
七、规避设计失败的典型案例
八、封闭式组合物权利要求解释及药物带有辅料未落入封闭式组合物权利要求保护范围的典型案例
九、开放式与封闭式权利要求的区分适用于2006 年之前的机械领域专利的探讨性案例
十、是否落入新产品制造方法及含有参数技术特征权利要求保护范围的典型案例
第六章 专利侵权判定中功能性技术特征的识别及是否与功能性技术特征构成相同等同的判定
第一节 关于专利侵权判定中功能性技术特征的解读
一、关于功能性技术特征的司法解释
二、判定是否落入包含功能性技术特征的专利权利要求保护范围的特殊性
第二节 权利要求中是否包含功能性技术特征的识别
一、关于功能性技术特征识别的理论
二、权利要求中功能性技术特征识别的典型案例
第三节 被诉技术方案中对应的技术特征与涉案专利权利要求中功能性技术特征是否构成相同或者等同的判定
一、是否构成与功能性技术特征相同或者等同的判定步骤、方法及标准
二、关于是否构成与功能性技术特征相同或者等同的判定方法及标准的实际案例
第七章 发明、实用新型专利权侵权诉讼中的不侵权抗辩及不侵权确认之诉
第一节 发明、实用新型专利权侵权诉讼中的不侵权抗辩的解读
一、关于现有技术抗辩
二、关于权利用尽抗辩
三、关于先用权抗辩
四、笔者关于“抵触申请抗辩”的前沿探讨
第二节 不侵权抗辩的案例
一、经二审补充证据现有技术抗辩成功的案例
二、以在先出版的书籍和国家强制性标准简单组合作为现有技术载体并以原告据以起诉的专利授权文件作为判断被诉技术方案与现有技术方案无实质性差异的依据现有技术抗辩成功的案例
三、被告以其生产、销售产品的证据而不考虑原告据以起诉的专利内容现有技术抗辩成功的典型案例
四、以被诉产品就是在先销售的产品现有技术抗辩成功的案例
五、原告以涉诉专利申请日之前的关于涉诉产品设计、生产、销售的几乎所有方面的证据及库存产品证据形成的证据链作为现有技术的载体进行现有技术抗辩不侵权确认成功的案例
六、最高人民法院依据专业书籍纠正二审判决对现有技术载体中的隐含技术特征过度解读导致现有技术抗辩认定失误的案例
七、经三级审理的专利侵权诉讼先用权抗辩典型案例
第三节 确认不侵犯专利权之诉
一、司法实务中对“发出侵权警告”的认定及相应类型案件的受理条件
二、确认不侵犯专利权之诉的原告
三、确认不侵犯专利权之诉的被告
四、确认不侵犯专利权之诉的诉讼请求
五、确认不侵犯专利权之诉的管辖法院
六、关于确认不侵犯专利权之诉的诉讼时效
七、确认不侵犯专利权之诉原告诉讼请求得到支持的事实依据
八、确认不侵犯专利权之诉的证明责任
九、关于是否构成侵犯专利权的认定
后记
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