专利案件中，“捐献规则”的权利要求记载范围当如何确定？

作者 | 贺伊博 张秋林 李德宝  北京允天律师事务所

编辑 | 季文梨

摘要：近日，北京知识产权法院针对首例“药品专利链接”诉讼案件进行了公开宣判。本文根据一审判决，探讨了如何确定“捐献规则”中权利要求记载的范围。以期对如何适用“捐献规则”进行未落入专利权保护范围抗辩有所助益。

关键词：药品专利链接，捐献规则，确认不落入

2021年4月15日，北京知识产权法院（以下简称“北知院”）针对首例“药品专利链接”诉讼案件（以下简称“本案”）进行了公开宣判[1]。

本案是中外制药株式会社（以下简称“原告”）依照新《专利法》第七十六条的规定向北知院提起的“药品专利链接”诉讼，请求法院确认温州海鹤药业有限公司（以下简称“被告”）申请注册的仿制药“艾地骨化醇软胶囊”落入原告享有的涉案专利权保护范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《司法解释》”）第五条规定了“捐献规则”，即对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。“捐献规则”实质上是对等同原则适用的一种限制，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。但《司法解释》第五条并未明确其中的“权利要求”是指专利公开文本中的权利要求，还是专利授权文本中的权利要求，亦或是后续专利确权程序中的权利要求。因此，本文根据一审判决，探讨如何确定“捐献规则”中权利要求记载的范围，以期对如何适用“捐献规则”进行未落入专利权保护范围抗辩有所助益。

一、案情简介

在本案的审理过程中，案外人对涉案专利提起了专利无效宣告请求。审查过程中，原告对涉案专利权利要求进行了修改。将授权权利要求2中的“抗氧化剂是选自dl-α-生育酚”加入授权权利要求1，删除授权权利要求2。对于其他权利要求的序号进行了相应调整。修改后的权利要求1针对抗氧化剂的记载如下“（3）抗氧化剂；所述抗氧化是dl-α-生育酚；”基于修改后的权利要求，国知局作出了宣告涉案专利权全部无效的审查决定[2]。

在本案进行技术特征比对时，原告主张授权权利要求1中涵盖了将A（出于保护技术秘密的考虑，全文将被告技术方案中使用的特定抗氧化剂以“A”指代）作为抗氧化剂这一技术方案，这表明专利权人并未将使用A作为抗氧化剂的技术方案进行捐献。因此，捐献规则并不适用于本案。

然而，北知院认为，专利权人在专利确权程序中虽可以对权利要求进行修改，但修改行为并不会使该专利权同时或先后存在两个有效的权利要求，而只是以修改后的权利要求替代修改前的权利要求，修改后的权利要求自始生效。这也就意味着，前述《司法解释》第五条中所称的权利要求只能指向修改后的权利要求。此外，北知院还认为，捐献规则保护的是公众基于专利文件的公示效力而产生的合理预期，其与专利权人是否主观有捐献的意愿无关，因此，即使专利权人并无此意愿，亦不影响捐献规则在本案中的适用。由此可知，修改前的权利要求是否包括A，以及原告是否有捐献的意愿，均不影响捐献规则在本案中的适用。据此，北知院没有支持原告有关本案不适用捐献规则的主张。

二、相关案例

针对原告在案件审理过程有关本案不适用捐献规则的主张，笔者团队在查阅了相关案例后发现：依据最高人民法院（以下简称“最高法”）在不少案件中体现的裁判规则，其均不支持原告的上述主张。笔者挑选了其中比较典型的案例，并结合本案案情，具体说明如下：

1、“高植物蛋白质食品”侵害发明专利权纠纷再审案[3]

涉案专利为专利号为ZL200610044405.0的发明专利，其授权权利要求1保护一种酶制品在高植物蛋白质食物中的应用方法，具体限定了原料包括大豆粉、花生粉、杂豆粉中的一种或两种以上3-39%。再审申请人王再贺申请再审时称，二审判决关于涉案专利权利要求1 中技术特征2 所限定的“大豆粉”与两被诉侵权方法技术特征二所采用的“豆腐渣粉的大豆纤维D”比对结果认定错误，两者构成相同或等同。

最高法认为，涉案专利权利要求1技术特征2的描述为“大豆粉、花生粉、杂豆粉中的一种或两种以上3-39%”；而说明书相应部分第5段记载：“大豆粉、花生粉、杂豆粉……及其提取物粉”。可见，说明书已经将大豆粉与大豆“提取物粉”作为两种并列技术方案予以公开，由于专利权人未将大豆“提取物粉”纳入涉案专利权利要求的保护范围，应当视为其已将大豆“提取物粉”的技术方案排除在涉案专利的保护范围外。故而没有支持再审申请人的上述主张。

笔者进一步核实后发现，涉案专利公开文本中的权利要求1针对争议特征的记载为“用大豆粉、花生粉、杂豆粉、植物种、仁粉及提取物”。可见，再审申请人在专利授权过程中为获得授权，对专利公开文本中的上述争议特征进行了修改，删除了其中的“植物种、仁粉及提取物”。类比于本案，原告在专利无效宣告程序中为克服创造性缺陷，删除了专利授权文本中的其他抗氧化剂，只保留了抗氧化剂为dl-α-生育酚的技术方案。修改后的权利要求为本案的权利基础。因此，北知院将“捐献规则”中权利要求记载的范围认定为修改后的权利要求符合最高人民法院在“高植物蛋白质食品”侵害发明专利权纠纷再审案中体现的裁判规则。

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2、“食用菌木渣母种”侵害发明专利权纠纷再审案[4]

涉案专利为专利号为ZL200410043840.2的发明专利，其授权权利要求1保护一种食用菌母种木渣培养基，具体限定了由如下原料按重量百分比制成：木渣86%、麸皮12%、白糖1%、石膏或石灰1%。再审申请人李德高申请再审时称，原审判决仅依据专利证书的权利要求中木渣培养基的配比认定权利保护范围，认为利用权利要求书及说明书的发明内容和具体实施方式生产的产品不构成侵权，适用法律有误。

最高法认为，涉案专利权利说明书中记载，本发明的食用菌母种木渣培养基由下列原料按重量百分比制成：木渣75-90%、麸皮10-23%、白糖0.5-1.5%、石膏或石灰0.5-1.5%。该组分方案未记载于涉案发明专利权利要求，不能作为确定涉案专利保护范围的根据。故而没有支持再审申请人的上述主张。

笔者进一步核实后发现，涉案专利公开文本中的权利要求1针对木渣、麸皮、白糖、石膏或石灰的记载和说明书一致。可见，再审申请人在专利授权过程中为获得授权，对专利公开文本中各原料的重量百分比进行了修改，将各原料的重量百分比范围分别限缩为具体的点值。类比于本案，原告在专利无效宣告程序中为克服创造性缺陷，也将专利授权文本中的抗氧化剂具体限缩为dl-α-生育酚。修改后的权利要求为本案的权利基础。因此，北知院将“捐献规则”中权利要求记载的范围认定为修改后的权利要求也符合最高人民法院在“食用菌木渣母种”侵害发明专利权纠纷再审案中体现的裁判规则。

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3、“加固管套”侵害发明专利权纠纷二审案[5]

涉案专利为专利号为ZL201310331309.4的发明专利，其授权权利要求1保护一种用于汽车散热器、中冷器的加固管套。上诉人李冬根上诉时称，“加固管套”和“加固卡套”只是同一加固部件的不同命名。涉案专利说明书仅公开了设置加固管套（加固卡套）一种技术方案，与权利要求保护的技术方案一致。本案不存在适用捐献规则的基础，原审法院适用捐献规则将设置“加固卡套”的技术方案排除在涉案专利权的保护范围之外，属于认定事实错误，适用法律错误。

最高法认为，首先，根据涉案专利说明书第0008 段分别对“加固管套”和“加固卡套”的外形进行的描述可知，“加固管套”的外形主要为闭合式形状，而“加固卡套”的外形主要为开放式形状。其次，涉案专利说明书第0014 段和第0015 段分别对“加固管套”和“加固卡套”的安装方式进行了描述，并且在第0015 段中特别指明，“备注加固管套和卡套的两种方式最好选择一种产品使用一种方式，不易（原文如此，似为‘宜’）一种产品同时使用两种方式”。再次，涉案专利名称为“用于汽车散热器、中冷器的加固管套、卡套及使用方法”，其中对于“加固管套”和“卡套”采用的是并列描述。综上，本领域普通技术人员在阅读涉案专利说明书后，可以毫无疑义地得出，在散热管管根部位设置“加固管套”和设置“加固卡套”属于两种不同的技术方案。故而没有支持上诉人的上述主张。

笔者进一步核实后发现，涉案专利公开文本中的权利要求1保护一种用于汽车散热器、中冷器的加固管套、卡套，并限定了加固管套和加固卡套的连接方式。可见，上诉人在专利授权过程中为获得授权，删除了加固卡套这一特征。类比于本案，原告在专利无效宣告程序中为克服创造性缺陷，删除了除dl-α-生育酚以外的其他抗氧化剂。修改后的权利要求为本案的权利基础。因此，北知院将“捐献规则”中权利要求记载的范围认定为修改后的权利要求也符合最高人民法院在“加固管套”侵害发明专利权纠纷二审案中体现的裁判规则。

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三、意见建议

1、虽然《司法解释》第五条规定的“捐献规则”适用于专利侵权案件，而本案为确认是否落入专利权保护范围案件，但是专利侵权案件和确认是否落入专利权保护范围案件均涉及权利要求基础、相关技术方案和技术特征比对。二者在审理中均包含判断被诉/仿制药相关技术方案是否落入权利要求的保护范围。因此，《司法解释》第五条确定的规则同样适用于确认是否落入专利权保护范围案件。

2、引入捐献规则的主要原因在于专利权的排他性是通过权利要求书来向社会公众表明的。权利要求保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要兼顾权利要求书的公示作用和社会公众对权利要求公示的信赖利益，平衡专利权人与社会公众之间的利益。因此，应该遵循“客观公开”的原则，即以作为权利基础的权利要求为《司法解释》第五条中权利要求记载的范围，而不考虑专利权人是否具有捐献的主观意愿。具体而言，作为权利基础的权利要求指专利授权文本中的权利要求或专利确权程序中被国知局接受的权利要求。

注释：

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/-9SocP2TLE20Xw7me3OxNw。

[2] 国家知识产权局第53498号无效宣告请求决定书。

[3] 最高人民法院第（2017）最高法民申5147号民事裁定书。

[4] 最高人民法院第（2018）最高法民申3469号民事裁定书。

[5] 最高人民法院第（2020）最高法知民终537号民事判决书。

（图片来源 | 网络）