“替诺福韦”专利无效决定二审被撤，马库什权利要求到底是个啥？

作者 | lvesDuran

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2017年12月19日，北京市高级人民法院作出二审判决，撤销北京知识产权法院一审判决及被诉第22284号专利无效宣告行政决定，责令国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）就上海奥锐特实业有限公司（下称奥锐特公司）、江苏正大天晴药业股份有限公司（下称正大天晴公司）、刘晓海针对吉联亚科学股份有限公司（下称吉联亚公司）第97197460.8号“核苷酸类似物”发明专利的无效宣告请求重新作出决定。

据悉，该案为北京知识产权法院成立两周年典型案例之一，明确了优先权核实标准，对于“相同主题”的判断应采用专利法第三十三条中有关修改超范围的判断规则。上述专利为抗乙肝病毒药物替诺福韦的化合物专利，专利到期日为2017年7月。

资料显示，慢性乙肝目前无彻底治愈疗法，而我国则为公认的乙肝大国，抗乙肝病毒药物市场需求大。与恩替卡韦相比，替诺福韦耐药性更低，且与拉米夫定、替比夫定等无交叉耐药位点、并可用于妊娠患者。在广生堂成功挑战“替诺福韦”核心制剂专利之后，替诺福韦原研药韦瑞德的月均药品费用从1500元降至490元。此后，齐鲁制药、正大天晴、安徽贝克等纷纷入局。

案情简介

（涉案专利）

吉联亚公司为第97197460.8号“核苷酸类似物”发明专利权利人，该专利的优先权日为1996年7月26日，申请日为1997年7月25日。奥锐特公司、正大天晴公司、刘晓海先后针对该专利提起无效宣告请求，请求宣告涉案专利全部无效。

（US08/686,838专利，即证据Ⅱ-14）

2012年10月18日，专利复审委针对三者提出的无效宣告请求，举行口审。2014年2月13日，专利复审委作出第22284号专利无效宣告行政决定，本专利权利要求1和3不能享有1996年7月26日提交的US08/686,838的优先权，存在上述缺陷的权利要求4-14、19-32也不能享有上述优先权。本专利全部权利要求均不具备新颖性和创造性，宣告涉案专利全部无效。

吉联亚公司不服决定结果，诉至北京知识产权法院。一审法院经审理认为：

吉联亚公司有关本专利权利要求1、3-14、19-32享有部分优先权的主张不能成立。原告认为在对马库什权利要求进行优先权核实时，应将本专利权利要求中包含的具体化合物与优先权文本所包含的具体化合物进行对比。如果本专利权利要求中所包含的部分具体化合物与优先权文本中的化合物相重合，则应认定权利要求中该部分化合物享有部分优先权。

马库什权利要求原则上应被视为一个技术方案，而非若干并列技术方案的集合。在对马库什权利要求进行优先权核实时，亦原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为对比依据。原告前述主张中未将马库什权利要求视为一个技术方案，而是将其视为若干具体化合物的集合。该主张对马库什权利要求性质的理解有误，难以成立。

该案中，本专利文本与优先权文本中存在被诉决定中所认定的区别，故上述权利要求中的技术方案引入了优先权文件中未曾出现过的技术信息，与优先权文本中的技术方案并未构成相同主题的技术方案，上述权利要求不享有优先权。

经比对，吉联亚公司有关本专利权利要求1、3-6、8-10、22和26具备新颖性，权利要求2、7、11－21、23－25、27-32具备创造性的主张不能成立。

综上，北京知产法院一审维持专利复审委被诉行政决定。

吉联亚公司不服一审判决，提起上诉，其理由如下：

1、马库什权利要求与包含上位概念或数值范围的权利要求存在根本区别，原审法院在认定化合物马库什权利要求的性质时比照上位概念或数值范围的权利要求的做法明显不当。

2、专利复审委以整个化合物马库什权利要求为比对基础核实优先权的做法不符合法律规定和立法精神。

3、专利复审委引用评价本专利权利要求1、3-6、8-10、22、26新颖性的对比文件证据Ⅱ-17（International Journal of Antimicrobial Agents，Vol.9(1997), 第21-36页，复印件23页，部分中文译文2页；由无效请求请求人II江苏正大天晴药业股份有限公司提交）所公开的内容（bis（POC）PMPA）已经在本专利的在先申请中清楚记载，本专利就该技术方案享有优先权。而且上述权利要求的保护范围中包含了除（bis（POC）PMPA）之外的其他技术方案，上述技术方案相对证据Ⅱ-17具有新颖性。

4、本专利权利要求11、19、23-25具备创造性。

北京高院经审理认为：

关于本专利权利要求1、3-14、19-32是否享有部分优先权。

部分优先权是优先权核实的对象为权利要求所保护的技术方案，不限于权利要求，但不能超越权利要求。马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，它是对多项技术方案进行概括的撰写方法，但不同于诸如上位概念等一般的概括方法，虽形式上具有整体性，但实质上并非单一技术方案。

基于马库什权利要求的特殊性，在特定情况下，不排除马库什权利要求包含数量有限且清晰可分的并列选择关系的技术方案，此时，马库什权利要求可以享受部分优先权。

该案中，专利复审委仅以本专利权利要求1、3公开的马库什通式结构与优先权文件公开的马库什通式结构存在差别就认定二者不是相同主题，未考虑马库什权利要求的特性，未区分马库什权利要求中可能包含的并列选择关系的技术方案，其相关认定不当。

原审判决虽然指出马库什权利要求并非必然多个技术方案的集合，但未进一步区分本专利相关的权利要求是否包含多个可分的技术方案，径直以本专利权利要求整体作为优先权核实的对象亦有不当。专利复审委应在对专利权人主张优先权的部分与本专利相关权利要求的其他技术内容是否构成可分的技术方案进行评述后，作出其是否享有部分优先权的认定。

关于新颖性。专利复审委应当在重新进行优先权核实后，对本专利权利要求1、3-6、8-10、22、26是否具备新颖性重新作出决定。并应当在重新评价上述权利要求新颖性的基础上，评价权利要求1、3创造性以及权利要求11、12-14、19、20-21、23-25、以及27-32的创造性。

关于权利要求2的创造性

该案中，在无效宣告请求人Ⅲ即刘晓海提出的无效宣告请求案件的口头审理中，吉联亚公司已经提出反证Ⅲ-13（Brian L. Robbins等人，Anti-Human Immunodeficiency Virus Activity and Cellular Metabolism of a Potential Prodrug of the Acyclic Nucleoside Phosphonate 9-R-(2-Phosphonomethoxypropyl) adenine (PMPA), bis (isopropyloxymethylcarbonyl)PMPA，《Antimicrob Agents Chemotherapy》. 1998年3月，42(3)，第612-617页，复印件6页，部分中文译文3页；）能够证明本专利与现有技术相比取得更好的技术效果，专利复审委应当在确认该份证据应予接受的情况下，在评价本专利权利要求2的技术效果时予以考虑。

（本专利说明书实施例16）

结合考虑本专利说明书实施例16与证据Ⅱ-2（证据II-2：ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY, 1993年10月, 第2247-2250页，复印件4页，部分中文译文6页；）以及反证Ⅲ-13，可知本专利权利要求2的（bis（POC）PMPA比证据Ⅱ-2公开的bis（pom）PMPA获得了更优异的抗病毒活性和更低的细胞毒性。

因此，被诉决定及原审判决对于权利要求2不具备创造性的认定错误。专利复审委应当在重新评价权利要求2的创造性的基础上，重新评价本专利权利要求15-18的创造性。