知识产权被许可人诉权的理论基础及其行使

2023-01-20 16:40:00

——青岛五铢钱网络科技有限公司与淮北金洁亮环保科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

该案例荣获全国法院系统2022年度优秀案例分析民事三等奖

来源 | 上海知产法院

作者 | 凌宗亮邵望蕴上海知识产权法院

责任编辑 | 奚晓诗

裁判要旨

虽然商标许可使用合同的被许可人有权针对侵害注册商标专用权的行为提起诉讼，但并不意味着商标权人和被许可人可以分别独立提起诉讼。商标被许可人享有诉权的基础仍然是商标注册人享有的商标权。在商标权人已经针对特定侵权行为提起诉讼的情况下，被许可人不得再次就同样的侵权行为另行起诉。

基本案情

河北纳利鑫洗化有限公司（以下简称纳利鑫公司）系第7307702号“ 640?wx_fmt=png ”商标、第17400710号“”商标的注册人，于2010年1月27日经受让获得第1624372号“”号商标，上述三商标（以下简称涉案三商标）均在有效期内。原告青岛五铢钱网络科技有限公司（以下简称五铢钱公司）经纳利鑫公司授权取得涉案三商标的许可使用权，授权期限为2017年1月1日至2021年12月31日，许可使用期内有权以自己的名义对侵犯“好太太”商标专用权或相关知识产权权利的行为进行调查取证和提起司法诉讼。

被告淮北金洁亮环保科技有限公司（以下简称金洁亮公司）在寻梦公司经营的“拼多多”网络平台开设有名为“欢喜奶爸洗化用品”的店铺（以下简称涉案店铺）。2021年3月，纳利鑫公司就侵害商标权纠纷向安徽省淮北市中级人民法院提起诉讼。该案中纳利鑫公司提交的侵权公证书载明，纳利鑫公司主张构成侵权的是涉案店铺内出售的名称为“［2千克］好太太正品，持久留香家庭装，网红洗衣液，天然薰衣草”的商品，公证购买时间为2020年10月13日。后纳利鑫公司与金洁亮公司于2021年3月23日达成和解，并承诺不再生产、销售侵犯纳利鑫公司注册商标专用权的产品。

原告五铢钱公司主张侵权的是涉案店铺内销售的名称为“［正品洗衣液券后价特优惠］天然温和洁净清闲超强去污熏香洗衣液”的商品（以下简称被诉侵权商品），公证购买的时间为2020年8月19日。原告五铢钱公司诉称，金洁亮公司作为控制产销渠道的生产性企业，系侵权行为的发起者，其擅自生产、销售被控侵权产品并使之大量流入国内市场，获取了巨额不正当经济利益，应依法承担责任。

被告金洁亮公司未作答辩。

2021年11月2日，上海市徐汇区人民法院作出驳回五铢钱公司全部诉讼请求的判决。五铢钱公司不服该判决提起上诉。

2022年6月23日，上海知识产权法院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

法院生效判决认为，本案中，一方面，作为商标普通被许可人，五铢钱公司并无证据证明其提起本案诉讼获得了商标权人的明确授权。虽然五铢钱公司提交的补充确认书赋予其以自己的名义调查取证和提起诉讼的权利，但这属于事先的概括性授权，其对于起诉的具体侵权行为仍应向商标权人告知并征得商标权人的同意，否则并不满足“明确授权”的条件。另一方面，根据现有证据，涉案商标的商标权人纳利鑫公司已经针对2020年10月公证取证的销售侵权商品的行为向金洁亮公司提起诉讼，并于2021年3月23日和金洁亮公司达成和解。而本案的公证取证行为发生在2020年8月，属于上述和解协议的范围，故五铢钱公司作为被许可人原则上不得就商标权人已经起诉并达成和解的事实再次提起诉讼。

综上，五铢钱公司的上诉意见均无事实和法律依据，相关上诉请求应予驳回；一审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

典型意义

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。由此明确了知识产权被许可人有权针对侵权行为单独或者与权利人共同起诉，但被许可人获得的诉权与原权利人的诉权是何种关系，特别是在权利人已经提起诉讼或者与侵权人达成和解的情况下，被许可人能否再次针对同一侵权行为起诉，司法实践仍存在一定的争议。争议的根源在于司法实践对于被许可人获得诉权的理论基础尚未形成统一的认识，进而影响了权利人或者被许可人有序开展诉讼维权活动。

一、赋予被许可人诉权的理论观点争鸣

（一）债权说语境下的解读

该观点认为知识产权许可使用权是被许可人通过许可使用合同获得的，在现有的法律框架下，这种基于合同取得的使用权不可能上升为一种类似于用益物权的权利，只能是一种债权。现行法律允许被许可人向侵权人提起侵权之诉并不是基于许可使用权，而是基于被许可人根据许可使用合同应当享有的利益。在许可范围内发生第三人侵权时，侵权人必然侵占了被许可人的市场份额，导致被许可人市场份额的减少，竞争优势的丧失。在绝大部分情况下，还直接表现为被许可人的经济收入减少。因此，第三人侵权时，被许可人的利益直接受损，是直接利害关系人。此外，还有观点用“债权不可侵性”来解释被许可人的诉权问题，即被许可人通过与许可人签订合同获得了债权，第三人对该债权必须予以尊重，不可随意侵害。

（二）绝对权说语境下的解读

该观点认为知识产权许可使用权的性质属于用益性知识产权，类似于物权中的用益物权。债权说与许可使用权的特征不符。许可使用权属于支配权，其可以通过自己直接实施该专利而行使权利，其权利的实现无需经过他人的行为，并且独占被许可人在许可范围内取得相当于原权利人的地位，可以对抗任何第三人。即使普通许可使用权也不例外。而且，在发生专利侵权时，受专利侵权之害最重的是被许可人，侵权人侵害的是被许可人的市场，而不是至少不完全是专利权人的市场，况且专利权人已经通过专利许可费用得到部分回报。为此，第三人实施的侵权行为不仅侵犯了许可人的知识产权，还侵犯了被许可人的许可使用权，被许可人之所以可以提起侵权之诉，是因为其本身享有许可使用权这一实体权利。

（三）区分说语境下的解读

该观点认为知识产权被许可人诉权的来源各不相同：独占被许可人、排他被许可人基于实体权利而成为适格的当事人。由于独占、排他被许可人诉讼实施权源于其实体权利，因而，独占、排他被许可人不能请求侵权人赔偿因侵权行为给权利人造成的损失。普通被许可人本不具备直接起诉的资格，然而，由于其在特定的地域范围内实施该权利，对该地域内侵权行为有更为清晰的了解，对证据收集也更为便捷，因此，普通被许可人是基于任意诉讼担当制度而成为适格当事人。当然，这种情况下侵权诉讼的赔偿额应以权利人的损失而不是普通被许可人的损失来计算。

二、赋予被许可人诉权的理论观点评析

在现有的法律框架下，知识产权许可使用合同不同于转让合同，被许可人获得的仅仅是合同项下的使用权能，其享有的也只是针对合同相对方的债权。而债权说语境下对被许可人诉权的论证亦经不起推敲。

（一）许可使用权为相对权，而非绝对权

绝对权说隐含的前提是许可使用权为绝对权，区分说亦认为独占许可使用权和排他许可使用权为绝对权，但许可使用权为绝对权的观点既缺乏法律依据，也没有理论支撑。

首先，许可使用权为绝对权的观点缺乏法律依据。知识产权作为一种绝对权，应遵循权利法定原则。知识产权各法及相关的司法解释虽然都对使用许可合同进行了规定，但对许可使用权的性质及内容并没有明确的界定，“许可使用权”仅仅是被许可人依据合同享有的权利，而非法律明确规定的权利类型。即使是独占许可使用权，其“独占”的属性并不是基于法律的规定，而是基于合同的约定，其约束力指向的是合同的另一方当事人，而非不特定第三人。而且最高人民法院制定的《民事案件案由规定》中也没有侵犯许可使用权或者侵犯独占许可使用权的规定。

其次，许可使用权为绝对权的观点缺乏理论支撑。一方面，许可使用合同并不需要进行登记公示，而公示制度是绝对权获得对世效力的正当性基础，也是绝对权和相对权的本质区别，无公示即无排他。虽然《商标法》等规定知识产权许可使用合同需要进行备案，但此处的备案并不是强制性的对权利变动的公示，而仅仅是为了满足行政管理机关管理知识产权的需要，以便于了解和掌握知识产权许可领域的信息和总体状况，为管理决策提供信息支持。另一方面，许可使用权不具有处分力，被许可人不能自行为分许可或者转许可等处分行为。合同法上的专利许可乃是一种协议，是“一种允许被许可人使用专利，而不是专利权人转让专利上的任何权利的协议。”而且“许可合同要求被许可人亲自利用其商业手段及技巧实施专利，正是因为被许可人的实施或商业化专利的个人能力才是许可人选择将其作为被许可人进而授权的原因，并且这一原因是非常明显的。”

（二）债权说语境下的解读经不起推敲

当然，承认许可使用权的法律性质为债权，并不意味着债权说语境下对被许可人享有诉权的正当性解释就是站得住脚的。

首先，认为被许可人的诉权是基于许可使用合同而享有利益的观点并不可取。《布莱克法律词典》对权利的解释是：“权利常常包括有形财产或无形财产上的权益、请求和所有权。”在无相反约定的情况下，知识产权人表面上授予被许可人以权利，然而这一授权的真正对象却是特定知识产权之下的利益，并不包括请求。不包含请求权的法益享有人自然无法提起诉讼。

其次，债权不可侵性理论同样不具有理论解释的自洽性。所谓不特定人不得侵犯债权，实际上是不特定人不得侵犯债权人的人身自由权。所谓第三人侵犯了债权，实际上是第三人妨碍了债权人依法支配自己的人身以行使债权的行动，所侵犯的不是债权，而是人身自由权。即使承认债权具有不可侵性，由于债权无公示，要求善意妨碍人承担侵权责任不公平，因此，第三人只有在恶意时才应对妨碍债权承担侵权责任。而这与侵犯知识产权行为不要求具有主观过错相矛盾且债权不可侵性理论也无法解释为什么普通被许可人必须经许可人授权才可以起诉。

三、被许可人提起侵权之诉的正当基础

（一）赋予被许可人诉权的理论基础为诉讼担当

所谓诉讼担当，是指实体法上的权利主体以外的第三人，以自己的名义，为了他自己的利益或代表他人的利益，以正当当事人的地位提起诉讼，主张一项他人享有的权利或诉求解决他人间法律关系所生之争议，法律判决的效力及于原来的权利主体。原来不是民事权利主体或法律关系主体的第三人是诉讼担当人，原来的权利主体则是被担当人。按照诉讼担当人诉权来源的不同，诉讼担当可以分为法定的诉讼担当和任意的诉讼担当。前者是指基于实体法或者诉讼法上的规定，第三人对他人的权利可以以自己的名义进行诉讼。任意的诉讼担当是权利主体通过自己的意思表示，赋予他人诉讼实施权。诉讼担当在德国获得了比较广泛的承认。罗森贝克甚至主张，只要有权利人的授权就足以构成诉讼担当。但为防止因广泛地承认任意诉讼担当而给被告造成诉讼上的不利，后来，任意诉讼担当的适用范围适当缩小，认为诉讼担当人必须就所实施的诉讼有法律上的利益，从而缩小了任意诉讼担当的适用范围。日本的民事诉讼认为只要担当者有自己的固有利益，并被授予诉讼实施权，就可以为他人利益担当诉讼。

就侵犯知识产权法律关系而言，第三人侵犯的仍然是著作权、商标专用权、专利权等实体权利，法律关系的主体仍然是侵权人和知识产权许可人，作为侵权法律关系以外的被许可人，由于其对受到侵犯的知识产权享有使用、收益的权利，对制止侵权行为享有“法律上的利益”或“自己的固有利益”，在权利人不起诉的情况下，可以担当权利人以其自己的名义起诉，因此，被许可人享有侵权之诉诉权的理论基础应为诉讼担当。具体言之，现有法律规定下，独占被许可人、排他被许可人的诉权是基于法定的诉讼担当，普通被许可人的诉权是基于任意诉讼担当。

（二）诉讼担当制度符合民事诉讼的发展趋势

首先，从当事人理论的演变看，被许可人可以作为适格的当事人参加诉讼。传统的当事人理论认为，当事人必须是直接利害关系人。但对“直接利害关系”的狭窄理解，导致了理论和实务上许多的困惑。由此学者将当事人的概念扩大到权利保护人，对直接利害关系进行扩大解释，即认为民事诉讼中无论是保护自己的权利还是保护他人权利的人，只要以自己的名义进行诉讼，引起民事诉讼程序发生、变更或消灭，都是民事诉讼的当事人。为此，虽然被许可人并非实体法上的权利或者法律关系的主体，但基于对被侵犯的知识产权享有利益，也可以成为正当的当事人。在德国，通常将被许可人享有的诉权称为“程序的诉讼权能”。无论实体的诉讼权能还是程序的诉讼权能，在诉讼法上均属于诉讼实施权，具有这两种权能之一的，都是适格当事人。英美法学者承认，依法管理自己财产的人和管理他人财产（如使用权、受信托的财产权）、依人身关系管理他人财产（如监护权）的人、代位权人等，都属于真正有利害关系之人。我国《商标法》、《专利法》等也对“直接利害关系”进行了扩大解释。例如《商标法》第五十三条规定：“有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉……”

其次，从诉讼契约的发展看，诉讼担当是私法自治在民事诉讼中的自然延伸。民事诉讼的契约化是转型后民事诉讼制度再建构过程中必须植入的一种“基本元素”，如果没有这种“基本元素”，民事诉讼法就不可能成为与市场经济相契合的现代民事诉讼法，因为诉讼契约化内在地反映了市场经济的基本要素——契约自由与私法自治。从宪政的角度视之，尽管诉权是宪法性权利，而且民事诉讼法是公法，但在不违反法律强制禁止之情形下，当事人原则上对其权利行使与否，有处分之自由，法律并无任意干涉之必要。只要当事人之间具体约定的内容、目的不违背民事诉讼制度原有的机能和目的，即使其约定法无明文，也无解释为法律必然禁止之必要。因此，在不会给对方当事人造成不必要负担的情况下，知识产权权利人将特定的诉权授予被许可人行使符合诉讼契约的理念，是私法自治在民事诉讼中的自然延伸。

四、结语：诉讼担当理论下被许可诉权的行使

基于诉讼担当理论重新审视被许可人的诉权，无论是独占被许可人或者排他被许可人的自行起诉，还是普通被许可人经授权的起诉，其获得诉权的基础都是知识产权权利人原本享有的诉权，或者说是权利人将自己的诉权让渡于被许可人行使，被许可人并不因许可使用合同而获得了新的针对侵权行为的诉权。对于特定的侵权行为，无论是权利人起诉，还是被许可人起诉，诉权仅可以行使一次。如果权利人已经针对侵权行为提起诉讼或者与侵权人达成了和解，此时针对该侵权行为的诉权已经行使完毕，被许可人无权再次提起诉讼，否则即构成重复诉讼。

此外，由于普通被许可人诉权的理论基础为任意的诉讼担当，即需要权利人明确授权的意思表示，在司法实践中需要正确理解“明确授权”的含义。普通被许可人获得起诉的“明确授权”应当是针对具体侵权行为或者纠纷的事后授权，而非事先的概括性授权。实践中，部分普通许可使用合同在签订时往往存在对被许可人起诉的“概括性授权”，即授权普通被许可人可以对未来发生的侵权行为提起诉讼。但由于合同签订时，具体的侵权行为尚未出现，权利人并不清楚未来发生的侵权行为的具体情况。因此，针对未来侵权行为进行的“概括性授权”并不满足“明确授权”的要求，被许可人并不必然因此获得对具体侵权行为的诉权。

案例索引

一审：上海市徐汇区人民法院（2021）沪0104民初15702号

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