申请反禁诉令未果！专利池许可机制仍待完善

作者 | 刘思远

编辑 | 布鲁斯

从MPEG LA起诉华为到Via licensing起诉TCL，再到Access Advance起诉小米和Vestel，音视频专利池成员与专利实施人之间的纠纷愈演愈烈，围绕视频标准必要专利（SEP）许可问题的争论正在进入白热化阶段。

近日，德国杜塞尔多夫高等地区法院（Düsseldorf Higher Regional Court）撤销了一份由下级法院杜塞尔多夫地区法院（Düsseldorf Regional Court）做出的预防性反禁诉令裁决。在这起诉讼中，杜塞尔多夫高等地区法院未维持此前有利于该案两家原告企业、HEVC专利权人GE Video Compression（通用电气视频压缩公司，下称“GEVC”）和Mitsubishi Electric（三菱电气公司，下称“三菱”）的裁定。由法官Thomas Kühnen主导的合议庭认为，并未找到签发反禁诉令的合理理由。杜塞尔多夫高等地区法院这一决定将是对此问题的终审决定。

这起案件的缘起还要追溯到一年多以前。

01

专利池成员起诉生产商

法院驳回反禁诉令申请

2020年8月，Access Advance视频编码标准专利池（曾用名“HEVC Advance”）的四家许可人成员——GEVC、三菱、飞利浦（Philips）、IP Bridge，在德国杜塞尔多夫对小米提起专利侵权诉讼。同期，Access Advance池专利权人GEVC、飞利浦（Philips）、IP Bridge、杜比在同一个法院对土耳其电视机生产商Vestel提起诉讼。原告声称被告侵犯了其EP 2842318、EP 2559245等HEVC/H.265视频编码标准必要专利。

2020年12月，在Access Advance诉小米的系列案件中，GEVC、三菱等原告在杜塞尔多夫地区法院“先发制人”，申请了针对小米的反禁诉令，在被告未参与抗辩的情况下，法院做出针对被告的反禁诉令裁定，禁止小米在德国以外任何地方获得不限于本案专利权的禁诉令。

通常情况下，德国诉讼中要主张禁令救济，原告必须先证明已经存在持续的、紧迫的侵害风险，包括提供即将或计划侵权的具体证据。但是杜塞尔多夫地区法院在原告未出示相关证据的情况下，于2021年6月底在限缩了原反禁诉令范围的基础上维持了其决定，仅将涉及专利权限缩到本案涉及的专利，将执行范围从“德国以外任何地方”缩小到了“中国”地区。

法院在该异议程序中认为，根据德国民事诉讼法，专利权人有发起侵权诉讼、保护其专利的权利，该权利不应受到干扰。而依照中国法律程序，小米是可以在中国成功获得禁诉令的，小米也没有给出不申请禁诉令的承诺以排除该可能性，因此在中国申请禁诉令的风险构成了紧迫的侵害风险。

小米就该裁决提出上诉后，杜塞尔多夫高等地区法院在终审裁定中认为，宪法上存在允许并要求颁布反禁诉令的理由，但仅限于在客观上对确保专利权人的有效法律保护是“必要的”情况下才可以，而非纯粹预防性应用的情况。

杜塞尔多夫高等地区法院（来源：Wikipedia）

法院认为，根据德国法律，只有在存在“紧迫的侵害风险”的情形下，才能签发反禁诉令。该案中原告不能仅凭猜测小米可能在中国申请禁诉令就认为存在“紧迫的侵害风险”。如果没有已经提出的禁诉令，或者没有具体迹象表明专利使用人打算这样做，那么就没有发出纯粹预防性反禁诉令的客观必要，也不能要求实施人在收到SEP侵权通知后，不仅要声明愿意许可，还要向权利人保证不会申请禁诉令。法院认为专利实施人的利益同样需要进行考量，需要平衡权利人和实施人的利益，如果过度签发预防性反禁诉令，会给实施人造成额外不必要的负担。

另外，就预防性反禁诉令的效果而言，法院认为如果执行反禁诉令所带来的惩罚不能威慑到签发禁诉令判决的法院，即便权利人获得预防性反禁诉令裁定，但被指向的法院也可能针对禁诉令签发反禁诉令，对权利人而言也没能获得任何实质性的保护。

02

认定专利池重复收费政策非FRAND

德国法院“一反常态”？

就在今年1月，杜塞尔多夫地区法院对于同期Access Advance专利池诉Vestel侵权诉讼的主诉程序，也颁发了认定SEP权利人的许可不符合“公平、合理、无歧视”承诺，也即非FRAND的裁决。这在德国法院是少有的。法院驳回了四家原告中两家原告的禁令救济请求，并由于涉诉专利大概率无效的认定暂缓了涉及另外两家原告的诉讼。

作为一家土耳其家用和商用电器制造集团，Vestel由18家专门从事电子、大家电和信息技术的公司组成，年营业额超过30亿美元，在欧洲消费类电子产品和家电市场尤其是电视机市场上，占有重要份额。其大部分产品会以东芝、日立等知名品牌及自有品牌销售。

（来源：Wikipedia）

Vestel曾与Access Advance专利池方面就许可问题进行协商，但认为Access Advance每部设备0.4-1.33美元的许可费率相较于MPEG LA每部设备0.2美元的许可费率显著过高，是非FRAND的。

双方谈判未果，只得公堂相见。而德国法院就是双方诉讼的主战场之一。

起诉Vestel的四家企业除了GEVC、飞利浦、IP Bridge以外，还有杜比（Dolby），均为Access Advance专利池成员。涉诉专利共有6件，其中GEVC 2件（EP 2559245、EP 2842318），杜比2件（EP 2777270、EP 2777269），其他两家公司各1件（IP Bridge的EP 1739973和飞利浦的EP 2950544）。

2021年10月，杜塞尔多夫地区法院对该案进行了庭审。庭审主要围绕专利池费率重叠问题以及是否善意许可和FRAND等问题展开。

两个月后，法院虽然确认了Vestel对GEVC和杜比名下的共4件专利构成侵权，并要求Vestel提供信息评估损害赔偿金额；但是，由于法院认定Access Advance专利池的许可行为在重合专利收费政策上明显不符合FRAND原则，因此驳回了原告们的禁令救济申请。这意味着Access Advance专利池许可方式和政策的合理性受到了质疑和冲击。

不仅如此，法院还因为GEVC和杜比的非FRAND行为，而支持了Vestel有关其自身应得到补偿的反诉讼请求——此前Vestel不仅对侵权指控进行了抗辩，而且还提出了反诉讼请求，声称自身因Access Advance专利池许可条款不符合FRAND许可义务而遭受损害。法官们裁决，Vestel有权获得补偿。

而对于涉及IP Bridge和飞利浦的专利的诉讼，法院认为这2件专利似乎很有可能被宣告无效，因此暂缓了诉讼程序，等待德国联邦专利法院对专利有效性做出裁决后再行审理。

此外，法院裁决还认定Vestel为善意被许可人。法院适用了在德国审理的Sisvel v. Haier案的标准，首先对被告是否自愿、善意的被许可人进行了审视。由三名法官组成的合议庭得出结论认为，Vestel是善意的被许可人。

这份裁决也引起了行业内诸多媒体和舆论的关注。外媒IAM评论称这起案件将成为欧盟FRAND历史的一部分。JUVE Patent则表示，法院认定专利池成员的许可提议非FRAND的这一裁决结果，似乎有些出乎专利界的意料，因为2020年夏天在类似的案件中，同一位法官在Access Advance专利池成员与MAS Elektronik的纠纷中，认定Access Advance的许可是FRAND的。那起案件涉及的专利与此次案件还有两件相同，即杜比的EP 2777270和GEVC的EP 2559245。

德国法院一向视专利权为权利人的自然权利，对侵权行为的禁令救济是默认的自动救济。而对于SEP这一特殊领域，由于其专利权人具有市场支配地位，而且该专利是SEP权利人向ETSI承诺以FRAND条件向第三方提供许可，而换取将该专利技术加入到标准。考虑到SEP权利人承诺以FRAND条款授予许可，就会产生SEP权利人实际上会授予这种许可的合法预期，SEP权利人拒绝授予这些许可可能构成滥用支配地位。

“实际上自2015年欧洲法院对华为诉中兴案作出初审判决以来，德国法院已经调整了其过去在‘橙皮书’案中过于偏向权利人、对被许可人设立过高停止侵权抗辩要求的司法政策，转而遵循华为诉中兴案所确立的审查规则，着重考察谈判过程中双方是否切实履行了相关FRAND许可义务。所以如果被控侵权人提出FRAND许可抗辩，德国法院会根据具体案情及被控侵权人提出的抗辩理由及证据来决定是否支持权利人在侵权诉讼中的永久禁令请求。”长期关注涉SEP纠纷的联德律师事务所合伙人赵启杉近日发表分析文章指出，德国法院之所以在该案中认定Access Advance的相关许可要约不符合FRAND并最终判决不给予永久禁令，是基于该案中的被控侵权人已经与其他专利池签订了许可协议，确实存在重复许可问题，且Access Advance的要约没有提供解决该重复许可问题的方案，被控侵权人又已经履行了善意谈判义务等案件事实，其判决仍然遵照华为诉中兴案所确立规则。因此不能轻率地做出德国法院转变司法政策的结论。

03

短视频时代部分专利池“狂飙突进”

重复收费政策引发业界厂商担忧

有关视频编码标准必要专利许可的争议由来已久，从DVD时代到短视频时代，视频编码技术的发展伴随其应用场景向手机终端迁移而受到了更多的关注。

为了鼓励视频编码技术创新和研发，生产支持这些编码标准设备的厂商需要向在实施这些标准时所必不可少的技术专利的权利人，支付一些专利许可费用。为了提高专利许可效率，一些专利权人组成专利池，也就是专利权人之间签订将其专利进行互相许可或许可给第三方的协议。

DVD时代分立的权利人和联盟，因每台设备高达16-19美元的高昂累积专利许可要价饱受诟病，并曾引发中国企业与国外权利人在专利及反垄断诉讼上的全球风波。而在H.264/AVC时代，MPEG LA专利池以0.2美元/台的费率统一H.264/AVC视频编码技术的专利许可，实现一站式许可，体现出专利池的效率优势，并以趋向合理的费率促进H.264/AVC技术的普及和推广。而到了H.265/HEVC时代，由于专利权人利益诉求不同，以及部分专利池管理人的改旗易帜，专利许可从一站式演变为复杂的“群雄割据”局面。多家视频编码标准必要专利池定价各异，由于权利人更换专利池管理人，导致前后并存的专利池存在重复收费。

目前，在视频编码领域进行SEP许可的专利池主要有Access Advance、MPEG LA、Velos Media等。除此之外还有分散在三个池之外拥有H.256/HEVC SEP的大小权利人。其中MPEG LA作为第一家H.265/HEVC专利池于2014年启动，基本上沿袭了MPEG LA在之前H.264/AVC时代的许可结构。而另外一家Access Advance专利池则成立于2015年，成立之初据称专利数量很小，却以远高于MPEG LA的费率吸引更多专利权人。目前随着越来越多专利权人的加入，Access Advance已经后来居上，涵盖1.7万多件H.265/HEVC专利。

为了吸引更多专利权人加入，Access Advance的专利池管理人在MPEG LA专利池的基础上提高了许可费率。MPEG LA的H.265/HEVC专利许可费率为每部设备0.2美元（前10万部免许可费），每年许可费的封顶费率是2500万美元；而Access Advance专利池每部设备许可费随设备类型和销售价格不同而变，最高能达到MPEG LA的4-5倍。Access Advance专利池对于发达国家费率为每部设备0.4-1.2美元不等。对于其他地区，会提供最高不超过50%的折扣。针对合规企业，每年企业许可费已经从2020年及以前的4000万美元封顶，增长至目前的4800万美元封顶。

三家专利池所汇集的权利人经常处于变化之中，专利权人常常在不同的专利池之间进入或退出，有时还会出现相互交叉的情形。例如Access Advance专利池涵盖30多家许可人和超过200家被许可人，但其中有多家许可人在2019年底以前也是MPEG LA专利池的许可人。这也在某种程度上造成了重复收费的问题。

上文中的土耳其电视机生产商Vestel就正面临这样的问题。Vestel在该案中提出，其已经与MPEG LA签订许可协议，获得了包括三星在内等权利人的SEP许可，而从2019年底到2020年，包括三星在内的多个权利人陆续退出MPEG LA加入Access Advance专利池，成为Access Advance中持有专利数量最多的一批权利人，因此Vestel主张其已经就Access Advance专利池中80%的SEP支付了许可费，Access Advance坚持原有的许可报价的同时，没有提供足够合理的方式解决退费问题，在此情况下要求禁令救济，不符合FRAND承诺。

Access Advance专利池诉Vestel案件当中暴露出的SEP专利池运营和管理问题，也是目前SEP许可体系下暴露出的重要问题之一。

国外知名博客FOSS Patents今年1月24日发表文章指出，SEP实施者在MPEG LA获得许可后，即使退出MPEG LA也仍然是已获得许可。而Access Advance的商业模式则主要依赖于从已获得大部分专利许可的人那里获得更高的许可费用。文章称，在后的专利池要求被许可人为已获得许可的专利再支付更高的许可费用，却找在先的专利池退还原来相对便宜的费用，这没有任何原则性依据。据该文表示，Access Advance收取的许可费较高，已达到MPEG LA的若干倍。

文章认为，Access Advance的关键成功因素并非其给予了更合理的许可费率，而是Access Advance的拥有者为了将其营收最大化，以及同时也是大规模实施者的部分专利权人为了减少自己支付的费用，而不惜对其他人给予不公平待遇。在该文看来，Access Advance专利池中真正的规则制定者只有个别几家公司，“这对于行业而言不是正确的前进方向”。

04

FRAND美好却“易碎”

SEP许可规则待明晰

SEP专利池运营和管理中的问题确实是客观存在的。SEP许可及其FRAND原则仍然面临诸多挑战。

作为一类特殊的专利，SEP因被标准化组织采纳作为标准的技术方案而成为实施标准所必然要使用的专利。被应用于标准后，SEP便成为具有一定强制性的专利。普通的专利，专利权人可自主决定是否许可；但SEP权利人则需要按照标准化组织的要求，做出对专利实施人提供公平、合理、无歧视（FRAND）许可的承诺，以实现鼓励创新和促进标准实施的目标。

这本应是个很好的规则。但是，现实中一次又一次上演的SEP许可纠纷大案，则清清楚楚地向人们证明着一个事实：FRAND很美好，但却“易碎”。

FRAND的基本观念是积极和正确的，但或许有些“理想化”。时至今日，它仍是一个一般性的概念，而缺乏具体的可操作性，各方因对FRAND的理解不同而产生不同的观点，“仁者见仁智者见智”之下，纠纷难免。

根据我国反垄断法，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用反垄断法。目前，确实存在一些SEP权利人用部分SEP来压制或阻止竞争。例如，高通公司曾经罔顾其所做出的FRAND承诺，拒绝给予联发科、英特尔等竞争对手以许可，且与苹果签署排他性协议，以确保竞争对手无法靠近苹果以测试并生产自己的芯片。

在国内，广东省高级人民法院也曾在华为诉InterDigital滥用市场支配地位案中，认为不公平的高价违反了承诺的FRAND原则，违反了反垄断法第17条规定的情形，构成滥用市场支配地位的行为。该案一审法院深圳市中级人民法院还指出，实施过高定价、歧视性定价、搭售等行为均违反FRAND原则。

FRAND概念的模糊性问题已经引起行业重视。事实上，近年来相关部门也在积极寻求监管层面的解决办法。为了保护竞争和激励创新，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益，国务院反垄断委员会2019年印发《关于知识产权领域的反垄断指南》（下称《指南》）。《指南》指出：“经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为不是一种独立的垄断行为。经营者在行使知识产权或者从事相关行为时，达成或者实施垄断协议，滥用市场支配地位，或者实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中，可能构成滥用知识产权排除、限制竞争的行为。”

（来源：市场监管总局网站）

具体而言，《指南》对可能排除、限制竞争的知识产权协议，涉及知识产权的滥用市场支配地位行为，以及涉及知识产权的经营者集中等做了详细指引。这其中就包括《指南》第十五条对“以不公平的高价许可知识产权”所做的指引，其指出了分析该情形可以考虑的因素，包括许可费计算方法及知识产权对相关商品价值的贡献、经营者对知识产权许可作出的承诺、知识产权的许可历史或者可比照的许可费标准、导致不公平高价的许可条件，以及在一揽子许可时是否就过期或者无效的知识产权收取许可费，等等。它还特别指出，“分析经营者是否以不公平的高价许可标准必要专利，还可考虑符合相关标准的商品所承担的整体许可费情况及其对相关产业正常发展的影响”。

可以看到，随着司法实践和行政监管等方面对知识产权尤其是标准必要专利领域滥用行为的合力治理，SEP许可规则有望一步步走向明晰。

05

结  语

沉疴痼疾，岂一日而愈。虽然随着SEP许可领域产生越来越多的纠纷，我国相关规则也正在司法实践中逐步探索形成，但是全球各地对相关问题的看法却存在差异。以SEP许可纠纷中的禁令适用问题为例，全球各地的标准并不完全统一：美国法院更多时候倾向于不适用禁令，而德国虽遵循ECJ华为 v. 中兴案确认的框架，基于竞争法考量，将FRAND与否作为认定权利人遭到侵权后能否主张禁令救济的条件（FRAND抗辩），但由于各法院对于FRAND与否解释标准并不统一，一般来说德国法院颁布禁令更为普遍。对于不公平高价的问题，美国多认为限制垄断定价可能会打击创新积极性；而欧盟则可能谨慎认定构成滥用市场支配地位。

中国已经加入世界贸易组织20多年，但是，我们对于国际知识产权规则的理解和应用，都还处于比较初级的阶段。随着经济、科技的全球化发展，SEP越来越成为跨国公司乃至各国获取竞争优势的法宝，SEP许可中潜在的问题亟待加强研究和探讨。我们应当寻求一种既能鼓励科技创新、又能有效制约知识产权滥用问题的途径，使SEP许可规则更加清晰可行。笔者认为，如何平衡专利法对于技术创新的激励和反垄断法对于垄断技术标准不当的侵害公众利益之间的关系，形成真正公平合理无歧视的许可规则，值得我们思考。

（图片来源 | 网络）