浅论技术特征的不同划分方式对审判结果的影响

作者：雷电 北京恒都律师事务所

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一、 案情概要

原告（无效请求人）：张晶

被告：国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委员会）

第三人（专利权人）：北京奇虎科技有限公司（下称奇虎公司），奇智软件（北京）有限公司（下称奇智软件公司），北京奇宝科技有限公司（下称奇宝公司）

案件类型：专利行政诉讼

涉案专利：ZL201320665151.X，“卡扣、手环和连接线”

无效决定结果：维持涉案专利专利权有效

行政诉讼结果：1、被告关于涉案专利权利要求具备创造性的结论有误，故撤销被诉决定；2、被告针对涉案专利重新作出审查决定。

二、 案件情况

涉案专利涉及一种卡扣、手环和连接线，共13项权利要求，其中权利要求1为：

“一种卡扣，其特征在于，包括第一卡扣件和第二卡扣件，所述第一卡扣件和所述第二卡扣件可卡扣到一起，所述第一卡扣件包括：

外壳，所述外壳上具有开口；

插座，位于所述外壳中，所述插座上具有多个插孔，所述多个插孔从所述开口露出，所述多个插孔中各安装有一端子，所述多个插孔中的端子包括：第一端子和第二端子，用于承载电源电压。”

针对涉案专利，原告张晶于2014年12月31日向专利复审委员会提出了无效宣告请求。被告专利复审委员会经审查后认为，权利要求1请求保护一种卡扣，对比文件1公开了一种带有设置电连接装置的腕带的便携式仪器，权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案相比，区别在于：插座和插孔位于卡扣的第一卡扣件的外壳中，卡扣包括第一卡扣件和第二卡扣件，所述第一卡扣件和所述第二卡扣件可卡扣到一起。而对比文件1公开的技术方案中，充电插孔安装在针扣的腕带上，所述针扣包括具有带扣和卡舌的第一带束和设有孔的第二带束，使用第一带束的卡舌将第二带束紧固在带扣上。

基于上述区别技术特征，权利要求1请求保护的技术方案实际解决的技术问题是如何在卡扣上实现充电功能，而对比文件1公开的技术方案解决的技术问题是如何在便携式仪器的腕带上实现充电功能。

被告认为，卡扣和针扣虽然都能够起到紧固的作用，但是其结构和原理并不相同，对比文件1未能给出将插座安装在卡扣上以实现充电功能的相关技术启示。据此被告于2015年7月30日作出第26646号无效宣告请求审查决定（下称被诉决定），维持涉案专利有效。

对此，北京知识产权法院认为，被诉决定对区别技术特征的划分存有不当。被诉决定只认定存在1个区别技术特征。但法院认为，涉案专利权利要求1相比对比文件1具有2个区别技术特征：（1）“卡扣包括第一卡扣件和第二卡扣件，所述第一卡扣件和所述第二卡扣件可卡扣到一起”在于实现紧固功能，（2）“插座和插孔位于卡扣的第一卡扣的外壳中”在于实现充电功能。二者应当认定为两个区别技术特征。被告将其简单的视为一个区别技术特征，存有不当。

基于区别技术特征1，本专利权利要求1所实际解决的技术问题为卡扣具体紧固方式的确定。而对于本领域技术人员而言，尽管卡扣与针扣在结构和原理等方面存在一定的差异，但本专利权利要求1中对于卡扣的具体结构及具体的连接方式并未进行明确的限定，而无论卡扣连接方式或者针扣连接方式均为实现手环连接的常见技术手段，且均能够起到紧固的作用，为本领域技术人员的常规选择。

基于区别技术特征2，本专利权利要求1所实际解决的技术问题为在实现充电功能过程中插座和插孔的位置确定问题。鉴于已经认定针扣与卡扣为本领域技术人员的常规选择，故将插座和插孔根据手环实际连接方式的不同，设置于针扣连接状态下的带束上或设置于卡扣连接状态下的卡扣外壳，亦为本领域技术人员的常规选择。在此基础上，本领域技术人员显然有动机将上述本领域的常规选择应用于对比文件1，从而得到本专利权利要求所请求保护的技术方案。

据此，北京知识产权法院作出（2015）京知行初字第5693号行政判决书，判决撤销被诉决定，由被告重新作出审查决定。

    三、恒都观点

行政判决得出与被诉决定不同结论，一个原因在于，二者对区别技术特征作出了不同的划分。被诉决定将所有的区别作为一个区别技术特征，在此基础上确定实际要解决的技术问题；而行政判决中将其分解成了两个，并且基于两个区别技术特征，分别确定了实际要解决的技术问题以及判定技术启示的存在与否。

确定涉案专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征，是进行创造性判断时必须首要解决的问题。最高人民法院在（2012）民申字第137号案件中曾明确指出，划分权利要求的技术特征时，一般应把能够实现一种相对独立的技术功能的技术单元作为一个技术特征，不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征。

具体在该案中，对比文件1为针扣而涉案专利为卡扣，由于对比文件1没有公开卡扣结构，自然也就没有公开插座和插孔安装在卡扣上的技术特征。因此被诉决定将上述两个关联的特征认定为一个区别技术特征，并得出结论，涉案专利权利要求1公开的技术方案解决的技术问题是，如何在卡扣上实现充电功能。

然而实际上，采用卡扣或针扣的方式实现紧固功能，和设置插座位置以实现充电功能，属于两种不同技术功能。将二者划分到一起后形成的技术特征，由于较为复杂，对比文件很难直接公开。且该技术特征，由于本身已经涉及特征的结合，其所要解决的技术问题也会较为复杂，难以被对比文件公开或从对比文件中得到技术启示。因此这种方式会增加创造性无效请求理由的难度。

为了严格践行“三步法”，更为合理的方式是严格按照技术功能进行划分，将实现同一技术功能的技术单元划分在一起，并在此基础上确定实际要解决的多个技术问题，认定技术启示的存在与否。

该案中恒都作为请求人张晶的代理人参与到该案中，充分陈述意见，在无效决定不利的情况下，争取到一审行政诉讼的胜诉，积极维护了当事人的权益。