《专利审查指南》修改中与创造性有关的解读

一、规范审查员从发明人的角度理解发明

正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提。为此，修改后的《指南》第二部分第八章第4.2节被修改为： 　　“审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，并充分了解背景技术整体状况，力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案所能带来的技术效果，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，进而明确发明相对于背景技术所作出的改进。审查员在阅读和理解发明时，可以作必要的记录，便于进一步审查。” 
修改后的《指南》规范了审查员理解发明应当首先从发明人的视角开始进行，通过阅读申请文件和背景技术，理解申请人要求保护的发明是什么，要解决什么样的技术问题，申请人认为的技术贡献在哪里等。
修改后的上述规定为审查员应用“三步法”评价发明的创造性提供了坚实的基础，同时，也能使审查员更好地理解申请人将来答复审查意见时有关发明点的意见陈述。例如，只有审查员正确理解了发明相当于背景技术所作出的改进，审查员才能认可申请人关于权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征就是发明点的争辩意见。

二、整体考虑，确定发明实际解决的技术问题

创造性评价的“三步法”包括：
第一步，确定最接近的现有技术；
第二步，通过比较确定发明与最接近现有技术之间的区别技术特征，由区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；
第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。 在创造性评价的“三步法”中，对发明实际解决技术问题的确定是其中的难点，也是代理师/申请人与审查员经常有争议的地方。为进一步完善“三步法”评价创造性中技术问题的确定，强调不能仅仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用，修改后的《指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项第1段第2句将“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。
只有根据区别特征在要求保护的发明中所起的作用（在原始申请文件中有明确的记载，或者是本领域技术人员根据其在申请日时的知识和能力就可以认识到的）才能正确地认定发明实际解决的技术问题，否则审查员难免仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用而犯“事后诸葛”的错误。另一方面，正是由于审查员已经从发明人的视角明确了发明相对于背景技术所作出的改进，因此审查员也更容易接受和理解区别特征在要求保护的发明中所起的作用，进而客观地确定出发明实际要解决的技术问题。

【例1】在一件专利申请中，权利要求1要求保护制备二苯基砜化合物的方法，特征在于反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。
申请人在说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二笨基砜化合物产品着色，耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等。对比文件1公开了一种二苯基砜化合物的纯化方法。
权利要求1与对比文件1的区别在于本申请使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件1未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物产品着色的问题。　　如果依据玻璃或含氟树脂涂层本身固有的耐腐蚀效果，将本发明实际解决的技术问题直接认定为“如何防止反应容器发生腐蚀”，就会轻易地得出本申请权利要求1是显而易见的结论。
但是，对比文件1仅仅涉及二苯基砜化合物的常规后处理步骤，其中并未具体提及金属离子杂质，也未提及金属离子会导致二苯基砜化合物产品着色的问题。在对比文件1的基础上本领域技术人员并不能认识到上述技术问题的存在，也就很难有动机去改进现有技术进而提出本申请要求保护的方案。
就本申请而言，考虑区别特征在要求保护的发明中能够达到的技术效果，发明实际解决的技术问题应为“如何防止二笨基砜化合物产品着色”，这也是申请人在说明书中声称的本发明所要解决的技术问题。实际上，如果对导致产品着色这一缺陷产生原因的认识已经超出了所属领域的技术人员在申请日前的认识水平和能力，该申请的贡献则恰好在于发现了该原因并提出相应的解决方案，发明具有创造性。　　【提示】在修改后的《指南》实施后，如遇到审查员仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用来定义技术问题，进而评价创造性，申请人或代理师可以依据《指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项的上述规定，结合说明书对于区别特征的相关描述来争辩针对区别特征而言发明实际要解决的技术问题。 另外，在确定发明实际解决的技术问题时，应整体考虑区别特征在要求保护的发明中达到的技术效果。机械根据每一个区别特征的作用或效果分别确定一个技术问题，再分别评价是否存在技术启示的做法是不正确的，如此做法本身即割裂特征之间的联系，并未将权利要求作为“一个”技术方案整体进行考虑。
为此，修改后的《指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项增加了“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑上述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。 【例2】在一件专利申请中，权利要求1要求保护的技术方案如下：一种用于对存储的图像进行排序的装置，包括：
    成像部件，其用于采集医学图像；
    存储部件(104)，其用于将所述医学图像存储在堆栈中，所述堆栈具有起始部分和末端部分；
    分类部件(108)，其用于利用所述医学图像的机器定义的元信息来对所述堆栈中的所述医学图像进行分类；以及        接口，其用于读取经排序的堆栈，
    其特征在于：所述装置包括用户接口(106)，该用户接口用于输入涉及所述医学图像的机器定义的元信息的用户元信息。 在审查意见通知书中，审查员认定的区别特征及其解决的技术问题如下：

但是，申请人在说明书中指出，分类部件能够对图像进行排序从而保留临床逻辑顺序。改变所存储的图像的顺序是有利的，因为当图像被以临床逻辑顺序发送到PACS时，不需要特殊的软件来以临床逻辑顺序观察来自PACS的图像。用户接口允许用户在用户元信息中定义特定扫描对诊断学是最重要的。然后，这一用户定义的元信息涉及图像的机器定义的元信息并且将这一特定扫描定义为对诊断学是最重要的。这是有利的，因为打开数据的咨询医师直接看到最重要的图像组而不是首先采集的概览图像。
因此，就本申请而言，上述区别技术特征是相互关联、相互作用的，而并不是相互独立的技术特征。这些区别技术特征一起实现了共同的技术效果，即改善了要被首先显示的图像的相关性。
显然，审查员割裂了各个区别特征之间的联系，并未从整体上评价权利要求1要求保护的技术方案是否具备创造性，而是仅仅评价各个区别特征自身是否具备创造性。
【提示】在修改后的《指南》实施后，如遇到审查员分别评价各个区别特征是否具备创造性，而忽视了各个区别特征之间的联系，申请人或代理师可以依据《指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项的上述规定，结合说明书对于区别特征的相关描述来解释各个区别技术特征是相互关联、相互作用的，进而争辩整个发明实际要解决的技术问题是什么，以及权利要求限定的技术方案整体为什么具备创造性。

三、避免“公知常识”的滥用，强化证据意识，明确举证要求

四、电话讨论有助于审查员理解发明和申请人的争辩意见

为了提高审查质量和效率，促进审查员对于发明和现有技术的理解，修改后的《指南》第二部分第八章第4.11、4.12、4.13节放宽了电话讨论的限制：

在答复创造性的审查意见通知书中，申请人或代理师尽量会清楚、明确地表达自己的观点，力求通过文字表达说服审查员接受请求保护的技术方案（或者经过修改的技术方案）相对于审查员引用的对比文件、甚至申请日之前的现有技术具备创造性。但是，审查员在看过答复意见之后，有时可能没有彻底把握申请人或代理师的争论要点。在这种情况下，审查员可能不接受答复意见中的争辩理由，仍然坚持自己之前的观点。
《指南》修改以后，申请人可以依据上述规定（在答复审查意见通知书前或再次接到创造性的审查意见后）主动发起与审查员的电话讨论，向审查员解释发明和现有技术，并澄清创造性的争辩要点。显然，这样有助于加快整个申请的审查制度。此外，随着科学技术的进步，针对特殊的案件，采用视频会议或电子邮件可以提高审查员与申请人之间的沟通效率。

五、检索记录信息帮助申请人了解审查员的审查脉络

修改后的《指南》第二部分第七章第12节在审查意见的检索报告中新增与检索过程有关的检索记录信息：
“审查员应当在检索报告中清楚地记载检索到最接近的现有技术的主要检索式，包括检索的数据库以及在该数据库中执行的检索表达式（包括基本检索要素表达形式和逻辑运算符）… ”

对于PCT案件而言，了解审查员参考了在哪些地区的同族专利的审查意见，有助于申请人或代理师把握审查员的审查脉络，更充分地准备答复意见。另外，通过检索表达式，申请人或代理师也可以大致理解审查员是如何把握申请文件的。

参考文献

① “关于《专利审查指南》修改公告”，国家知识产权局，2019.9.23.② “《专利审查指南》修改宣讲及征求意见培训班”，专利局审查业务管理部，2019.10.15