专利许可合同中有关“不质疑条款”的法律分析

2014-11-27 20:04:50
专利许可是一个系统工程,许可人和被许可人双方需先后经历尽职调查、合同设计、合同谈判、合同签署、合同履行和合同

专利许可是一个系统工程,许可人和被许可人双方需先后经历尽职调查、合同设计、合同谈判、合同签署、合同履行和合同备案等环节,其中:合同设计环节,基于交易结构,除许可标的、许可方式、许可范围、资料交付、技术验收、技术培训、技术保密、违约责任等常规性条款外,许可费用税费负担侵权救济不质疑条款无效的处理5个核心条款。本文择一要点,以不质疑条款为分析对象,以其法律效力为中心,考察国际法、美国法和中国法上的立法和司法实践基于域外和域内经验对被许可人面对不质疑条款的法律安排提供建议

一、不质疑条款概述

(一)不质疑条款的内涵

不质疑条款(No-Challenge Clause),即许可人和被许可人在发明专利实施许可合同、实用新型专利实施许可合同、外观设计专利实施许可合同(以下合称专利许可合同中约定的,被许可人不得就许可专利之有效性提出质疑的条款。

(二)不质疑条款产生的背景

20 世纪70 年代前,基于意思自治的理论基础,不质疑条款在美国等西方国家被普遍接受,并常被安排于各类专利许可合同中。不质疑条款产生的背景主要系许可人维持自身利益之需要,具体而言:

法律上,不质疑条款有利于维护许可专利的权利稳定。审查员对专利申请不可能完美的审查以及公众对无效宣告请求权的行使,使获得授权的许可专利的效力处于相对不稳定的权利状态。而不质疑条款的安排,使得许可专利的有效性免于挑战,从而有利于维护许可专利的权利稳定。

商业上,不质疑条款有利于巩固许可人的市场地位。专利许可合同的履行以许可专利有效为事实基础,不质疑条款的安排和履行,使得许可专利的效力在一定期限内得以维继,从而有利于巩固许可人基于专利许可而产生的市场地位。

二、不质疑条款的法律效力

(一)国际法上不质疑条款的法律效力

1983年,联合国曾把不质疑条款作为14 种限制性条款之一列入《国际技术转让行动守则(草案)》予以规制。《与贸易有关的知识产权协定》Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,以下简称TRIPs协定》是第一个对不质疑条款予以规制的国际条约。

1994年起实施的《TRIPs协定》第40条第1款规定,“全体成员一致认为,与知识产权有关的某些妨碍竞争的许可活动或条件,可能对贸易具有消极影响,并可能阻碍技术的转让与扩散。”第2款规定,“本协议不应阻止成员国在其国内法中明确在特定情况下构成知识产权滥用并对相关市场的竞争产生负面影响的许可活动或条件。一个成员国可以在与本协议的其它规定相一致的前提下,根据成员国相关法律的规定,采取适当措施来阻止或控制这些活动,包括排他性回授条件、阻止对(知识产权)有效性质疑的条件和强制性的打包许可。”

基于《TRIPs协定》第40条的规定,《TRIPs协定》主要是授权成员国根据本国的相关法律采取适当措施对此进行阻止或控制。但基于《TRIPs协定》第40条第2款的规定,不质疑条款等许可条件是在“特定情况下”才可能对竞争产生非法限制的,因而,对于不质疑条款的法律效力,亦需各成员国综合相关情况予以规制。

(二)美国法上不质疑条款的法律效力

美国法未对不质疑条款的法律效力作出明确规定,其对不质疑条款的法律规制及法律评价主要体现在相关判例中。本文以Lear, Inc. v. John Adkins案为例,考察美国法上不质疑条款的法律效力。

1、基本事实

Lear Inc.以制造陀螺仪为主营业务。1951年,Lear Inc.雇佣了John Adkins,双方在劳动合同中约定,“本协议适用于在Lear Inc.生产的陀螺仪,并受John Adkins的监督,所有的生产设备及工具都是Lear Inc.的财产。所有有关陀螺仪的新思想、新发现以及新发明,都是John Adkins的私有财产,作为互负的忠实义务,John Adkins许可Lear Inc.制造相关的陀螺仪……”

随后,Lear Inc.在加州总公司生产John Adkins设计的陀螺仪model 2156;同时,Lear Inc.密歇根分公司亦启动生产类似的陀螺仪。然而,John Adkins没有参与Lear Inc.密歇根分公司的研发项目。双方围绕“互负忠实义务”的合同条款开始了长达三(3)年的法律谈判,并于1955年达成了一份临时协议。

1957年,Lear Inc.告知John AdkinsLear Inc.密歇根分公司生产的陀螺仪并未使用John Adkins的任何发明,且经Lear Inc.调查,John Adkins并没有可专利性的技术方案,Lear Inc.决定只对加州总公司生产的陀螺仪支付许可使用费,而不再对密歇分公司生产的陀螺仪支付许可使用费。十九(19)个月后,在另一项发明被美国专利商标局(USPTO)宣告无效后,Lear Inc.终止了所有合同,并停止支付许可使用费。

1960年,John Adkins向加州最高法院对Lear Inc.提起诉讼,要求履行支付许可使用费等合同义务。

2、加州最高法院的判决:肯定不质疑条款的法律效力

1967年,加州最高法院对John Adkins v. Lear, Inc.[1]作出初审判决,认定“我们不能认为,现有技术的披露就意味着任何人使用实质上相同的方法,就能完成实质上相同的结果。我们也不认为,对于现有技术的利用,也会完成同样的结果。”因此,加州最高法院得出结论,Lear Inc.必须履行其在合同中所承诺的给付义务,禁止其质疑专利本身的合法性,即:加州最高法院因循过往生效判例继续维持了禁止反悔原则,肯定了不质疑条款的法律效力。

3、联邦最高法院的判决:否定不质疑条款的法律效力

在加州最高法院作出初审判决后,Lear Inc.向联邦最高法院对John Adkins提起了上诉。1969616日,联邦最高法院对Lear, Inc. v. John Adkins[2]作出终审判决,认为美国需要完全的和自由的竞争,在专利许可案件中,被许可人是唯一有足够的经济动力去质疑专利有效性的人,如果不允许被许可人质疑专利有效性,则公众很可能需为一些实际已进入公有领域的技术方案付费,不质疑条款违反了美国的公共利益和联邦专利政策,禁止反悔规则已不再有效,被许可人可质疑专利的有效性,即:联邦最高法院废除了禁止反悔原则,否定了不质疑条款的法律效力。

另,200719日,联邦最高法院对MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案[3]作出终审判决,同样否定了不质疑条款的法律效力。

(三)中国法上不质疑条款的法律效力

鉴于国际法及美国法等域外经验,自1994年始,中国法亦开始关注对不质疑条款的法律评价,域内外关于不质疑条款的法律规制变迁如下图所示:

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1994年起实施的《对外贸易法》第30规定,“知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一,并危害对外贸易公平竞争秩序的,国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。”

1999年起实施的《合同法》第320规定,“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”

2005年起实施的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10规定,“下列情形,属于合同法第三百二十九条所称的‘非法垄断技术、妨碍技术进步’:(六)禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。”

基于上述法律、司法解释之规定,不质疑条款依法无效。

三、被许可人面对不质疑条款的法律安排

(一)不予安排不质疑条款

虽然不质疑条款依法无效,但在专利许可法律实务中,笔者建议被许可人在法律谈判阶段,尽可能与许可人达成一致,在专利许可合同中不予安排不质疑条款。

(二)继续履行专利许可合同

在国家知识产权局专利复审委员会宣告许可专利无效的《无效宣告请求审查决定书》生效前,若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同停止使用许可专利,则面临被诉违约的法律风险;若被许可人停止支付许可使用费和/或擅自解除合同继续使用许可专利,则因停止支付许可使用费和/或擅自解除合同行为面临被诉违约、因继续使用许可专利行为面临被诉侵权的法律风险。为避免被诉违约和/或侵权的法律风险,笔者建议被许可人继续履行专利许可合同。

(三)请求宣告许可专利无效

不论许可人与被许可人是否于专利许可合同中安排不质疑条款,且基于《专利法》第45条之规定,被许可人有权向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效。在因继续履行专利许可合同而无被诉违约和/或侵权的法律风险之前提下,同时向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告许可专利无效系可行的法律安排。

本文作者微信号-IPValley

图片来源:图片来源|百度

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