关于《商标法》第四十四条第一款规范适用的法律思考

作者 | 马兴洲 北京市京师律师事务所

编辑 | 玄袂

[关键词]《商标法》第四十四条第一款  规范适用 平等保护  

品牌是一个国家综合实力的体现。今年是建党一百周年，“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心和使命，需要中国培育出真正世界一流的自主品牌，而《商标法》第四十四条第一款对于已注册商标的无效宣告是一项没有时间限制的绝对条款。在现今商标授权确权的行政司法审判中，出现了过度适用的情况，造成了一些新兴中小企业无标可用、经营受困的后果；商标授权确权法律程序中，产生了天然垄断商业标识权，损害了新兴中小企业的生存发展权。《商标法》第四十四条第一款应当慎用，应规范适用，平等保护市场主体的商标权和企业名称权，维护注册商标善意取得人的行政信赖利益和合法权益，维护公平竞争的市场经济秩序。

01

问题的提出

注册商标是企业参与市场竞争的通行证。在当今中国的知识产权法治环境下，市场主体如果没有注册商标权，则寸步难行，无论线上线下都可能会面临着民事、行政和刑事法律风险。

现实情况是我国商标申请量已经连续多年位居世界第一，截止2020年中国已注册商标已达2918.2万多件，而市场主体申请一件商标的驳回率极高。

在此情况下，新兴中小微企业面临无标可用，无法正常经营的严峻局面；通过商标转让程序取得注册商标投入生产运营后，因《商标法》第四十四条第一款被滥用，又存在着注册商标被无效的情况。新兴中小企业通过商标转让程序善意取得注册商标，投入大量使用后，受让的注册商标被无效宣告，又造成了极大的社会资源浪费，也严重损害了善意受让人对于注册商标行政授权的信赖利益，更不利于疫情后恢复生产经营，长此以往必然损害我国社会经济秩序的稳定。加强商标授权确权领域的反垄断法治环境建设，持续优化营商环境，在商标授权确权行政和司法审判中，纠正《商标法》第四十四条第一款被过度滥用，平等保护市场主体的正当合法权益，规范适用刻不容缓。

02

措施建议

（一）商标受让人出于正当生产经营需要，依法通过商标转让程序善意取得商标权，不应以原申请人申请的其他案外商标，作为争议商标违反《商标法》第四十四条第一款之理由，予以无效宣告。

商标授权确权行政司法审判中存在一种情况，商标受让人出于生产经营需要，依法通过商标转让程序善意取得争议商标，且支付了合理商标转让对价，并经国家知识产权局依法核准办理了商标转让后投入使用。第三人在后对他人已经善意取得的注册商标提起无效宣告，此时需要慎重考虑善意取得受让人合法权益的保护，以及第三人所提无效宣告的理由与受让的注册商标的关联性，如果基于注册商标原申请人申请的其他案外商标，作为无效涉案注册商标的理由，不具有关联性，不应随意扩大适用《商标法》第四十四条第一款予以无效。争议商标转让合同和转让申请提交在先，第三人对争议商标提起无效宣告在后。争议商标初步审定公告期内，第三人对争议商标未提起异议，争议商标经国家知识产权局核准注册后，具有公示公信力，基于商标受让人对国家知识产权局和商标注册登记制度的信赖利益，其善意取得争议商标的合法权益依法应予保护。

同时参考《最高人民法院行政审判指导案例第 111 号》，人民法院对国有土地使用权多次转移登记行为进行司法审查时，对善意受让人取得的合法权益应当依法予以保护，不能仅以前证违法为由认定后证亦违法。对善意受让人取得的土地使用证原则上不应判决撤销。

根据《中华人民共和国民法典》第三百一十一条第三款、原《中华人民共和国民通意见》第八十九条、《物权法》第一百零六条第一款之规定都规定了善意取得制度，因此，善意取得争议商标的合法权益依法应予保护。

（二）在先使用商标权和企业名称权的认定标准需严格，对于适用《商标法》第四十四条第一款之规定，无效注册商标应当慎用。

《商标法》第四十四条第一款是无效注册商标的核武器条款，应当慎用。在商标授权确权司法审判中规范《商标法》第四十四条第一款的法律适用，明确适用标准，有利于疫情后维护中小微企业复产复工，保障广大劳动就业，维护我国经济社会稳定发展，具有重要战略意义。对于在先使用商标权和企业名称权的认定标准，笔者提出以下建议：

1、在中国法域范围内在先、主动、公开、持续使用是第三人主张的在先使用商标权或企业名称权等在先权受到保护的前提条件。

品牌发展没有国界，但品牌法律保护是有国界的。在先使用商标权作为一项市场垄断权，相对于其他市场主体享有禁用权，其在商标确权司法审判中受到保护的前提，依法应当是在中国法域范围内在先主动、公开、持续使用的证据作为在先使用权受保护的前提。

1.1为什么需要限定在中国法域范围内？首先是基于公平原则，国内外市场主体依法享有平等受保护的权利，加强商标确权授权行政司法审判中，需要加强反商标天然垄断权的法治环境建设，否则必然出现大者通吃，不利于市场主体的公平竞争。

我国采取商标注册登记主义，如果在私益权主张缺乏证据不能成立的情况下，随意适用《商标法》第四十四条第一款之规定，对于已注册商标和已投入使用的已注册商标随意无效，必然动摇商标注册登记法律制度的根基和行政相对人的信赖利益。

即便是判例法系国家《商标法》所规定的依使用规则授予注册商标专用权，其使用也要以本法域内的使用为前提，对于本法域外的使用不符合依使用授权规则，是不能授予注册商标专用权的。

例如：鳄鱼品牌具有很高的知名度，但是鳄鱼商标在不同国家分属于不同主体，有法国鳄鱼与新加坡卡帝乐鳄鱼，如果两个权利主体在中国没有申请注册商标，又要主张在中国法域享有在先使用商标权或在先企业名称权，就必需提供在中国法域范围内的在先使用证据，此时出现两个在先使用权冲突，如何公平解决，显然是能够提供在中国法域在先使用证据的在先权益能够成立。如果不能提供在中国法域内的在先使用证据，就不能天然享有在先使用意义上的法益，不应在中国法域内对商业标识享有天然垄断权，否则有违公平竞争的基本原则。

1.2 在先主动、公开、持续使用是在先使用权成立的必要条件。

在先主动使用，体现了市场主体将商业标识投入市场参与市场经营活动的主观意愿，只有主动使用才具有主张司法保护的法意资格，如果仅仅凭借新闻网络媒体的被动报道，而没有主动将商标用于市场经营活动，则不产生在先使用法益。

1.3 “公开”是指将商标或企业名称在公开的市场经营活动中公之于众，使得消费者和相关公众在市场上能识别到，从而起到区分来源的作用，如果仅仅是在特定主体之间的合同上出现，而并未在商品包装或服务流程和服务场合等商业流通过程中使用，也没有相应的销售发票和汇款流水等证据佐证，仅凭合同和书面证言则不能认定为公开使用。

1.4“持续”使用是指长时间内使用，参考注册商标撤销三年不使用制度，以及市场经济的高速发展的现实情况，在先标识如果中断使用超过三年以上，所主张的在先使用权所承载的影响力有待商榷。

1.5 在先使用商标权和企业名称权的认定标准，应当参照国家知识产权局发布的《提供商标使用证据的相关说明》关于注册商标撤销三年不使用的证据标准予以审查，否则对于已注册并已经过使用取得一定影响力的注册商标，随意适用《商标法》第四十四条第一款之规定予以无效宣告，产生商标领域的天然垄断权主体，将严重破坏公平竞争的市场营商环境，对中国注册商标法律制度造成根本性破坏。

综上，在先使用商标权和企业名称权，作为一种市场垄断权，对其在先使用证据的审查须遵循“在中国法域内，在先、主动、公开、持续”使用的证据审查标准，如第三人提供的证据不足以证实其对争议商标享有在先权益。如争议商标早已核准注册，并非第三人所创，该争议商标与第三人所主张的在先使用商标权或企业名称权无关，则应认定第三人对于争议商标不享有在先天然垄断权，不宜以在先一系列私权主张缺乏证据支持都不成立，随意适用《商标法》第四十四条第一款，以案外其他商标作为本案注册商标无效的理由，将商标注册人的合法注册商标予以无效宣告，《商标法》第四十四条第一款适用应当限定为问题商标，而不应当一刀切地将合法注册商标予以无效。

2.主张在先使用商标权或企业名称权的显著性和知名度

适用《商标法》第四十四条第一款所规定的“其他不正当竞争手段”时，应当注意审查是否出于正当使用目的，并且经过长时间广泛宣传推广使用，已经具有相当高的市场知名度和商业信誉，已经与商标申请人之间形成稳定的对应关系。

如商标受让人出于生产经营需要，通过商标转让取得争议商标，并投入了大量的人力物力财力，对争议商标进行了大量广泛的使用，根据最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条之规定：对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。争议商标与商标所有权人已建立起稳定的对应关系，依法应予维持。

3. 不能成立的私益主张不应随意上升为公共利益，适用《商标法》第四十四条第一款之规定，将注册商标予以无效。

新《商标法》第四十四条第一款在商标法第四十一条第一款中，未规定5年的时间限制，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，其中规定的“不正当手段”导致的结果或者目的应属于涉及不特定对象的公共利益过公共秩序，妨碍商标注册管理秩序的行为，而非私益主张。所以该款规定国家知识产权局可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人可以请求国家知识产权局裁定撤销该注册商标，而且没有规定时间限制；

而第四十四条第二款的规定属于涉及商标注册损害特定权利人民事权利的相对撤销事由，并规定了5年的时间限制，对提出撤销主体做了限制，仅限于商标所有人和利害关系人。在涉及在先使用商标权或企业名称权的注册商标无效案中，应当适用商标法第四十一条第二款、第三款的规定。

根据最高人民法院印发《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》的通知（法发〔2010〕12号），该通知作为审理商标授权确权行政案件的指引，《通知》第十九条之规定：人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是涉及特定民事权益主体之间的争议，则要适用商标法第四十四条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。

依据《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十四条规定：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的其他不正当手段。”

在商标授权确权行政司法审判中，仅个别私益主体利益受损，不应随意升级为公共利益受损，但大量仿冒、抢注的情况确是有可能会损害公共利益，造成大范围的影响，《商标法》第四十四条第一款规范适用的合理尺度应当限定在问题商标，而不应再做过度扩张适用。

《商标法》第四十四条第一款所述应当是涉及不特定对象的公共利益，而将违背客观事实和法律规定不能成立的私益主张直接上升为公共利益，构成《商标法》第四十四条第一款的滥用，应当予以纠正。

4.应当关注商标授权确权行政司法审判中，第三人打着“遏制恶意抢注”的旗号，采取“对注册商标无效宣告 + 在后抢注”相结合的方式，无效他人注册商标的情形。

认定“不正当手段”时，应注意是否存在打着“遏制恶意抢注”的旗号，企图通过“恶意无效和在后抢注”相结合的方式，无效他人合法注册商标，干扰商标注册人的正常经营的不正当手段，是极为恶劣的不正当竞争行为，严重违背公平和诚信原则，更是明显违背《商标法》设立商标无效程序的本意，也明显悖离了我国国家知识产权战略明确提出：防止知识产权滥用，依法应合理界定权利界限。在私益主张都缺乏证据支持不能成立的情况下，不应滥用《商标法》第四十四条第一款，随意无效他人合法商标，否则将会对商标注册法律秩序和注册商标权利人的信赖利益、以及公平竞争的市场经济秩序造成灾难性后果。因此，应当依法维护公平竞争的市场秩序和商标所有权人的正当合法权益。

商标权本质上属于特定主体的市场垄断权，应当仔细认定“不正当手段”的适用标准，对于滥用权利，利用“商标无效和在后抢注”相结合的方式，实现干扰正常经营的不正当竞争行为应当予以禁止。更不可滥用《商标法》第四十四条第一款，以商标注册申请人曾经有其他商标被无效，则所有合法商标都可以被任意无效。

在商标授权确权行政司法审判中，应当坚持《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的精神，鼓励培育自主品牌，积极推进国家实施知识产权战略，避免由于《商标法》第四十四条第一款被滥用造成大量已经投入使用的注册商标被随意无效，并由此造成的企业无标可用，经营陷入绝境；导致企业破产、员工失业、社会不稳定；导致大量已注册商标被扼杀，产生商标权领域的天然垄断权益等问题。上述内容不符合《商标法》立法初心，有违公平竞争的基本原则。

对于出于正当使用目的，通过国家知识产权局商标转让程序善意取得的注册商标，以及与问题商标无关的其他注册商标作为无效的理由，不应当采取一刀切的方式对注册商标予以无效宣告。对于出于正当使用目的，已投入大量社会资源使用的注册商标，注意维护已形成的稳定的法律秩序，保护商标注册人的信赖利益和公平竞争的基本原则，慎重适用《商标法》第四十四条第一款，规范适用标准，平等保护市场主体的合法权益，加强商标授权确权领域的反垄断法治建设，构建公平公正的商标授权确权法治环境，促进国家品牌战略的实施。

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