万慧达观察 | 情势变更原则在商标行政授权确权诉讼案件中的适用

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——以最高院两起再审案件为例

作 者 | 马腾飞

（本文系知产力获得授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。）

在商标行政诉讼中，越来越多的司法实践表明，面对案件中不断变更的情势，固守一成不变的事实和证据，已经难以实现实质上的正义。在商标驳回复审诉讼案件中，一个至关重要的问题是: 引证商标在立案后被撤销、无效或者被裁不予核准注册等新事实，是否应当纳入法院行政裁判的考虑内容？

第一阶段  申请商标被商标局驳回，引证商标被商标局初审公告

“TIE GEMEN”商标（以下称申请商标）由中信燎原公司于2011年5月20日向国家工商行政管理总局商标局（以下称商标局）提出注册申请，指定使用在第12类“陆地车辆用联动机件、陆地车辆动力装置、陆地车辆刹车”服务上。 “TIE GEMEN”商标（以下称引证商标）由案外人山西中信燎原设备通用件有限公司于2010年6月10提出申请，指定使用商品为第12类“车轮防滑装置、车辆底盘、陆地车辆传动轴”等服务上，该商标于2011年3月28日经初步审定公告。2012年4月9日，商标局针对申请商标作出《商标部分驳回通知书》。

第二阶段 复审申请被商评委驳回，引证商标被提异议

中信燎原公司不服商标局驳回申请决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下称商标评审委员会）提出复审申请，商标评审委员会作出驳回复审决定书（以下简称被诉裁定），认定：申请商标与引证商标相同，使用在相同或者类似商品上，易导致消费者对商品来源产生混淆和误认，违反了《商标法》（2001年修正）二十八条的规定，故决定申请商标予以驳回。在此阶段，在公告期内，引证商标被提异议。

第三阶段 一审法院维持商评委的被诉决定，商评委裁定引证商标不予核准注册

中信燎原公司不服被诉决定，于法定期限向北京市一中院提起行政诉讼称：中信燎原公司系申请商标的真实所有人和在先使用人，中信燎原公司将其申请注册为商标理由正当。引证商标系对中信燎原公司在先使用并具有一定影响商标的抢先注册，中信燎原公司享有合法的抗辩权；本案应使用情势变更原则。请求撤销被诉决定。

商评委答辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律正确，行政程序合法，请求依法维持被诉决定。

一审诉讼中，中信燎原公司补交了商评字（2014）第887号（关于第8380951号“TIE GEMEN”）商标异议复审决定书，该决定裁定引证商标不予核准注册。

北京市一中院审理认为：申请商标与引证商标共存于市场，容易导致消费者的混淆和误认，故申请商标的注册违反了商标法第二十八条的规定，故被诉决定对此认识正确，予以维持。

中信燎原公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

第四阶段 二审法院维持一审法院判决

北京市高院认为：商标法二十八条规定，申请注册商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。本案中申请商标与引证商标相同，并且两者指定使用的商品类别相同或类似，若两者共存于市场，易导致消费者混淆和误认，故一审法院和商评委的认定并无不当，二审予以维持。故驳回上诉，维持一审判决。

中信燎原公司不服二审判决，向最高人民法院提出再审申请。

第五阶段 再审法院撤销被诉决定和一审、二审判决，责令商评委重新作出驳回复审决定

最高院认为：由于本案为商标驳回复审行政诉讼，申请注册的程序尚未终结，在这一过程中，由于申请商标是否应予以核准注册的事实基础发生根本性变化，本案中的申请商标的唯一权利障碍引证商标，已被裁定不予核准注册，若仍以二审判决时的法律事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册，将导致显示公平的结果。据此，根据情势变更原则，本院对被诉决定及一审、二审判决予以撤销，责令商评委重新作出驳回复审决定。

第一阶段  申请商标被商标局驳回

“ADVENT海得曼”商标（以下称申请商标）由艾德文特公司 于 2015年10 月20 日向国家工商行政管理总局商标局（以下称商标局）提出注册申请，指定使用在第9类“计算机软件（已录制）；计算机程序（可下载软件）；已录制的计算机程序；与计算机软件一同销售的使用手册（软件）”商品的服务上。

“Advent海得曼”商标（以下称引证商标）由案外人佛山市顺德区海得曼电器有限公司于2002年5月21日提出申请，指定使用商品为“第9类的计算机、晶片（锗片）”等服务上，该商标于2004年12月14日被核准注册。

2008年5月21日，商标局以申请商标与引证商标构成在相同或类似商品上的近似商标为由，依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第二十八条的规定，驳回了申请商标的注册申请。艾德文特公司不服，向商标评审委员会申请复审。

第二阶段 复审申请被商评委驳回

商标评审委员会于2009年5月18日作出商评字〔2009〕第12733号《关于第4953637号“ADVENT”商标驳回复审决定书》认为：申请商标与引证商标的主要识别部分之一“Advent”字母构成、读音相同，易被消费者认为两者来源于同一生产者，申请商标指定使用的计算机软件（已录制）等商品与引证商标核定使用的计算机商品在功能、用途等方面相同，属于类似商品，两商标共存于市场上，容易导致消费者的混淆和误认，已构成类似商品上的近似商标。据此，商标评审委员会依据商标法第二十八条的规定，作出决定：申请商标予以驳回。

第三阶段 一审法院维持商评委的被诉决定

北京市第一中级人民法院一审认为：申请商标指定使用的计算机软件（已录制）等商品与引证商标核定使用的计算机商品，在《类似商品和服务区分表》中属于相同的类似群组，且其消费群体相同，属于相同或类似商品。

将申请商标与引证商标进行比对，字母构成相同，排列顺序一致，字体相同，两者的区别仅在于文字大小写的不同，因此容易导致消费者的混淆和误认。

商标评审委员会依职权对不应核准的商标注册申请予以驳回，可以有效地保护在先申请商标权利人的合法权利，有利于消费者识别商品的来源，并且有明确的法律根据。艾德文特公司提出应由在先申请商标权利人通过异议等程序解决的诉讼主张，缺乏法律依据，不予支持。综上，北京市第一中级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定判决：维持第12733号决定。

艾德文特公司不服一审判决，向北京市高级人民法院上诉。

第四阶段 二审法院维持一审法院判决

申请人对引证商标提“撤三”申请，商标局决定予以撤销。

艾德文特公司于2009年6月10日，以连续三年停止使用为由向商标局提出撤销引证商标的申请，商标局于2010年6月28日作出撤 2000902137号《关于第3183570号“ADVENT海得曼”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，决定撤销引证商标在“计算机”商品上的注册。

北京市高级人民法院二审认为：商标局于2010年6月28日作出《关于第3183570号“ADVENT海得曼”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，故引证商标在计算机商品上的商标专用权自2010年6月28日终止。因此，商标评审委员会作出第12733号决定时，核定使用在计算机商品上的引证商标仍然处于有效状态，且艾德文特公司已经于2010年6月12日另行申请注册了“ADVENT”商标，并经初步审定予以公告，故商标评审委员会及一审法院以核定使用在计算机商品上的引证商标作为评判申请商标是否违反商标法第二十八条的依据并无不妥。

第12733号决定及一审判决认定正确。艾德文特公司主张上述商品因性质、功能、用途、原料、生产部门、销售渠道等方面存在区别而不构成类似商品，缺乏依据。判决驳回上诉，维持一审判决。

艾德文特公司申请再审。

第五阶段 再审法院判决撤销被诉决定和一审、二审判决，商评委重新作出驳回复审决定

第3183570号《“ADVENT海得曼”引证商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，已经生效。

最高院认为：本案在二审过程中，引证商标因连续三年不使用而被商标局予以撤销，引证商标已丧失商标专用权。依据商标法第二十八条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告”之规定，引证商标已不构成申请商标注册的在先权利障碍。在商标评审委员会作出第12733号决定的事实依据已经发生了变化的情形下，如一味考虑在行政诉讼中，人民法院仅针对行政机关的具体行政行为进行合法性审查，而忽视已经发生变化了的客观事实，判决维持商标评审委员会的上述决定，显然对商标申请人不公平，也不符合商标权利是一种民事权利的属性，以及商标法保护商标权人利益的立法宗旨。且商标驳回复审案件本身又具有特殊性，在商标驳回复审后续的诉讼期间，商标的注册程序并未完成。因此，在商标驳回复审行政纠纷案件中，如果引证商标在诉讼程序中因三年连续不使用而被商标局予以撤销，鉴于申请商标尚未完成注册，人民法院应根据情势变更原则，依据变化了的事实依法作出裁决。故本案在艾德文特公司明确主张引证商标权利已经消失、其申请商标应予注册的情况下，二审法院没有考虑相应的事实依据已经发生变化的情形，维持商标评审委员会的第12733号决定以及一审判决显属不当，本院予以纠正。

综上，商标评审委员会的第12733号决定虽未有不妥，但在引证商标已经被商标局撤销的情况下，仍需就申请商标是否违反商标法的相关规定重新进行审查。二审判决认定事实清楚，但适用法律不当，本院予以撤销。

短评：

从上述两起再审案例的判决结果来看，最高院依据情势变更原则，实现了实质上的正义，体现了我国司法审判追求公平正义的理念。2016年9月20日商评委发布的《2015年商标评审案件行政诉讼情况汇总分析》中的数据显示，2015年，法院考虑情势变更因素判商评委败诉的案件大量增加，其中一审178件，较2014年的66件增长169.7%，二审由2014年的23件增长至101件，增幅达339.1%。虽然对于具体行政行为合法性的审查原则上应以作出行政行为时所依据的事实为准，但从上述的数据中可以看出，在诉讼过程中若出现了引证商标被撤销等新情况，法院通常根据情势变更原则，判令商评委依据变化的事实重新作出裁定。

对因客观事实发生改变，足以影响诉争商标申请注册的情形，应当从保护诉争商标申请主体的利益出发，充分考虑相关事实的变化情况，同时，由于申请商标的审查需要经历一定时间和过程，若孤立地对待各个审查阶段的事实状态，容易使当事人丧失先申请的客观状态，即若仅考虑被诉具体行政行为时的事实情况，对已经可能不会影响诉争商标申请注册的事实不予考虑，则诉争商标的申请人再次申请时，将丧失其原先的申请注册日，可能导致晚于其他主体申请注册情形的发生。因此，应从尊重客观事实的角度出发，保护当事人合法权益，减少诉讼成本，避免因机械性的适用法律导致程序振荡。在人民法院对商标授权、确权案件中，应将足以影响商标注册的客观事实进行考量，实现公平、正义的司法审判理念。

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