完善我国专利制度对不诚信行为的规制

摘  要

对专利制度中规制不诚信行为的主要规定进行梳理，并重点分析对不诚信行为规制的欠缺甚至缺失情况，并基于我国国情分析产生不诚信行为的因素，提出减少和规制不诚信行为的相关措施和建议。

关键词：专利制度、诚信原则

一

前言

随着我国经济社会的发展，尤其随着国家知识产权战略的提出和实施，近年来我国的知识产权保护意识也明显增强，专利申请大幅度增加，突显了专利制度对社会经济发展中所起到的积极作用。但与此同时，某些申请人利用专利制度从事一些不诚信的活动，谋取不正当利益。这严重损害公众的利益，阻碍专利制度对经济社会发展的促进作用。

诚信原则作为民法的基本原则，但专利法中并没有明确写入诚信原则，因而在专利审批、确权和专利纠纷中不能直接适用诚信原则。[1]对专利而言，虽然在反不正当竞争法中对某些不诚信行为进行了规制，但其仅仅解决经营者在市场交易过程中的不诚信的行为[2]，解决专利制度中可能存在的不诚信行为存在非常大的障碍。许多学者亦赞同将规制不诚信行为的可操作的措施在专利法律法规中明文规定。[3]，[4]

二

专利制度中规制不诚信行为的法律现状

诚信原则在专利的申请、审批、无效、专利权的行使包括侵权程序等各方面都可能涉及。在我国专利法律法规中仅有一些个别规定来规制不诚信行为，但存在不全面的缺点。

1、不诚信提交专利申请

关于不诚信提交的专利申请，大致包括以下几种情况。

第一，专利法中规定的禁止重复授权原则，其宗旨是避免对同样的发明创造授予多项专利权，但从其实施效果来看主要起到规制不诚信提交专利申请的作用。从专利法实施细则第41条规定可以看出，专利制度不鼓励就同一发明创造提交多份专利申请，但还存在一些漏洞。首先，上述规定并没有明确禁止申请人就一项发明创造提出多项申请，对此仅能通过禁止重复授权和抵触申请的方式来处理。由于实用新型专利不经实审即可被授权，申请人可以通过简单的变换来规避被驳回。例如有的申请人先就一项发明创造提交发明专利申请后，不久之后再次就相同内容的发明创造提交实用新型专利申请，由于实用新型专利申请实行初审制而很快被授权，而等到发明专利申请经实审后，发明专利申请是否可以授予与实用新型保护范围相同的专利权。目前，对此情形就不太好处理。[5]其次，专利法允许将两项以上的发明或者实用新型作为一件申请提出。为了防止申请人滥用这项制度，作为一件申请提出的两项以上的发明或者实用新型必须属于一个总的发明构思。然而，在我国上述基本制度设计对有些申请人不起作用，申请人不是在一件申请中尽可能多的包括具备单一性的多项发明或者实用新型，而是将发明或者实用新型尽可能多的作为多件申请提出。

第二，专利法目前的规定无法解决那些申请人明知不具备新颖性和/或创造性的发明创造申请专利的行为，尤其在实用新型和外观设计专利授权不经实质审查的情况更是如此，国家知识产权局虽然试图通过设立工作组来对非正常申请进行遏制，但缺乏明确的法律依据和强有力的解决手段。

第三，对于剽取他人技术成果申请专利的处理，专利法的规定显然远不能满足真正权利人的利益需求。[6]根据专利法第24条的规定，真正权利人可以通过新颖性宽限期的方式获得补救，超出宽限期则只能通过权属纠纷来解决。但如果他人在申请时将权利要求保护范围限定过窄，显然严重影响真正权利人的利益而无法补救。

第四，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。现实中，可能存在将并非是发明人或设计人列为发明人或设计人。

第五，专利法对于分案申请的规定并不能很好的制约不诚信的分案申请，例如仍然将与母案相同的权利要求作为基础提出分案，从目前专利制度来看并没有禁止，但这种方式浪费行政资源，造成重复授权的可能，拖延了权利不稳定的期限等。

此外，对于只经初审而不经实审的实用新型和外观设计专利制度，发生滥用申请权的可能性更大。目前专利权设置了专利权评价报告制度以及现有技术抗辩制度可起到减少这种被滥用产生的影响，但仍然有完善的空间。[7]

2、专利申请内容中存在的不诚信行为

专利法虽然对撰写的内容和格式进行了规定，但只有专利法第26条第3款具有约束力和惩罚性质，该款规定了专利制度以公开换保护的原则，从其作用上也会在一定程度上规制专利申请公开内容方面的不诚信行为。例如申请人可能由于各种原因而提供虚假数据，如果导致发明创造没有充分公开，审查员可以采用专利法第26条第3款作出驳回决定。对于申请人故意不披露相关的重要信息，或提交虚假信息等显然缺乏足够的规制。假如申请人使用撰写技巧使得虚假数据比较隐蔽，或在实施例中编造了虚假数据，则审查员难于发现。例如目前发现，多个申请保护不同的蛋白质，但用途的实验数据雷同。从单个申请来看，无法怀疑其不符合充分公开的要求，但也没有特别合适的条款进行处理。美国专利法中有明确的针对不诚信获得专利权的惩罚措施，我国其实更有必要增加类似的规制专利申请中申请人的不当行为。

3、意见陈述的不诚信行为

申请人在提供给专利局的意见陈述时，也可能会出现提交虚假证据或意见陈述的可能，例如实践中发现有多份专利申请，涉及治疗同一疾病的不同药物，在审查员指出不符合专利法第26条第3款的规定后，针对这些申请分别提交了同一张图片证据。但审查员在处理时，并不能直接以证据是虚假的来驳回专利申请，只能通过说理来表明这些证据不能被接受而仍然存在发明未被充分公开的缺陷。

另外，在我国司法实践中，在专利侵权诉讼中基本认可了禁止反悔原则。该原则从本质上可以看作对不诚信行为的规制，使得专利权人不能通过相互矛盾的陈述和意思表示来获取不当利益。其实，在专利审批程序本身之中，对于申请人的意见陈述也不允许出现相互矛盾的情形，但如果明确惩罚措施，就会引导申请人提交正确的意见陈述或证据，避免提交虚假意见或证据。

4、无效程序中的不诚信行为

专利法实施细则第66条第2款体现了专利无效程序中的“一事不再理原则”，也具有一定的规制不诚信提出无效请求的作用，但显然并不能完全解决无效请求人对同一专利申请恶意地反复提交无效请求，例如通过更换对比文件，因而使专利权长期处于争议状态。这方面的规制难度较大，尚无可借鉴的经验，但可以通过相关的制度来减轻这种影响，例如实用新型专利的侵权诉讼中的被告提起涉案专利的无效请求后，如果专利权评价报告没有发现不符合授权条件的缺陷，则可以不中止侵权诉讼的审理。

5、专利行使过程中的不诚信行为

专利法第63条对假冒专利行为的处罚规定，其实是明显的规制不诚信行为的具体规定。专利法第47条规定，宣告专利权无效的决定对在宣告专利权无效前的行为不具有追溯力。但因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿，这也是规制不诚信行为的具体规定。例如抄袭已经公开的专利文献中的技术方案申请实用新型，或者将别人已经公开销售的产品拍照申请外观设计，利用专利法对这两种专利不经实审的特点，并且在明知专利能够被无效的情况下，与他人订立专利权转让合同、专利实施许可合同、向他人发出侵犯专利权的警告或者提起侵权，以牟取不当利益，包括获得许可费、转让费、获取商业机会、利用专利阻止竞争对手生产或提供相关产品等。但是上述行为往往很难被认定为因专利权人的恶意给他人造成的损失。

还存在其他一些与专利权行使相关的不诚信行为，专利法律法规中没有直接的规制。例如知识产权滥用方面，虽在反不正当竞争法中有所体现，专利法中却没有相应处置；再如申请人通过大量的专利（甚至包括已失效或过期专利）来作为谈判筹码和控告他人。此外，侵权方的故意侵权和反复侵权的处理也没有特别明确的有力处罚措施。

6、其他方面的不诚信行为

专利代理管理条例对代理中的不诚信行为有所规制。但也存在一些不诚信行为无法规制的情形，如针对申请相关费用减缓的规定，某些公司可能先以个人名义申请，获得一定的减缓后，再转让给公司名下。

此外，像诸如强制许可的相关规定也会起到规制故意不实施等不诚信行为的作用，但相对来说不是特别明确。有学者认为我国对滥用专利权的行为从两个方面予以制裁：滥用专利权构成垄断行为，则行为人承担反垄断法规定的法律责任，未构成垄断行为的，可依专利法给予强制许可。[8]这显然主要针对不实施专利权的滥用行为的规制，不作为本文的重点。

三

减少和规制不诚信行为的探讨

纵观专利制度运行中存在的不诚信行为，主要的目的通常有两个：为获取更多数量的专利权和在专利权的行使中谋取不当利益。因此，大力减少不诚信行为，首先要从提高对专利的认识方面入手，同时需要提供对不诚信行为的惩罚措施，以有效解决专利制度运行中不诚信行为频发的问题。

(一) 提高全社会专利意识，纠正对专利制度的片面认识和错误运用

人们在利用专利制度时，存在的不诚信在一定程度上与目前的社会状况存在关联，整个社会诚信的好坏直接影响到专利制度的运行过程中来。但本文关注的重点是从全社会的专利认识水平，专利制度本身规定以及运用本身的特点等因素来探讨滋长不诚信行为的原因。

目前国民知识产权意识提高的同时，在知识产权知识的传播过程中，存在片面认识，导致一些问题的出现。主要体现在：(1)各地方或单位片面认识或利用专利数量指标，导致在申请专利时只重数量，而不重视质量，申请专利的动机不再是市场驱动，而是别有动因。例如为追求本地区或本单位的申请量，导致许多本不应该申请或者不足以申请专利的技术向国家知识产权局提交专利申请。（2）研究项目申报和结题、评定专业技术职称、申报高新技术企业、升学等都对专利数量有要求或导向，但并不太重视专利的质量。此外，许多企业或个人以拥有众多数量的专利为荣，有些企业利用社会对专利认识不足而以专利来夸大宣传或作为获取不当利益的筹码等，这些滋长了不必要的专利申请。

由于上述原因，导致有的人或单位为了获得更多数量的专利，可能重复提交类似的专利申请，抄袭现有技术或简单变换申请专利，在专利申请中提供虚假数据或证据等不诚信行为来达到其目的。因此，总的来看，专利认识的提高要注重全面性；正确运用专利制度，正确认识专利制度的功能和作用。需要在全社会尤其相关管理部门或企事业单位都要形成对专利的正确认识，形成不应只重专利数量，而应同时注重其专利质量的氛围。如通过完善专利价值评估等，使专利的价值作为相关专利工作的重要指标；又如在评定高新技术企业、课题立项或结题等，专利指标方面也需要对其专利价值进行评估，而不能仅仅依据专利的数量。

(二) 完善专利法律法规，强化规制专利制度运用中的不诚信行为

传统的道德诚信主要适用于相对封闭的朋友和熟人之间的社会伦理关系，难以适应现代市场经济中人们广泛的交易关系和合作关系。[9]专利制度本身是市场经济的产物，提高全社会对专利制度的正确认识，虽然可以大大减少不诚信行为，但并不能期望如此可以杜绝不诚信行为，因此专利制度本身有必要提供完备的法律规制措施。

如上所述，目前专利制度对不诚信行为在某些方面有所规制，但还存在许多漏洞甚至缺失。例如非正常申请近年来产生恶劣影响，以至于国家知识产权局成立专门的非正常申请工作组来处理。对此，需要在专利法律法规中尽可能增加一些可操作的强化规制不诚信行为的规定。同样作为知识产权法的《商标法》，也有人提出其应当贯彻公平和诚信原则，其建议包括对抢注、恶意异议、恶意撤销的赔偿责任和行政责任等。[10]

强化规制不诚信行为有利于申请的理性化，有利于节约行政资源，解决审查积压，有利于我国建设知识产权强国。因此，建议专利法律法规中完善对不诚信行为的规制。

首先，由于对不诚信行为的规制的具体措施难免存在一些漏洞，或由于社会发展导致出现新的不诚信行为的可能，因此有必要适当增加兜底条款来对不诚信行为进行规制。例如：增加通过不正当手段来获取专利权可以作为驳回和无效理由，对于以不诚信手段获得的专利，则其专利权不可行使。这在美国也有相关的规定，我国可以作为借鉴。这种条款为某些无法采取具体措施解决的难题或未来新出现的不诚信行为提供了解决的依据。

其次，为了增加可操作性，需要在相关方面提供较为具体的规定来解决相应的不诚信行为，以便在实际操作层面能够有效落实诚实信用原则。

(1) 充分利用专利费用的经济杠杆作用，促使相关当事人在向专利局提出专利申请或者提起其他请求之前慎重考虑是否有必要向专利局申请专利或者办理其他手续，这样既可以提高专利申请的质量，也可以减少专利局不必要的工作量。[11]如对同一人提交多件内容相同的专利申请，不予减缓专利费用；对于就一项发明创造提交发明专利申请后，不久后同一申请人再次就相同内容的发明创造提交实用新型专利申请的这种情况，对于发明和实用新型，均不予减缓专利费用。这种做法还可以类推到抄袭现有技术或者现有设计的专利申请、证实提供虚假实验数据的专利申请。先以个人名义申请，获得一定的减缓后，再转让给公司名下的这种情况，要求其补缴所减缓的各项专利费用。此外，对于实用新型和外观设计，由于其不经实审而授权，适当提高申请费和年费，以减少一些本不应当申请或授权的实用新型和外观设计。对于专利费用，还涉及到专利资助政策，其也需要完善。

(2) 为避免申请人对于相同内容提交多份申请，进一步完善先申请制和避免重复授权原则。由于目前构成抵触申请的在先申请和构成重复授权的情形多由同一申请人所致。因而，对于抵触申请，建议将专利审查指南中的“惯用手段的直接置换”扩展修改为“惯用手段的直接置换、或者惯用手段的简单增加”，以更充分地发挥抵触申请的作用。[12]对于重复授权的判断也可以考虑进行适当的扩展，建议将“同样的发明创造”扩展为指两件或两件以上申请存在保护范围相同或保护范围的区别仅仅是所属领域的惯用手段直接置换的权利要求。[13]上述建议能够有利于减少非正常申请及不必要的分案申请，这在美国专利商标局也有类似的做法。

(3) 为减少不必要的分案申请，可以作出更具体规定。例如，如果分案申请的权利要求与母案原来审查过的权利要求相同，除申请人确有必要的理由，可以引用母案审查意见直接作出驳回。对于分案申请的提交时间进一步严格化，可以参照欧洲专利局的做法，以缩短权利不稳定的时间。《欧洲专利公约实施细则》第36条对分案申请的提交期限予以限制：申请人可以在收到对其最早申请的第一次审查意见通知书之日起24个月提交主动的分案申请。

(4) 申请时应当提供发明创造相关的必要资料和信息，建议适当参照美国专利法中对申请人现有技术披露义务的规定。根据我国的国情，如果申请人故意隐瞒与其申请的发明创造密切相关的技术，尤其是申请人自身掌握的现有技术(如相关学术会议上发表的文章、报告、市场公开销售等)，则可以导致专利申请被驳回或专利权不可执行。

(5) 明确规定申请中提供的实验数据等证据要求真实，对于提供虚假数据的提供具体处理办法。例如，明显抄袭的数据，则审查员可以引用相关证据来表明本申请的数据是虚假的，进而以发明创造未被充分公开等而驳回。

(三) 完善国家和地方相关管理制度，引导社会公众正确对待和运用专利制度

本文认为主要从以下几个方面来完善。

第一，建立合理的对地方的专利工作评价的评价指标。可以在目前的对各地区的专利工作水平评价体系的基础上完善。例如，制定综合评定指数，将其中实用新型和外观设计的权重降低，更注重专利申请和专利的质量。

第二，促使地方专利资助更加理性和客观。在上述合理的评价体系的基础上， 进一步完善专利资助政策。目前各地专利资助政策不统一，例如有些地方，申请人对申请一件专利所得到的资助超过所支出的费用，这显然会导致不必要的专利申请。对此建议：对于实用新型专利而言，在授权后确实具备经济价值的，可以给予资助；对发明专利申请而言，只有在授权后才能申请资助，且其资助的金额不能超过申请人所支出的费用；如果出现上文述提到的不合理地申请，不予资助等。

第三，加强地方行政执法力度。加大对使用明显不符合授权条件的专利控告他人侵权行为的处理，为被控侵权人提供必要的救济。同时加大对恶意侵权、反复侵权和群体性侵权的处罚力度，增强社会对专利权保护的信心。

此外，对于实用新型和外观设计专利而言，进一步完善专利权评价报告制度。如要求在控告他人侵权，或与他人签定专利实施许可合同时，强制性要求专利权人提供专利权评价报告。此外，目前专利权评价报告的请求人只限于专利权人及其利害关系人，建议逐步放开到任何人均可以提出请求，并对作出的专利权评价报告全文予以公告，[14]以利于公众了解相关专利的稳定性，一定程度上解决滥用实用新型和外观设计专利的负面影响。

四

结语

本文对专利制度运行过程中存在的不诚信行为进行了比较全面的梳理，并分析了其中存在的不足，并提出相关的建议。在专利制度中完善对不诚信行为的规制，要注重规制的法律标准的统一性、必须提供有效的惩罚机制和强有力的实施机制。期望对完善我国的专利制度提供借鉴。

（注本文首次发表于《知识产权》2012年第11期）

参考文献：

[1] 王佩兰. 诚信原则与专利制度[J]，中国发明与专利，2007年第7期，第59页。

[2] 《反不正当竞争法》第二条：经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。

[3] 贺桂华. 诚信原则之于知识产权法的价值解读[J]，广西民族大学学报（哲学社会科学版），2006年11月，第28卷第6期，第122-125页

[4] 曾世雄. 民法总则之现在与未来[M]. 北京：中国政法大学出版社，2001

[5] 欧阳石文,曲燕. 他人未经申请人同意申请专利所致问题的探讨，科技与法律，2012年第3期，第32-35页。

[6] 同尾注5。

[7] 张健. 论专利申请权滥用的法律规制，法制与社会，2011年第3期。

[8] 尹新天. 滥用专利权的内涵及其制止措施，知识产权，2012年第4期，第3-9页。

[9]  沈刚. 诚信经济学，经济，2012年第6期，第30-32页。

[10] 田晓玲. 商标法修改应当贯彻公平和诚信原则，《西南民族大学学报(人文社会科学报)》，2010年第4期，第131-136页。

[11] 尹新天.《中国专利法详解》，知识产权出版社，2012年1月，849页。

[12] 尹杰等. 惯用手段直接置换的概念及其完善，审查业务通讯，2011年第3期。

[13] 同尾注12。

[14] 王霄蕙等. 检索报告制度的完善课题研究报告，载于《专利法实施细则》修改专题研究报告，国家知识产权局条法司编，第716-756页