上海市高级人民法院2016年知识产权审判系列研讨会回顾（一）
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编者按
2016年，上海市高级人民法院围绕知识产权审判中商标多重许可、涉深层链接的著作权侵权、计算机软件专利司法保护等问题开展了一系列学术研讨活动。来自国家知识产权局专利复审委员会、美国专利商标局、中华商标协会、上海市工商行政管理局、复旦大学、上海交通大学、华东政法大学、同济大学、华为公司、IBM公司的专家学者，以及来自最高人民法院、全国各地部分高院、知产法院、中院、基层法院知产庭的法官应邀分别参加了研讨交流。现将“商标多重许可中的法律问题”、“涉深层链接的著作权侵权问题”、“计算机软件专利司法保护”等研讨会综述整理发布，以供知识产权领域各界人士参考研究。
一、“商标多重许可中的法律问题”研讨会综述
2016年6月21日下午，上海市高级人民法院民三庭主办、上海市闵行区人民法院承办的“商标多重许可中的法律问题”研讨会在上海市闵行区人民法院召开。上海市高级人民法院茆荣华副院长、上海市闵行区人民法院黄祥青院长出席会议并讲话。中华商标协会汪泽副秘书长、上海市工商行政管理局商标处林海涵处长、华东政法大学张驰教授、金可可教授、王莲峰教授等专家学者应邀出席会议。全市知产条线分管院长、庭领导及部分法官共计40余人参加会议。
商标多重许可是指权利人将商标先后许可给不同的被许可人，如果均为普通许可，相关之间并不冲突；如果其中一个或以上许可为排他或独占许可，就会引发被许可人在使用商标过程中产生权利冲突。此次会议针对当前日益多发的该类纠纷，基于上海市高级人民法院和闵行区人民法院在审判实践中遇到的两起案件，围绕多重许可情况下商标使用许可合同效力的认定、各商标许可之间的保护顺位、利益受损方的权利救济等问题展开深入交流研讨。经过研讨，与会人员对上述问题存在以下意见：
1、商标多重许可情况下商标使用许可合同效力的认定问题
权利人将商标先后独占许可给不同的被许可人，对于后一独占许可合同的效力问题，与会人员经过充分研讨达成了高度共识，即商标许可合同是双方当事人意思自治的结果，除违反法律规定的效力性规范以及有证据证明双方当事人恶意串通损害第三人利益导致合同无效以外，其合同效力一般应认定有效，不因存在商标多重许可而归于无效。
2、商标多重许可情况下各商标许可之间的保护顺位问题
因商标许可合同不因商标多重许可而当然无效，故在商标多重许可情况下，前后商标许可合同均成立且有效，此时各许可合同间的保护顺序，势必成为司法实践中亟待解决的问题。因商标许可合同备案与否及商标许可性质的不同都会产生不同的法律后果，实践中对上述问题也存在分歧。针对这一问题，多数意见认为，若商标许可进行了登记备案，基于商标许可备案的登记对抗效力和各当事人均为善意，则无论商标许可的性质如何，均应保护已登记备案的商标许可合同；另有意见认为，登记对抗效力可以对抗在后的商标许可但不能对抗在先的商标许可。但若商标许可均未登记备案，多数意见认为，应保护使用在先的商标许可合同；有意见认为，从鼓励登记备案、保护善意第三人的角度出发，应保护在后的商标许可合同。
3、商标多重许可情况下利益受损方的权利救济问题
合同因违约发生争议时，权利救济途径包括继续履行、请求违约金、变更合同、解除合同等。商标多重许可情况下，如相关许可合同存在履行不能或权利瑕疵等情形，当事人如何选择救济途径，法院应如何予以审理等问题，实践中存在较大争议。多数意见认为，基于诚实信用原则，应赋予守约方以救济的选择权，同时在履行不能或权利瑕疵等情形中，法院可依据法律的规定和案件的实际情况向当事人作出相应释明，以帮助当事人作出合适的救济选择。其中，对于履行不能的问题，多数意见认为可主张违约责任。而对于权利瑕疵，多数意见认为可以通过主张减少许可使用费。对于合同解除的问题，未形成多数意见，存在三种意见：第一种意见认为，不能赋予商标许可合同以任意解除权，而应适用合同法第94条予以处理。第二种意见认为，因商标许可合同系基于双方的信赖关系所签订，可比照委托合同的任意解除权来看待。第三种意见认为，商标多重许可中，非善意的许可人应无解除权，善意的被许可人可享有解除权。
上海市普陀区人民法院副院长王飞在研讨会中表示，对于“意思表示”，要从商标许可的内容性质来看，如果两合同都是普通许可，则并行不悖；如果都是独占许可，即存在违约或履行不能的问题，在法律没有明确规定的情况下，不能推定在后合同当然无效。商标多重许可不仅要解决是否违约的问题，更应研究对于对方违约或合同本身履行不能时，由谁来、如何来选择权利救济的问题。应当由守约方或善意的当事人来选择如何对其权利进行救济，即继续履约还是解除合同，这个选择权不能交给违约方或恶意的第三人。
华东政法大学法律学院博士生导师、教授张弛认为，商标多重许可涉及效力问题和违约后法律责任的承担问题。从债权合同角度讲，合同的效力不会因多重许可而无效，而是因是否欺诈、胁迫导致合同被撤销。根据一般法律原则，登记可能产生两种类型的公示效力，一种是权利生效效力，另一种是权利对抗效力。许可登记的对抗效力可以作为该类案件审判的考虑因素。有登记就有对抗效力，没有登记，是否可以考虑在先使用，即有独占许可登记时，无论登记在先还是在后，都应先保护登记的商标许可使用权；若都没有登记，先看是否实际在用，保护在先使用的被许可人。
上海市工商行政管理局商标处顾惠蓉认为，行政部门处理商标侵权案件，若发现涉及商标许可合同纠纷的，都会引导当事人走司法途径，在法院查明事实宣判后，根据案情需要，行政部门再作处理。关于商标许可备案登记，以前是合同备案，现在是对许可关系进行备案，即现在仅需明确被许可人、许可范围、许可商品、许可性质等即可完成备案。此外，虽然现在的新法中对于不备案已经没有了罚则规定，但从对当事人权利保护的角度讲，还是建议当事人去备案；同时司法实务中，建议可以将备案作为许可合同优先保护级别的第一个要件进行考虑。对于都没备案的两个合同，无论其使用方式、使用状态、合理程度、是否使商标的知名度更加扩大，都应该按照保护在先权利原则去保护在先使用人。
华东政法大学法律学院副院长、博士生导师、教授金可可认为，根据我国法律规定，备案仅仅是生效合同与已取得权利的一种强化。基于当事人都没有恶意串通，均是善意的前提下，存在以下情况：第一种情况，前后许可均是普通许可，此时无论备案与否，两个许可间均不矛盾。第二种情况，前一许可是普通许可，后一许可是独占或排他许可。在这种情况下，如果前一许可未备案，后一许可备案，则后一许可优先，前一许可权利在后一许可备案之日起消灭，商标权人对前一被许可人承担违约责任；如果前一许可备案，后一许可未备案，则前一许可优先，后一许可只是普通许可，构成权利瑕疵，可支持减少许可使用费，也可以认为构成合同欺诈。法院可以让原告变更其请求权，比如变更许可性质；若两许可均没备案，还应适用“未经备案不得对抗善意第三人”的规定，后一许可应当优先保护，前一合同履行不能，商标权人对前一被许可人承担违约责任。第三种情况，前后许可都是排他或独占许可，此时与前面的认定没有重大区别，只是不会发生权利瑕疵。若前一许可备案，则可优先保护，后自始履行不能；若后一许可备案，则后一许可优先，前许可消灭并按履行不能或部分履行不能处理；若两个许可都没有备案，则还是优先保护后者。在多重商标许可中，各合同的效力不会受到任何影响。对于商标多重许可合同，在法条没有明文规定任意解除权的情况下，不宜赋予任何一方任意解除权。
中华商标协会副秘书长汪泽表示，从商标的功能看，商标从仅具有识别商品来源的功能向既能识别来源又能使消费者对商品产生信赖利益转变。对于意思表示的问题，如果许可人没有告知在后被许可人之前的许可状况，其构成欺诈。对于合同效力的问题，若不存在恶意，则有效。若前后许可均未进行备案登记，无论善意与否，在先许可对抗在后许可。若在先独占许可合同进行备案，那么可以对抗善意第三人，并且这个善意第三人是在后的，那么在后许可不能对抗在先许可；若没有登记备案，实际上就是当事人不要求该许可具有对抗善意第三人的效力，则其应当承担法律后果；若登记备案后，双方当事人通过合意进行撤销且没有再备案，那么应视为被许可人对其许可权公示对抗效力的放弃。对于许可权取得的问题，合同只要双方达成合意即可；对于独占许可丧失的条件，有法定解除、约定解除的情况，其中包含履行不能导致合同目的无法实现的情况，那么这个时候解除合同就意味着独占许可权的丧失。对于独占许可合同能否任意解除的问题，许可合同类同于委托合同，许可方与被许可方可以依照委托合同中的任意解除权解除商标许可合同。
华东政法大学知识产权学院博士生导师、教授王莲峰认为，多重许可合同只要是真实意思表示，不存在重大误解和欺诈，无论合同在先在后、备案与否，都是有效的。在这些合同中的商标使用权的归属问题，应优先保护备案登记合同，再保护在先合同。在都没有备案情形下，除优先保护在先使用的许可外，是否还可以考虑商标许可共存？备案最大的作用是公示，从而保护被许可人的权利和交易安全。备案也有平衡几个商标被许可人权利冲突的作用，即谁备案谁的权利优先保护。许可人多重许可，是违约行为，违反了诚实信用原则，取得不当得利，损害的是被许可人的利益，从而间接影响消费者的利益和商标使用市场秩序的稳定。因此，对于商标权人的多重许可行为，司法公权力可以介入，作价值取向引导。对于涉案两个履行不能的案子，变更合同等方法可取。同时，从维护市场竞争秩序、维护消费者利益、合同约束力等角度来看，商标许可人是否也需要承担相应责任。
上海市闵行区人民法院副院长顾全认为，研讨问题里最关键的是有关商标多重许可中优先保护顺序的问题。这个问题是否可以考虑以下几点因素：一是是否登记备案。二是时间上的顺位。法律没有明文规定，这个时间顺位是指合同成立的时间顺位还是商标使用的时间顺位。三是当事人是否善意。实践中的情况大致可以分成三种情况：第一种情况是有登记备案的，优先保护登记在先的权利。第二种情况是有争议的，即在先许可没有登记，在后明知在先许可的情况下签订在后许可并去登记，此时是否要保护在后许可。第三种情况是若都未登记备案，高院已经通过判例确立了一个规则，即在两个合同都有效时，在先许可是善意的，在后许可是非善意的，那么在先许可优于在后许可。
上海知识产权法院知产一庭庭长刘军华指出，合同都没有备案，被许可人均善意，其中一被许可人不愿意解除合同，要求继续履行，如何处理？这实际上是一个权利有瑕疵的许可，个人认为在这种情况下，合同客观上无法履行，并且不能强制履行。当然，这就促使当事人进行理性的选择，法官可以通过释明引导当事人作出是否变更合同或其他理性选择。
上海市闵行区人民法院民三庭庭长顾亚安表示，关于解除权的问题，被许可人有权解除合同，由于许可人在登记备案方面具有过错，因此许可人无权解除合同。对于在先普通许可，在后独占、排他许可的情形，虽然后面的合同有权利瑕疵，是否可以引导当事人变更许可内容与类型，将独占许可变更为普通许可并继续履行，从而降低当事人的损失。
上海市高级人民法院副院长茆荣华认为，本次研讨会的议题主要可以归纳为三个问题：
一、商标多重许可合同效力判定问题。其中对于多重许可中两个都是普通许可的合同没有争议；关键是至少有一个独占或排他许可合同，如何判定合同效力。以前有意见认为应认定合同无效，但从合同法、物权法及民法总则草案等立法目的来看，应当鼓励合同有效。因此，除了违反法律强制性规定和恶意串通外，不能从合同是否能履行来判定合同效力。
二、多个有效许可合同保护的顺位问题，具体包括以下四点：1、登记对抗问题，商标法中的有关规定与传统民法上的登记对抗效力有无不同，该登记对抗效力能否对抗在先许可。有意见是倾向于可以对抗在后但不能对抗在先许可。2、对于没有登记，是采取使用在先还是合同订立在先进行优先保护的问题，个人更倾向于采取使用在先优先保护的原则，更符合商标法的立法目的，故不能仅仅以合同订立在先来保护。3、使用状况的问题，如在先使用人经营状况不好，在后使用人经营更好，对商标的知名度、美誉度影响更大时，如果发生纠纷，在此情况下如果对在后被许可人影响较大，应慎重考虑是否使用诉前禁令。4、是否可以共存，原则上需要所有当事人协商一致，否则会形成权利之间的冲突。
三、权利人救济途径的选定问题，具体包括以下四点：1、继续履行。这是合同法所鼓励的救济途径，故只要有履行可能，这是首选的救济方式。2、承担违约责任。如果被许可人主张继续履行，甚至法院判决继续履行，但最后许可人仍不履行，此时的守约方理应可以选择违约责任。3、变更合同内容。在法律允许的前提下，法院可针对客观实际向当事人作出变更诉请的释明，从而实现共赢效果。4、解除合同。如果根据案情需要解除合同，涉及解除权如何行使。合同首先要保护诚信人的利益，因此要将救济的选择权更多的交给守约方而非违约方。这涉及司法裁判的要旨，也涉及社会价值的引导。
