美国最高法院或限制专利权人在德州提起诉讼

2016-12-16 17:35:11
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来源 | Bloomberg

编译 | Bruce

 

(本文版权为知产力所有,转载请在显著位置注明来源)

 

美国最高法院近日受理了一起案件,同意考虑对于专利侵权诉讼的可起诉地设置严格的新限制。对于专利权人来说,这将有可能削弱他们移交案件给利于己方的法院的能力。而受这一决定影响最大的,可能莫过于专利流氓们了。

 

基本案情

 

美国最高法院法官于美国当地时间本周三(14日)表示,他们将审理一件由印第安纳州饮料调味品生产商TC Heartland有限公司(TC Heartland LLC,以下简称“Heartland”)提起的上诉案。Heartland表示卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)旗下卡夫食品集团品牌有限公司(Kraft Foods Group Brand,以下简称“卡夫”)不应被允许在特拉华州起诉之。

 

Heartland如果赢得此上诉案,将阻止大多数专利权人向德克萨斯州东区联邦地区法院大量起诉。德州东区地区法院是一家“专利权人友好型”司法机构,目前有超过三分之一的侵权诉讼被提交至此。Heartland的上诉受到了来自互联网零售商、软件公司以及金融服务行业的支持。

 

销售MiO饮料增味剂的卡夫食品集团总部位于特拉华州,而特拉华州的联邦法院正是另一家颇受专利权人欢迎的诉讼地。

 

根据美国联邦专利法,诉讼可以于“被告住所地”司法管辖区提起。最高法院在1957年的一个判例中表示,这一规定意味着诉讼仅可以在被告公司注册地提起,Heartland认为此次依然应当遵循该判例的观点。

 

然而,作为专利诉讼案件的上诉法院、擅长审理专利案件的美国联邦巡回上诉法院曾于1990年认为,可以在被告经常开展业务的任何地点提起诉讼。该法院表示,国会在1988年通过的一项变革中,重新确定了“住所”(resides)定义。

 

各方反应

 

Heartland及其支持者表示,这一解释对专利权人施加了过多影响,包括单纯为收取专利使用费及起诉他人侵权而存在的公司。

 

“如果原告可以在美国国内任何司法管辖区起诉涉嫌侵权的公司,那么他们将肯定选择在屈指可数的几个最可能支持他们或可以设法达成和解的司法管辖区起诉。”包括联邦快递公司(FedEx Corp.)、甲骨文公司(Oracle Corp.)和Overstock.com公司(Overstock.com Inc.)等在内的30多家支持Heartland的公司和行业协会如是说。

 

卡夫方面则敦促最高法院不要审理该上诉,并认为相关担忧应当拿到国会去讨论。

 

卡夫辩称,德州诉讼的爆发“并不意味着国会在其1988年法令明确无误的内容以外另有所指”。“国会有时会通过一些具有意想不到后果的法规。这个时候,重新审查和修订法规应该是国会的任务,而不是司法机关的事。”

 

批评人士一直在推动国会立法,促使增加在德州起诉的难度,同时降低移交案件的难度。而最高法院如果受理该案,可能会减少人们在此问题上对国会采取行动的要求。

 

截止到今年9月底,大约有1,195件专利侵权诉讼案是在德克萨斯司法管辖区被提起的,这占到了全美此类案件总数的35%。据2015年美国人口普查数据,德克萨斯州的马绍尔地区拥有的人口数仅仅不到25,000,但却承担了全美最多的诉讼。

 

专利流氓行为有望得到进一步遏制

 

在过去的几年中,美国最高法院一直是单枪匹马解决所谓专利流氓问题。国会也将专利流氓作为其议程的一个焦点问题,并针对已经发现的问题提出了许多举措和立法方案。不过只有最高法院一直在努力实践变革,力求以重拳直捣专利流氓要害。最高法院通过Octane Fitness v. ICON Health & Fitness和Nautilus Inc. v. Biosig Instruments, Inc.等案件的审理,从多个方面寻求突破,包括降低地区法院判赔律师费难度、降低因要求模糊而无效权利要求的难度、扩大专利不适格主体含义等。

 

而此次最高法院决定审理此案,将有望对专利流氓倚仗“专利权人友好型”法院大肆起诉的现象进行有效的遏制,避免让被专利流氓起诉的公司处于只能“坐以待毙”的被动尴尬处境。

 

该问题主要源自1957年最高法院判例,Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp., 353 U.S. 222 (1957),最高法院在此案中认为一般的管辖区域规定不得凌驾于特定的专利规定。结果就造成如今一家公司只能在其注册地被起诉。所谓特定的专利诉讼管辖区域规定,即28 U.S.C. § 1400(b):

 

Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.(大意为:任何针对专利侵权的民事诉讼可以提起于被告居住的司法管辖区,或者被告侵权行为实施地,且被告具有长期固定营业场所的地点。)

 

而一般管辖区域规定28 U.S.C. § 1391(c) (1952)则是这样叙述的:

 

(c) A corporation may be sued in any judicial district in which it is incorporated or licensed to do business or is doing business, and such judicial district shall be regarded as the residence of such corporation for venue purposes.(大意为:公司可在其成立或获准营业或正在营业的任一司法管辖区内被起诉,而该司法管辖区应当被视为该公司在管辖区域意义上的住所地。)

 

然而在1988年国会修正了28 U.S.C. § 1391(c),更具定义性:

 

(c) For purposes of venue under this chapter, a defendant that is a corporation shall be deemed to reside in any judicial district in which it is subject to personal jurisdiction at the time the action is commenced.(大意为:为了确定本条所述的管辖区域,作为公司的被告应当被视为居住在诉讼开始时受其对人管辖权制约的任一司法管辖区。)

 

不过,尽管此次Heartland上诉可能影响到所谓专利流氓以及德州东区的诉讼,但该案本身与专利流氓并无牵涉。卡夫方面并未否认该案对于专利流氓的潜在影响,但同时也表示,即使打击专利流氓的目标再崇高,通过这次的案子也并非一个合适的方式。卡夫认为,该案预定于明年1月审理,但即使最高法院同意了Heartland的请求,最终的审判结果可能也并不会有什么差别。

 

法院预定将于明年6月份对该案做出决定。知产力也将对此案保持持续关注。

 

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