浙知析法|界定专利权保护范围时如何兼顾发明目的与技术缺陷

——评析杭州永创智能设备股份有限公司诉台州旭田包装机械有限公司、上海朝田包装机械有限公司、东莞市旭田包装机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案

作者|王亦非  浙江省高级人民法院

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阅读提示

现有技术抗辩中对可拆卸的零部件技术公开时间应如何认定？在界定专利保护范围时应如何理解专利所要克服的技术缺陷？

裁判要旨

一、合理运用举证责任分配规则，当现有技术涉及整个产品中的某个部件，特别是该部件是可更换的情况下，应当由主张现有技术抗辩一方证明该部件的公开时间，而不能简单地将整体产品的公开时间视为该部件的公开时间。

二、在被诉侵权产品具备了涉案专利为克服主要技术缺陷所采用的技术特征的情形下，为保护专利真正的创新点所在，被诉侵权产品具备说明书所记载的其他部分技术缺陷，并不妨碍依据等同原则作出侵权认定。

案  号

一审：浙江省台州市中级人民法院（2016）浙10民初24号

二审：浙江省高级人民法院（2017）浙民终160号

案情与裁判

原告（二审上诉人）：杭州永创智能设备股份有限公司（简称永创公司）

被告（二审被上诉人）：台州旭田包装机械有限公司（简称台州旭田公司）

被告（二审被上诉人）：上海朝田包装机械有限公司（简称上海朝田公司）

被告（二审被上诉人）：东莞市旭田包装机械有限公司（简称东莞旭田公司）

2016年1月21日，永创公司向一审法院起诉，请求判令台州旭田公司、上海朝田公司、东莞旭田公司（以下简称三被告）：一、立即停止制造、许诺销售、销售侵害其涉案实用新型专利权的产品；二、连带赔偿其经济损失100万元；三、连带支付其维权合理费用101260元（包括律师费50000元、公证费18500元、购买被诉侵权产品32500元、运费260元）；四、承担本案诉讼费用。

一审审理查明：永创公司于2011年12月22日向国家知识产权局申请了一种名称为“打包机的打包框架装置”、专利号为ZL201120545035.5的实用新型专利权，并于2012年10月3日获得授权，该专利目前处于有效状态。永创公司主张以涉案专利的全部权利要求作为权利要求保护范围。经一审庭审比对，永创公司认为被诉侵权技术方案对涉案专利权利要求1-5、权利要求7构成字面侵权，对权利要求6构成等同侵权，被诉侵权技术方案落入其涉案专利权保护范围。三被告认为被诉侵权技术方案转角处无单页片连接，而是用塑料角隔开，涉案专利权利要求范围应当不包括转角处没有单页片连接的情形；并且被诉侵权技术方案的固定框体由直立框架和水平框架通过螺栓连接为一体，而涉案专利技术方案固定框体由主体和盖板组合而成，因此被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案的技术特征相比，既不相同，也不等同，未落入永创公司涉案专利保护范围。

一审法院认为：一、被诉侵权技术方案的技术特征未落入专利权保护范围，不构成对原告永创公司专利权的侵害。被诉侵权技术方案与涉案专利技术方案的区别技术特征在于：1.上述技术特征D与d。涉案专利技术方案按照打包带的进带方向，处于下游的单页片的上游端叠在处于其上游的相邻单页片的下游端外，即逐次叠加形成呈“N”形的连续轨道；而被诉侵权技术方案多个可转动的单页片分段构成活动轨道壁组，因此仅在同组单页片中，处于下游的单页片的上游端叠在处于其上游的相邻单页片的下游端外，不同组单页片之间相互独立不叠加。因此，涉案专利技术方案的技术特征D与被诉侵权技术方案的技术特征d不相同。2.上述技术特征N与n。涉案专利技术方案的固定框体由框体主体和框体盖板连接构成；而被诉侵权技术方案由于采用了四个三角块状角座，形成凹肩状接框部，以接合栓与框架相结合，同时在框架上设置相吻合的凸肩，并用固定片配合螺锁固定，因此，被诉侵权产品的整体框架是由直立框架和水平框架通过螺栓连接而成，与涉案专利技术方案的技术手段不同。上述两个区别特征都与被诉侵权产品采用了四个角座相关，而这一技术特征具有明确的有益效果：采用四个角座结构使构件间配合简单，可减少组装上的误差，同时降低材料成本，提高经济效益。另外，更换构件方便快速，直立框架、水平框架上的导带轨道分别独立成组，每组均可单独更换，可有效节约更换上所需耗费的成本及工时，将打包作业因零件更换维护所耗费的停工时间缩至最短。因此，四个角座这一技术特征不属于对涉案专利部分导带轨道的简单替换，其影响了整个框体的配合关系和组装方式，带来的有益技术效果是本领域普通技术人员需经创造性劳动才能想到的。何况，涉案专利在背景技术中存在相反教导，认为活动带道的四个转角用塑料转角连接的情况存在容易刮带、影响走带顺畅性的缺陷，而提高走带顺畅性正是涉案专利所要解决的技术问题。而被诉侵权技术方案在保留了四个角座加多组轨道组合方式所具有的更换方便、构件简单、材料成本低等优点的同时，克服了连接处刮带的缺陷，走带顺畅性基本相同，因此并非是一种不经过创造性劳动就容易想到的替换。在此基础上，上述两个区别技术特征并非等同的技术特征，两种打包带框架技术方案在导带轨道的结构和技术手段上存在较大差异，其实现的功能和达到的技术效果也不同，并且不是本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，因此不构成等同侵权。被诉侵权技术方案的技术特征并未包含永创公司所主张的权利要求所记载的全部技术特征，未落入专利权保护范围，不构成对永创公司专利权的侵害。

二、被诉侵权产品实施的是现有技术。三被告在本案中提供的证据可以证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

一审法院于2017年1月18日判决：驳回永创公司的全部诉讼请求。案件受理费14711元，由永创公司负担。

一审宣判后，永创公司不服，提起上诉认为：一、一审判决认定被诉侵权产品未落入涉案专利保护范围错误：1.一审判决将涉案专利技术特征D错误解释为“即逐次叠加形成呈‘N’形的连续轨道”，限缩了涉案专利权利要求的保护范围，并以此错误归纳被诉侵权技术方案的技术特征，致使对两者技术特征的比对结论错误；2.被诉侵权产品技术特征d和n与涉案专利相应的技术特征构成相同或等同，落入了专利权的保护范围。二、一审判决认定被诉侵权产品系实施现有技术错误。

三被告答辩，一、涉案专利已被现有技术公开，被诉侵权技术方案不构成侵权；二、被诉侵权技术方案与现有技术方案技术特征相同或实质性相同，被诉侵权技术方案不构成侵权；三、被诉侵权技术与涉案专利技术特征不相同也不等同，不落入涉案专利权的保护范围。请求二审法院驳回永创公司的诉讼请求。

二审审理过程中，浙江省高级人民法院另查明：2005年6月，中国邮政集团公司浙江省报刊发行局向杭州永创机械有限公司购买了型号为MH-101A打包机，该打包机目前仍在新华通讯社浙江分社印刷厂邮政报刊分发场地使用，其框架活动叶片结构为双页片结构。

二审法院认为：1.关于现有技术抗辩：从一、二审各方当事人的举证看，所提交的证据证明力均未达到高度盖然性的证明标准，各方争议的两份实物证据中的页片是否更换过的事实难以确定。在此情况下，依据举证责任分配规则，三被上诉人作为主张现有技术抗辩一方当事人应承担相应举证责任证明页片没有更换过，但目前其提供的证据均无法证明前述实物证据内部的页片是否更换过，即该内部页片的公开时间与该实物机器整体的销售时间不具有唯一对应性，故不能证明该实物证据内部页片的公开时间在本专利申请日之前。2.关于侵权比对：首先，被诉侵权产品在固定框体主体内采用了单页片相互叠加的方式，只是在固定框体的转角处因没有设置单页片而使转角处相邻的两个单页片之间没有发生叠加，这一技术手段与涉案专利并无实质性差异；其次，被诉侵权产品固定框体转角处单页片的缺失实质上并不影响走带的顺序和方向，仍然能够使单页片逐次打开，以达到打包带按前后顺序依次脱离，避免互相干涉而发生扭曲打偏的技术效果；再者，被诉侵权产品之所以在固定框体上采用三角块状角座与页片分组相配合的结构，与其在转角处单页片缺失、活动轨道壁轨道不连续的前述区别特征1相关联，故并不影响其与涉案专利技术特征在整体技术手段、功能和效果上的基本相同；最后，从涉案专利评价报告可知，四个转角处三角块状角座与页片分组相配合的技术方案已为在先专利所公开，故本领域普通技术人员对导带轨道结构配合关系和组装方式的简单替换，属于无需经过创作性劳动就能够联想到的技术特征，两者构成等同特征。被诉侵权产品落入了涉案专利权的保护范围。

二审法院于2017年9月6日改判：1.台州旭田公司、上海朝田公司、东莞旭田公司立即停止制造、销售、许诺销售落入永创公司专利号为ZL201120545035.5的“打包机的打包框架装置”实用新型专利权保护范围的产品；2. 台州旭田公司、上海朝田公司、东莞旭田公司连带赔偿永创公司经济损失20万元；3. 台州旭田公司、上海朝田公司、东莞旭田公司连带赔偿永创公司为制止侵权支出的合理费用75630元；4.驳回永创公司其他诉讼请求。

法官评述

一、现有技术抗辩的适用规则与举证责任

现有技术是一种抗辩权，是被告针对原告依据专利法提出的停止侵害、赔偿损失请求权的一种防御和阻却。法律渊源是《中华人民共和国专利法》第六十二条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条的规定，即：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵犯专利权。”“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

从前述司法解释的表述可见“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”是指权利人在起诉时指控侵权的技术特征。至于该特征是否最终落入专利权的保护范围，并不影响对现有技术抗辩的认定。这一规定体现了现有技术抗辩制度设置的目的，不在于否定专利的新颖性，也不在于评价专利权保护范围的大小，无关专利效力或禁止权的大小，而是意在被诉侵权人使用现有技术的自由在侵权诉讼中得以简便及时地实现，仅关乎于被诉侵权行为的合法性与否，是否具有免责性。因此，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。如果被诉落入专利权保护范围的技术特征与一项现有技术的相应技术特征进行比对后，两者相同或无实质性差异的，则可以直接认定被诉侵权人所实施的技术属于现有技术，无需承担侵权责任。

现有技术是专利法上的专有概念，是指申请日之前在国内外为公众所知的技术，包括申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。简言之，公开方式包括出版物公开、使用公开以及其他方式公开。2008年专利法修改了专利新颖性、创造性的标准，变相对标准为绝对标准，即不管是出版物公开，还是使用公开或其他方式公开，其地域范围均不受限制。因此，现有技术最突出的特点是公开，即现有技术的证据足以证明该技术方案已经处于任何人想得知即可得知的状态。通常情况下出版物公开时间较为容易确定，对于以使用公开方式主张现有技术的，对相应证据证明力以及证据完整性的要求相对较高。

本案中，三被告主张现有技术抗辩，根据一般举证规则，则应由其承担相应的举证责任。特殊之处在于现有技术抗辩的证据集中在了被诉侵权产品中一个易磨损且可更换的零部件上。而从一、二审各方当事人的举证看，所提交的证据证明力均未达到高度盖然性的证明标准。在此情况下，二审法院认为，应当依据举证责任分配规则，当现有技术涉及整个产品中的某个部件，特别是该部件是可更换的情况下，应当由主张现有技术抗辩一方证明该部件的公开时间，而不能简单地将整体产品的公开时间视为该部件的公开时间。三被告作为主张现有技术抗辩一方当事人应承担相应举证责任证明页片没有更换过，但目前其提供的证据均无法证明前述实物证据内部的页片是否更换过，即该内部页片的公开时间与该实物机器整体的销售时间不具有唯一对应性，故不能证明该实物证据内部页片的公开时间在本专利申请日之前。三被告作为举证方所提交的证据并未形成完整的证据链，则应承担举证不能的不利后果，其提出的现有技术抗辩的理由不能成立。

二、专利发明目的与专利所要克服的技术缺陷对等同原则适用的影响

对专利而言，发明目的体现了其价值所在，也是整个技术方案围绕的核心。专利权利体现在对具体技术方案的保护，对其解释离不开发明目的的指引。因此专利法上的发明目的并不表现为发明理念的抽象性、概括性的描述，其内涵应更为具体化、细化、客观化，直接体现为发明所要解决的技术问题及对比现有技术的有益效果。最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中强调：重视专利的发明目的对专利权保护范围的限定作用，不应把具有专利所要克服的现有技术缺陷或者不足的技术方案纳入保护范围。但一项发明创造克服多项技术缺陷的情形并不鲜见，在进行等同侵权判定时，还是应当考虑被诉技术特征与专利发明目的之间的关系，使专利权保护范围和强度与其创新和贡献程度相协调，不宜将专利所要克服的全部技术缺陷一概排除出等同原则适用的范畴。

具体到本案，一审法院认为，涉案专利在背景技术中存在相反教导，活动带道的四个转角用塑料转角连接的情况存在容易刮带、影响走带顺畅性的缺陷，而提高走带顺畅性正是涉案专利所要解决的技术问题。二审法院则认为，虽然在涉案专利背景技术中提及以往打包机活动带道的四个转角技术缺陷问题，但说明书同时提到了多个技术缺陷，涉案专利通过设置有复位弹簧的单页片上游端与相邻单页片的下游端相互依次叠加这一技术方案，以克服打包带互相干涉扭曲打偏的技术缺陷，此为本专利的主要发明目的，四个转角处三角块状角座并非本专利所要克服的主要技术缺陷。因此，在被诉侵权产品具备了涉案专利为克服主要技术缺陷所采用的技术特征，即被诉侵权产品与涉案专利发明目的密切相关的技术特征完全相同的情况下，为保护涉案专利真正的创新点所在，被诉侵权产品具备说明书所记载的其他部分技术缺陷，不应妨碍适用等同原则作出认定。