也谈先用权抗辩“必要准备”的认定规则

作者 | 曾博  江苏常闻律师事务所

编辑 | 玄袂

一、问题的提出

一起专利侵权纠纷案件涉及到一种用于灯具的驱动电源，权利人主张请求保护权利要求为：灯具的立式驱动电源,包括整体成型的壳体、尾盖,壳体的一端封闭另一端具有开口,尾盖与壳体的开口端固定连接,尾盖上设有孔, 其特征在于 :还包括一块具有控制电路的电路板、用于产生脉冲信号的开关以及密封件, 所述电路板的至少一部分安装在壳体的腔体中，所述开关的一端焊接固定在电路板上, 开关的另一端为自由端, 所述密封件安装在尾盖上的孔中后对该孔形成密封, 尾盖与壳体固定后, 密封件与开关的自由端形成抵顶,密封件的一端暴露在空气中。

被控侵权方主张先用权抗辩，提交了在申请日前已经完成被控侵权产品电路板设计生产及尾盖（板）设计生产的相应图纸，并进一步指出，与涉案专利要求对应的壳体、密封件、开关等部件及部件的连接方式是背景技术早已公开的通用设计，进而主张其在涉案专利申请日前已经做好制造涉案产品的必要准备，并在原有范围内继续制造、使用。

在认定先用权抗辩成立与否时，需要审查抗辩方所主张的已经作好制造、使用的必要准备是否成立，其实质则是对被控侵权产品、涉案专利与先用权证据进行技术比对。本文认为，在专利侵权纠纷中适用先用权抗辩时，可以从技术贡献角度，对必要准备的认定规则进行分析。

二、先用权抗辩制度的理论与司法实践

先用权本身是对专利权的一种限制，这种限制可以消除实际生活中存在的已经投入人力、物力完成的发明创造的单位或者个人，因没有先申请专利而带来的不能再实施自己的智力成果的不“公平”结果。[1]由此可见，先用权抗辩制度，除了平衡在先使用者与专利权人之间的利益之外，[2]另一方也有对在先使用者智力或者财力投资利益的保护。[3]

1、学理上关于必要准备认定的观点。

对于必要准备的认定标准，早期学理上有二要件说和三要件说。其中二要件说认为，全部完成“技术准备”和“生产准备”是“必要准备”成立的实质条件。三要件说则认为全部完成“技术准备”、“生产准备”和“完成样品试制”才是“必要准备”成立的实质条件。[4]

2、司法实践中关于必要准备认定的观点。

关于先用权抗辩涉及到的法律规定主要有：

《专利法》规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。  

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下称《专利权纠纷问题解释》规定：有下列情形之一，人民法院应当认定属于专利法规定的已经作好制造、使用的必要准备：

（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；

（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

具体而言，实践中，先用权应当满足以下要件：1）时间要件：时间早于申请日；2）技术要件：技术方案相同或等同；3）使用要件：已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必需的主要准备；4）原有范围要件：未超出原有范围。

本文讨论的是使用要件，即如何认定已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必需的主要准备，具体而言则是对专利权利要求、被控侵权产品、先用权证据之间的技术特征比对。

在《专利权纠纷问题解释》出台前，实践中，不同法院在不同案件中，对于必要准备认定，总体上都要求结合技术准备和生产准备综合认定，部分案件中，还考察是否完成样品试制。

《专利权纠纷问题解释》对必要准备的认定，采用“技术准备”和“生产准备”择一即成立的标准。也即，只要先用权人主张的“技术准备”或者“生产准备”有一项具备，则构成完成必要准备。

本文认为，在具体案件中，“技术准备”和“生产准备”实际是对应生产制造被控侵权产品的不同阶段，而最终将体现在对应被控侵权产品技术方案的技术特征，此时在归纳必要准备的技术特征时，“技术准备”和“生产准备”对应的技术特征，还可以组合使用，应当根据“技术准备”和“生产准备”反映出被控侵权产品的整体技术特征，认定先用权人在先完成的技术方案。

三、关于必要准备认定规则的思考

不论是学理上，还是司法解释，在认定必要准备时，归纳的“技术准备”和“生产准备”仍然属于抽象的概念，在具体案件中，对于“技术准备”和“生产准备”应当如何归纳技术方案，以及与被侵权产品、涉案专利如何进行比对，仍然缺乏明确及具备操作性的规则，甚至有些案件中，裁判者按照侵权比对原则，采取“一一对应，全面覆盖”，对必要准备成立与否进行审查，其实质上混淆了先用权抗辩与现有技术抗辩。

考虑到先用权抗辩制度，本身是对申请在先原则制度缺陷的补充，必要准备的考察应当是针对技术方案或者设计本身的完成情况，[5]本文认为，在具体案件中，可以参考专利授权制度中技术贡献原则，对必要准备是否完成进行认定。

专利授权制度中的技术贡献原则，指的是技术贡献与专利权交换原则，即有技术贡献，才可能获得排他性权利；[6]有多大技术贡献，才可能获得多大排他性权利。专利方案的技术贡献，通常也是专利的发明点，对应的是专利的创造性，其可能体现在技术问题、技术手段或者技术效果任何一个方面，通常在专利要求的区别技术特征中反映。

先用权抗辩制度，是从另一个角度，基于先用权人在先完成的技术贡献，给与先用权人对抗专利权人排他性权利的权利，而专利权人排他性的权利则是通过作出技术贡献而交换取得的。因此，本文认为，先用权人对于被控侵权产品（专利技术）方案的技术贡献度应当与专利人对等，才能与专利权的排他性权利进行对抗。具体而言，先用权所主张的必要准备，应当全部体现专利技术方案贡献的技术特征。

1、当先用权技术方案技术特征全面覆盖权利要求技术特征时，应当认定完成必要准备成立。

虽然先用权抗辩不同于现有技术抗辩，但是当先用权技术方案，全面覆盖了专利技术特征时，则证明先用权人在先完成了与专利完全相同的技术方案，从技术方案贡献角度看，两者的贡献程度是一致的，可以证明先用权人完成了必要准备。

2、当先用权技术方案技术特征未全面覆盖权利要求技术特征时，可以从技术贡献度考察先用权技术方案是否覆盖了涉案专利的区别技术特征。

专利的区别技术特征，是专利技术方案区别于最接近的现有技术的技术特征，能够直接反映出专利权人对专利所承载发明创造的贡献度。在经过技术比对后，如先用权技术方案技术特征未全面覆盖权利要求技术特征时，可以进一步审查先用权技术方案是覆盖了专利方案对应的区别技术特征，如全面覆盖的，则也当认定为完成了必要准备，否则，则应认定为未完成必要准备。

3、当先用权技术方案技术特征未全面覆盖权利要求技术特征时，可以从技术贡献度考察先用权技术方案是否具备生产被诉侵权产品的可行性。

对先用权人主张已完成必要生产准备的认定，可以从技术贡献角度审查先用权技术方案下生产被诉侵权产品的可行性。此时，如果先用权技术方案完成了关键部件的设计或者加工，而其他部件是通用、先用权人在先公开使用或者是专利背景技术介绍的技术方案时，则也应当认定先用权技术方案具备生产被控侵权产品的可行性，进而认定为完成了必要准备，否则，则应认定为未完成必要准备。

例如，最高人民法院在王业慈、徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷（2019）最高法知民终89号案件中所指出的“设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备”。

在前述案例中，笔者主张，案涉专利相对于背景技术，其核心发明点在于电路板设置的产生脉冲信号的开关，以及与密封件配合使用后盖板，专利涉及的其他壳体、密封件、开关等部件都是通用部件，其连接方式也在专利说明书介绍的背景技术中充分公开，应当认定做好了必要准备。

4、在专利民事侵权与行政无效程序二元分立体制下，关于完成必要准备成立与否认定的其他考察角度。

对于专利权人在专利技术方案所作出的技术贡献，尽管在民事侵权诉讼中，可以通过对专利权利要求的解释来认定，但在当前二元分立体制下，专利授权阶段中，专利权人（申请人）在审查或无效宣告程序中，对于专利技术方案的技术贡献则更多的体现在对专利创造性的判断上。本文认为，专利侵权诉讼中，实用新型专利权评价报告、专利审查文档及专利无效宣告程序中，对于专利创造性的判断和陈述内容，是专利技术方案所作出技术贡献判断的重要依据，也应当作为先用权抗辩中完成必要准备成立与否的审查内容。

注释：

[1]全国人大法工委：《<中华人民共和国专利法>释解及实用指南》（2012）。

[2]李扬：《知识产权法基本原理》，中国社会科学出版社2010 年版，第560 页。

[3]张学军：“先用权抗辩在专利审判中的适用”，载《人民司法》2008 年第22 期，第102 页。

[4]刘立春：《论先用权中“必要准备”成立的标准》，《电子知识产权》（2012）。

[5]孔祥俊主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，第55页。

[6]石必胜：《技术贡献视角下的专利创造性判断（一）》，《中国知识产权》2014年第07期。

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