美国专利商标局发布涉及计算机实现的功能性权利要求限定审查指南修订版
作 者
闻宁阁（Aaron Wininger）
Schwegman Lundberg & Woessner, P.A.
翻 译
吴 侠 超凡知识产权
1月，美国专利商标局针对计算机实施的发明发布了修订后的功能性权利要求限定审查指南。（1）权利要求根据35 U.S.C §112（a）1基于该申请的公开内容应具有适当的书面描述和能够实现支持。此外，（2）功能性限定（即，权利要求限定定义了在不引用执行其功能的结构、材料或行为的情况下根据其执行的功能定义的元素）应根据35 U.S.C. § 112（f）适当地作为方法（或步骤）加功能限定处理，并且必须满足 35 U.S.C. § 112（b）充分清楚的要求。指南的第一部分涉及权利要求解释，第二部分侧重于书面描述和能够实现的要求。
第一部分
根据专利审查程序手册，三步分析法被用来确定权利要求是否适用于112（f）：是否：权利要求限定使用术语“方法”（或“步骤”）或一般性占位符（generic placeholder）， 该术语由功能性语言修饰，并且该术语没有被足够的结构，材料或用于执行该功能的行为所修饰。 也就是说，即使不使用术语“方法”，权利要求术语仍然可以适用112（f）。 以下是可以适用35 U.S.C§112（f）的非结构一般性占位符的示例：“机制”，“模块”，“设备”，“单元”，“组件”，“元素”，“元件”，“设备”，“机器” 或“系统”（“mechanism for”， “module for” ，“device for” ，“unit for” ，“component for” ，“element for” ，“member for”， “apparatus for” ，“machine for” ，or “system for”）。
如果存在进一步描述术语“方法”或一般性占位符的结构修饰成分，那么即使权利要求限定使用术语“方法”或一般性占位符，该限定也不适用于35 U.S.C. §112（f）。 例如，“制动机械（detent mechanism）”属于非功能性，因为修饰词“制动（detent）”表示一类结构装置，其在机械领域中具有通常理解的含义。 相反，“分布式学习控制模块”限定应该被解释为方法加功能限定，因为它没有记载足够明确的结构。
对于计算机实施的功能性权利要求限定，说明书必须公开用于执行所要求保护的特定计算机功能的算法。 用于执行特定计算机功能的相应结构不应仅仅是通用计算机本身，而应是专门用于执行所公开算法的专用计算机。 例如，联邦巡回上诉法院认为，“符号发生器”一词是不清楚的，并指出“尽管地区法院承认该说明书一般性地描述了符号是根据参与者的经度和纬度生成的，但是说明书没有公开关于如何实际生成这些符号的算法或描述。“
通过论证本领域普通技术人员能够编写软件以将通用计算机转换为专用计算机以执行所要求保护的功能，不能免除对算法公开的要求。 此外，当说明书公开了算法但该算法不足以执行整个要求保护的功能时，计算机实施的35 U.S.C. §112（f）权利要求限定在35 U.S.C§112（b）下也是不清楚的。
例如，在Media Rights Technologies, Inc. v. Capital One Financial Corp.中，联邦巡回法院确定“合规机制”一词是一种方法加功能限定，其执行四种计算机实现的功能：通过转移数据通路来控制数据输出; 监控受控数据通路; 通过转移数据通路来管理输出路径; 停止播放媒体内容。该说明书未能充分披露相关算法，并且该权利要求不清楚。 CAFC解释说，“该说明书没有公开‘控制数据输出’和‘管理输出路径’功能的操作算法”，“这两者都需要转移数据通路 ”，因为所记载的C ++源代码在说明书中“仅返回各种错误消息”并“相应地，没有解释如何执行转移功能。”“此外，该说明书没有公开充分的结构以实现‘监视’功能”，因为已披露的“一套规则…其中‘版权合规机制’适用于监控数据通路，以确保没有未经授权的电子媒体记录…但没有提供有关规则本身的详细信息，也没有提供‘版权合规机制’如何确定规则是否得到执行。”
第二部分
即使权利要求不被解释为35 U.S.C§112（f）下的方法加功能限定。计算机实现的功能性权利要求语言仍必须按照35 U.S.C §112（a）中书面描述和能够实现的规定进行充分披露的评估。 为了满足35 U.S.C §112（a）对于书面描述的要求，说明书必须足够详细地描述要求保护的发明，使得本领域技术人员可以合理地得出发明人在提交时拥有要求保护的发明的结论。
A.书面描述：当审查计算机实现的，与软件相关的权利要求时，审查员应确定说明书是否公开了计算机和实现所要求保护的功能的算法，其详细程度应足以使本领域普通技术人员能够合理地得出发明人在提交时拥有所要求保护的主题的结论。本领域技术人员理论上可以编写程序来实现所要求保护的功能是不够的，相反，说明书本身必须解释如何实现所要求保护的功能以证明申请人拥有它。
B.能够实现：为满足35 U.S.C§112（a）能够实现的要求，说明书必须教导本领域技术人员如何制作和使用所要求保护的发明的全部范围而无需过多的实验。审查员应考虑（1）基于公开的内容，权利要求的宽泛程度，以及（2）本领域技术人员是否可以制造和使用所要求保护的发明的整个范围而无需过多的实验。
因此，建议申请人尽量避免在计算机实现的发明中使用功能性权利要求，并且确保详细地公开相关算法。
